厂商若在广告文宣中宣称自家产品特征具有专利，但实际上是不实宣称，竞争对手是否可以提告请求赔偿？美国联邦巡回上诉法院于2024年10月3日在Crocs, Inc. v. Effervescent, Inc.案判决指出，Crocs公司称自家鞋款材质具有专利，乃虚假宣称，竞争对手可以《兰姆法》第43条(a)(1)(B)的「性质、特征或质量」之不实宣称请求赔偿。

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《兰姆法》第43条(a)禁止不实广告

美国联邦商标法又称为《兰姆法》（Lanham Act），其有部分条文管的是不实广告问题，接近台湾地区《公平交易法》第21条规定。

《兰姆法》第43条(a)实际条文位置为15 U.S.C. 1125条(a)，又可分成二款。

(1) 第1125条(a)(1)(A)规定，任何人不得对商品服务之来源、赞助关系或是否经同意（the origin, sponsorship, or approval）有不实宣称或表示。

(2) 第1125条(a)(1)(B)规定，任何人不得在商品、服务或商业活动之性质、特征、质量或地理来源（the nature, characteristics, qualities, or geographic origin）为不实宣称或表示。

Crocs描述其鞋款所用材料Croslite获得专利

本案事实为，2006年Crocs公司起诉Dawgs及其他几家竞争对手的鞋类分销商，指控其侵犯专利。2016年5月，Dawgs公司对Crocs公司提出反诉，指控其违反《兰姆法》第43条(a)，进行虚假广告[1]。

Dawgs公司主张，Crocs在其公司网站上，描述了其鞋子所用的材料「Croslite」为「专利的」（patented）、「专有的」（proprietary）和「专属的」（exclusive）。在台湾的Crocs网站则说明，「Croslite」是「封闭式细胞合成树脂」，其成分属于企业机密。

Dawgs声称，Crocs透过宣传Croslite为「专利的」，误导了现有和潜在的顾客，使他们相信「Crocs的模压鞋类是由与其他鞋类不同的材料制成的」。这也让人误以为Crocs竞争对手的产品「是用比Crocs模压鞋类更劣质的材料制成的」[2]。

反诉被告Crocs向地区法院辩称，由于美国最高法院在2003年Dastar案以及联邦巡回上诉法院在2009年Baden案中的判决对《兰姆法》第43条(a)的适用作出限制，因此本案不能用《兰姆法》第43条(a)提起诉讼[3]。

地区法院判决认为不能用《兰姆法》第43条(a)提告

本案地区法院首先认为，「专利的」、「专有的」和「专属的」这些术语是对「发明权」的声称。地区法院接受反诉被告Crocs的说法，同意之前最高法院Dastar案和上诉法院Baden案的见解，认为本案的争议涉及发明权利创作者身分的声明，而不是对Crocs产品的性质、特征或质量的陈述，故不可以用兰姆法对产品的不实陈述规定提告[4]。

最高法院2003年Dastar案

在Dastar案[5]中，美国最高法院考虑了依据《兰姆法》第43条(a)(1)(A)有关商品或服务「来源、赞助或批准」的虚假陈述。该案涉及一部二战电视剧，首次播出于1949年。虽然该电视剧的著作权在1970年代届期，但原告于1980年代末获得发行该影剧的专有权利。1995年，被告Dastar购买1949年原始系列的录像带，对其进行复制并作了些许编辑，然后将这些影片套装作为其自有产品销售，没有提及原始系列。原告依据《兰姆法》第43条(a)(1)(A)对Dastar提起诉讼，指控其虚假标示来源[6]。

最高法院判决，《兰姆法》第43条(a)(1)(A)中的「来源」是指「待售有形商品的制造者，而不是体现在这些商品中的任何想法、概念或交流的作者。」也就是说，若宣称自己是智财权的权利人这种虚假陈述，不属于第43条(a)(1)(A)中的产品来源问题。最高法院判决认为，由于Dastar是其所售产品的制造者，故并不构成第43(a)(1)(A)条中对产品来源的虚假陈述[7]。

联邦巡回上诉法院2009年Baden案

在Baden案[8]中，联邦巡回上诉法院审理了Dastar案对第43条(a)(1)(B)诉讼的影响。该案是两家竞争的篮球制造商之间的诉讼，Baden指控其竞争对手Molten的广告违反《兰姆法》。Molten在广告中推销其篮球具有「双重缓冲技术」，并声称这是一种「创新」。Baden则主张，Molten宣称其篮球是「创新」的，使消费者相信Molten是「双重缓冲技术」的创始者，这是虚假陈述。陪审团原本作出对Baden有利裁决，但联邦巡回上诉法院推翻了一审判决[9]。

法院认为，基于虚假作者标示的主张不能依据《兰姆法》第43条(a)(1)(A)或第43条(a)(1)(B)提出诉讼。Baden主张Molten的广告虚假，是因为Molten并非该技术的创始者，也就是说，并非「作者」。法院认为，「作者身份，像授权状态一样，并不是第43条(a)(1)(B)中所称的『性质、特征或质量』」。因此Baden无法依据第43条(a)(1)(B)提出诉讼[10]。

上诉法院认为宣称产品有专利属于对产品性质之描述

回到本案，联邦巡回上诉法院同意Dawgs的观点，认为地区法院没有注意到本案与Dastar案和Baden案的不同之处。

上诉法院指出，Dastar案「警示说，仅仅声称作者的声明是虚假的产品来源，并不足以依据《兰姆法》第43(a)(1)(A)或(B)条提起诉讼」。然而，在本案中，「产品的虚假专利声称并非单独存在」[11]。法院指出，「Dawgs提出的指控和证据显示，Crocs的促销声明中的不实之处根植于其产品的性质、特征或质量。」[12]

此外，上诉法院针对Baden案也进一步解释说，「声称一种产品由『专利』材料制成，并不仅仅是创新和作者身份的表达」。在本案中，Dawgs提交了Crocs的网页复印本，显示Crocs宣称Croslite受专利保护的促销声明。这些促销数据还包括声明，Croslite具有众多具体的好处，并且这些好处体现在Crocs的所有鞋类产品中。因此，本案与Baden案有区别[13]。

因此，上诉法院认为，Crocs广告陈述针对的是Crocs鞋子的性质、特征或质量。当一方虚假声称其拥有产品特征的专利，并以此方式进行广告，使消费者对其产品的性质、特征或质量产生误解时，可以《兰姆法》第43条(a)(1)(B)提起诉讼[14]。最终，上诉法院推翻地区法院判决，将案件发回重新审理。

备注：

责任编辑：卢颀

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法