台湾地区专利法第97条第1项明订三种专利侵权之损害赔偿计算方法；其第1款称为「实际损害法」，分为「具体损害法」与「差额说」。本文举台湾地区高等法院台中分院1999年诉字第67号民事判决为例，以点出司法实务并未探究「真正的」实际损害，而将实际损害的范围限缩在专利产品的销售量损失。此限制是否为妥当，值得探究。

图片来源：shutterstock、达志影像

案例：台湾地区高等法院台中分院1999年诉字第67号民事判决

本案涉及二件新型专利，证书号第068303号「垂直式工具盒」与第055950号「可多层多面多边成型卡入组合之包装盒结构」。本案的侵权物仅落入「垂直式工具盒」专利之范围，但专利权人有实施「可多层多面多边成型卡入组合之包装盒结构」专利。本案判决在损害赔偿计算部分属「实际损害法」，其实质上应偏向「差额法」之应用。

本案法院认为原告主张有二个问题。首先，本案法院指出原告（专利权人）「就系争二项专利之销售金额自1993年起，至1999年止，固有逐年下滑之情形」，但是其发现原告于计算其销售金额时，「乃就二项系争新型专利专利混合计算，未加区分」，故「关于系争新型第068303号专利部分，原告实施专利权可获得之利益为多少，原告未能提出确切之资料左证」，以致「其以二项专利之销售金额之减少以推算本件损害之方式，即无法采凭」。

另本案法院认为「系争专利乃仅就『垂直式工具盒』部分具有专利」，而「其内容物即螺丝起子部分，则非专利之范围，为双方所不争之事实」，故因「原告主张其贩卖系争产品之利润为23.4元，乃系就包括其内之工具为整组粗略计算之结果」，其「以其利润每组23.4元乘被告于上开期间仿制之数量计算其损害」，则「为不可取」。

司法实务之问题

根据台湾地区高等法院台中分院1999年诉字第67号民事判决，专利权人不能主张非专利产品之销售量降低为专利侵权行为的赔偿范围。亦即，当专利权人有相似的产品A与产品B，但只有产品A是系争专利所涵盖时，仅产品A的销售量损失可予以补偿；另如产品A内有搭售产品C，且产品C亦属非专利产品时，产品C的销售量损失是不予补偿。

但此观点的问题在于忽视「真正的损害」，亦即，没有检视侵权人的侵权产品是否让潜在消费者不去购买专利权人的相似产品（产品B）或相关产品（产品C）。

什么是「实际损害」？

「具体损害法」以民法第216条的相关法理为计算依据。民法第216条第1项规定「损害赔偿，除法律另有规定或契约另有订定外，应以填补债权人所受损害及所失利益为限」。因此，「所受损害」与「所失利益」（其分别为「积极损害」与「消极损害」）乃以具体损害法所计算之损害赔偿金额范围。

根据台湾地区智慧财产法院2012年民专上字第33号民事判决，「民法第216条第1项所谓所受损害，即现存财产因损害事实之发生而被减少，属于积极的损害」。由于专利权的无体性质，不会因侵害事实之发生而减损专利权之整体性。亦即，在专利侵权的情境下，似乎无法有「所受损害」之可能。因此，有学说认为此「实际损害」的要求未考虑无体财产权侵害之性质，而未认为专利权遭到侵害时即应属有「实际损害」之发生[1]。

然而，根据台湾地区专利法第58条，专利权指「专有排除他人未经其同意而实施该发明之权」，故所谓「侵害专利权」，应指他人之未经专利权人同意而实施该发明之行为。因而，「实际损害」之认定应该着重于侵权人的行为，而非「专利权」本身的完整性。

又台湾地区专利法第96条规定「发明专利权人对于因故意或过失侵害其专利权者，得请求损害赔偿」。既然损害赔偿是专利权人本身才有权请求，且损害之原因是专利侵权行为，则「实际损害」之认定应检视侵权行为对于专利权人所造成之损害，而非对「无体的」专利权所为之损害。

「所失利益」与「差额说」之交错

民法第216条第1项规定之「损害赔偿」，除了填补「所受损害」，还可补偿「所失利益」。同条第2项规定「依通常情形，或依已定之计划、设备或其他特别情事，可得预期之利益，视为所失利益」。台湾地区大学法律系李素华教授曾举台湾地区智慧财产法院2011年度民专上更（一）字第6号民事判决为例，而指出若第三人原向专利权人购买专利物品但于后却终止交易而改向被告购买侵权物品，则此行为属妨碍专利权人取得新财产，而若无此事件，则专利权人即能取得此利益，而属于「所失利益」之范畴[2]。

根据台湾地区智慧财产法院2012年民专上字第33号民事判决，「所谓所失利益，即新财产之取得，因损害事实之发生而受妨害，属于消极的损害」。概念上，「所失利益」并「不以现实有此具体利益为限」。至于民法第216条第2项所指之「可得预期之利益」，其「非指仅有取得利益之希望或可能为已足」，而应「依通常情形」、或「依已定之计划、设备或其他特别情事」等，才得使该类利益「具有客观之确定性」。

根据台湾地区专利法第97条第1项第1款之「差额说」，专利权人「不能提供证据方法以证明其损害时，发明专利权人得就其实施专利权通常所可获得之利益，减除受害后实施同一专利权所得之利益，以其差额为所受损害」。但是，当民法第216条之「具体损害法」仅能着重在「所失利益」时，其与「差额说」间之差异即淡化，因为二者本质上皆处理原告的「期待利益」。成功大学法律系许忠信教授甚至主张删除「差额说」[3]。但在概念上，李素华教授认为「差额说」可构成「实际损害」[4]。

过去专利权人所主张的专利物品销售量下滑会涉及二种实施情况：一是透过专利权人所经营的事业单位实施系争专利之结果（台湾地区高等法院2005年智上字第51号民事判决），而另是专利权人亲自实施系争专利之结果（台湾地区高等法院2001年上字第738号民事判决）。但近期的台湾地区智慧财产法院2010年度民专上易字第4号民事判决却否认第一类的情境。

另值得注意者为台湾地区智慧财产法院2000年民专上字第15号民事判决。在该案中，系争专利为新型专利证书号第173282号「眼镜附属镜框之结合构造改良」。原告（专利权人）有授权系争专利给他人制造与销售相关产品，却因为被告等的侵权产品竞争导致其客户流失。本案法院于讨论损害赔偿计算时，虽未能明确针对「差额说」表达意见，但却指出「中外实务上，专利权人授权他人使用专利时所得收取之权利金，亦得作为计算侵权行为人应赔偿损害之范围，盖此等短收授权金之损失，非不得视为专利权人就其实施专利权通常所可获得之利益故也」。

在司法实务上，以台湾地区高等法院与其分院为例，其不少案例于计算损害赔偿时无明确指出系以「具体损害法」、或以「差额说」为准，例如：台湾地区高等法院台中分院1999年诉字第67号民事判决、台湾地区高等法院2001年上字第738号民事判决、台湾地区高等法院台中分院2005年智上易字第3号民事判决等。再以台湾地区智慧财产法院之二审判决为例，其亦未有具体适用「差额说」的案例，例如：2009年民专上字第3号民事判决、2000年民专上字第15号民事判决、2010年民专上易字第4号民事判决等。因此，此显示司法实务上对「实际损害法」适用的概念混淆，因而须要有学界的关注以完备法理体系。

差额说之角色

「差额说」是针对有实施其专利发明的专利权人，来补偿其专利发明的销售量损失。因此，「差额说」的设立应可左证「具体损害法」所涵盖的损害，应包括实施专利发明以外的事情。

有论者认为美国的「所失利益（lost profits）法」与台湾地区的「差额说」为相同概念[5]；但概念上，「所失利益法」是计算专利权人的「实际损害赔偿金额」（actual damages）[6]。亦即，美国司法实务显示美国的「所失利益法」是不同于台湾地区的「差额说」，但其应较接近「具体损害法」、或者属于「具体损害法」与「差额说」之混合体。

为辅助「实际损害法」之因果关系建构，司法实务可参考CAFC的Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案及其后案判决所累积的相关法理，其应用为将非专利物品纳入所失利益计算之范围。据此，「实际损害法」才能给予专利权人完整的补偿。

备注：

责任编辑：吴碧娥

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系