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第145期


2023 年 10 月 25 日

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USPTO修订37 CFR 1.704(d) 有意最大化美国Patent Term者务须注意

黄兰闵／北美智权智权法规研究组

USPTO修订37 CFR 1.704(d)法条文字，若提交IDS但不希望被计为申请人延误、倒扣PTA天数，自2023年7月17日起，须以指定方式提交USPTO制式表格。

图片来源 : shutterstock、达志影像

USPTO 2023年6月15日公告[1]修订37 CFR 1.704(d)法条文字：若申请人提交IDS，但不希望被计为申请人延误、倒扣专利权存续期间调整（patent term adjustment，简称PTA）天数，须使用USPTO制式表格，并以指定方式提交IDS。

依37 CFR 1.704(d)，凡屬37 CFR 1.704 (c)(6)、(c)(8)、(c)(9)、(c)(10)、(c)(12)應扣PTA天數的申請人延誤若（RCE）仅单纯提交IDS[2]，且所呈报信息是未超过30天前收到的美国或外国对应案OA、其初次引用文献，并按37 CFR 1.704(d)(1)如此声明，即不计入应扣PTA天数的申请人延误。

但因前述修法新增37 CFR 1.704(d)(3)条文，2023年7月17日起，若有美国或外国对应案OA、其初次引用文献要呈报，并在收迄日起30日内即提IDS揭露，可能有以下三种情况：

(1) IDS附具的37 CFR 1.704(d)(1)声明，系依新增条文①使用USPTO表格PTO/SB/133，②上传时选取文件编码PTA.IDS，且③未变更该表制式文字，则此次IDS呈报不计入应扣PTA天数的申请人延误。否则，任一要件未满足，即视为未提交37 CFR 1.704(d)(1)声明。

(2) IDS附具了37 CFR 1.704(d)(1)声明，但因未使用制式表格PTO/SB/133或其他问题，被视为未提交37 CFR 1.704(d)(1)声明。则其补救方式，是在专利授权公告之日起2个月内检附相关事证，缴费依37 CFR 1.705(b)请求USPTO派员审核、准予加回依法不属申请人延误的PTA天数。

(3) IDS未附具37 CFR 1.704(d)(1)声明。则其补救方式，是在专利授权公告之日起2个月内后补37 CFR 1.704(d)(1)声明、缴费依37 CFR 1.705(b)请求USPTO重新加回PTA天数，并须另外再缴一笔规费依37 CFR 1.183提Petition，请USPTO接受逾期后补的37 CFR 1.704(d)(1)声明。但应注意，USPTO表示正考虑调整办法，若再有后续公告，届时作业应以新公告办法为准。

至于有美国或外国对应案OA、其初次引用文献应呈报，却未及于收迄日起30日内提IDS呈报者，无37 CFR 1.704(d)适用资格，势必因IDS呈报被视为申请人延误、倒扣PTA天数。

这30天的期限无法请求展延，因此，希望最大化专利权存续期间的申请人，务须把握30天的呈报期限。

备注：

Standardization of the Patent Term Adjustment Statement Regarding Information Disclosure Statements（88 FR 39172），请见https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/15/2023-12712/standardization-of-the-patent-term-adjustment-statement-regarding-information-disclosure-statements。
以下几种情况的IDS或RCE，若无法适用37 CFR 1.704(d)规定，都会被计为申请人延误、倒扣PTA天数：
- 37 CFR 1.703(c)(6)，在OA寄发前1个月内提IDS，导致官方需发出补充OA；
- 37 CFR 1.703(c)(8)，回复OA后，非应官方要求，自行加提IDS；
- 37 CFR 1.703(c)(9)，PTAB/法院作成决定后，申请案仍有可核准之请求项，但在后续OA寄发前1个月内提IDS，导致官方需发出补充OA；
- 37 CFR 1.703(c)(10)，核准通知寄发后才提交IDS；或
- 37 CFR 1.703(c)(12)，在核准通知寄发后加提RCE。

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