Fed. Cir. LKQ 案联席判决推翻美国设计案非显而易见性判断标准，USPTO为此发布LKQ案备忘录，通告内部人员及外部使用者，USPTO设计案35 U.S.C. 103审查即起调整。
USPTO 2024年5月22日发布审查部门备忘录[1]：美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，简称Fed. Cir.或CAFC）2024年5月21就LKQ 案作成联席（en banc）判决[2]，USPTO因此更新设计案非显而易见性判断标准，包括审查部门及专利审判暨诉愿委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB）在内，USPTO各单位设计案35 U.S.C. 103审查，自该日起改以此一备忘录（下称LKQ 备忘录）内容为准。
USPTO的LKQ 设计案审查新标准
依既有的Rosen-Durling判断标准（Rosen-Durling test）[3]，设计案须完全符合以下要件，始为显而易见：其一，主要引证案与被检视的设计「基本相同」（basically the same）；其二，次要引证案与主要引证案相关程度，是见一引证案有一些特征，就会想到拿该些特征应用于另一引证案上。然而LKQ 案判决文指出，这套判准过于僵固严苛。
依USPTO的整理，美国最高法院此次提出一套较具弹性的判断方式，将该院KSR 案[4]判决教示套用于设计案，并撷取Rosen-Durling判准有用面向，重新加以校准。
LKQ 一案宣判后，USPTO人员判断设计案是否显而易见时，应采类似发明案的灵活作法（可参MPEP 2141等章节），先须（must）查核相关事实，而后评估是否显而易见，有肯定答案后，才组合复数引证案，利用USPTO制式文字制发103核驳。[5]
相关事实查核
依LKQ 案备忘录，USPTO人员判断设计案是否显而易见时，第一步是先须按四步骤查核相关事实：
事实查核步骤一、先前技术范围及内容 |
① 提示主要引证案 |
② 参考次要引证案的设计元素 |
③ 限使用可模拟先前技术 |
- 为避免混入所谓后见之明，主要引证案须实际存在（something in existence）、与所请设计视觉效果相似（visually similar）
- 主要引证案与所请设计视觉效果愈是相似，愈有立场作成显而易见的初步（prima facie）判断，但不必然要与所请设计「基本相同」
- 主要引证案需是实际存在者，非由先前技术选取个别特征组合而成。若需每一个别特征都稍作修改才能完成前述组合，就更不符合此一原则 |
- 主要引证案与次要引证案的相关程度，不必然需到见一引证案有一些特征，就会想到拿该些特征应用于另一引证案上 |
- 引证案无论主次，皆须与所请设计应用制品属相同技术领域，或为可模拟先前技术（analogous art）
- 若非属相同技术领域，符合哪些要件才算可模拟先前技术？Fed. Cir.对此，并无相关说明。这时审查官应考虑，一通常设计人员，会有多强动机去参考其他领域的先前技术。遇有疑问，应咨询直属长官，USPTO也将搜集相关判断例，方便审查官学习 |
事实查核步骤二、先前技术与所请设计的差异 |
以所请设计应用制品相关领域通常设计人员的角度
比较所请设计与引证设计的视觉外观，以判断二者差异 |
事实查核步骤三、该领域通常知识者的水平程度 |
考虑被检视该类设计制品通常设计人员的知识程度 |
事实查核步骤四、次级考虑证据 |
若有商业上的成功或其他次级考虑（secondary consideration）证据提交，或可用以窥见所请设计发想之初所处环境，可能可参考判断究竟是显而易见或非显而易见（可参考MPEP 1504.03.I.D及MPEP 1504.03.III等章节） |
显而易见评估
依LKQ 案备忘录，USPTO人员按四步骤查核相关事实，确认先前技术范围及内容、相关领域通常设计人员的知识程度、先前技术与所请设计的差异之后，设计案审查官须评估所请设计是否显而易见：若所请设计所属领域通常设计人员确有动机修改先前设计、创造出和所请设计相同的整体视觉外观，除非案卷记录上有令人信服的次级考虑证据支持相反结论，否则设计案审查官应依35 U.S.C. 103制发核驳。
这一阶段的评估重点，是所请设计整体视觉印象，非个别特定部件的视觉印象。引证案内容本身不必然需提供组合动机，但（在未带入后见之明的情况下，）一定须有某种案卷记录可支持的理由，会促使该制品领域通常设计人员拿次要引证案一（些）特征修改主要引证案，进而创造出与所请设计相同的整体外观。
一般而言，主要引证案与次要引证案的整体外观差异愈大，愈难证明相关领域通常设计人员有动机以次要引证案特征修改主要引证案，也愈难作成显而易见的初步结论。
LKQ 案影响
先前有报告整理USPTO PTAB 2012年迄今审理结果，发现设计专利表现优于发明专利，比方：IPR、PGR程序的成案（institution）比率，设计专利仅38%，发明专利达65%，而程序成案后，PTAB终局决定确认有专利范围不具可专利性的比率，设计专利只65%，发明专利为75%。单方诉愿（ex parte appeal）程序亦有类似趋势，以原核驳处分驳回比率为例，设计专利申请为45%，发明专利申请是32%。[6]事实上，USPTO代表人员在LKQ 案言词辩论庭曾表示，该局约只有4%的设计申请案因显而易见问题被拒予专利。
然而，LKQ 案宣判后，USPTO将采用较具弹性的103检测标准，一般预料，未来美国设计申请案可能面临更多的103核驳，进而拉长审结时间、垫高申请成本，因此设计新案撰稿时，宜考虑有无机会缩减可模拟先前技术、适格引证案范围，且类似商业上成功、可用以证明所请设计非显而易见的次级证据，或许将更常派上用场；同时已授权的设计专利，也可能更容易被第三方举发无效，若已领证设计案所有权人需先确认其专利有效性，或可考虑利用补充审查（supplemental examination）等USPTO程序加以检验。
不过在一片大难将至的悲观气氛中，也有美国专利业界人士持不同看法：新标准要求以一般常识比较主要引证案和所请设计的相似处，第一步是找出与所请设计在视觉上最相似的先前设计（most visually similar to the claimed [design]），实务操作上，新标准所谓「视觉上最相似」可能与原标准的「基本相同」差不多，或许如LKQ 案协同意见书所说，未必引发剧烈变化、就此天下大乱。
话说回来，LKQ 案判决虽写明设计专利103判断应考虑Graham案因子及KSR 案教示，但遇上实际案件时，究竟应如何应用、会被如何应用，暂时无从分析想象。例如，依LKQ 案判决明示，可模拟先前技术两步分析的第一个因子（即是否与所请发明属同一技术领域），应适用于设计专利103分析，然而，第二个因子（是否与所请发明发明人面临的特定问题合理相关），能否适用于设计专利103分析，仍待未来判例厘清。
备注：
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