USPTO近月多次发布专利通知(Patent Alert),包括但不限于:IPR等程序的修正动议(motion to amend,简称MTA)规则、PTAB决定局长复审(Director Review)办法拍版 ;受该局系统问题影响,一小部分美国专利的专利权期间调整(patent term adjustment,简称PTA)天数计算可能出错 ;AFCP 2.0办法试行多年,终于要在12月中旬下架退场 ;约3100件美国专利申请案,因冒名借牌行为被下令中止程序 。
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PTAB授权公告后审理(trial)程序相关的两项修法公告
USPTO先于2024年9月17日发布新闻稿,公告MTA规则最终修法版本,确认IPR等程序中:专利所有权人若提MTA,有权选择请PTAB就其MTA制发初步指引(preliminary guidance),并依据前述指引提交修订后MTA(revised MTA);且PTAB依职权提出新的不具可专利性事由时,可考虑案卷记录全部证据(PTAB为考虑专利所有权人专利范围修正,如主动请审查官协助,因此取得的审查官响应应包含在内);假设PTAB提出新的不具可专利性事由,同样应采优势证据(preponderance of evidence)标准。
而后同月30日,USPTO再发新闻稿,宣布PTAB决定局长复审最终办法:一如先前临时办法运作模式,包括PTAB有关一案的成案(institution)决定、终局决定、前述两项决定准予Rehearing决定、其他程序终局决定,程序任一方当事人皆可请求加做局长复审,USPTO局长也可依职权自行启动(sua sponte)局长复审,并可指定交PTAB首席法官代行局长复审职务;假若有当事人请求或USPTO局长主动加做局长复审,向美国联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit,简称Fed. Cir.或CAFC)上诉的官期,将等局长复审程序告一段落后才到期,但PTAB既有程序各项官期不会因此搁置或展延。
部分美国专利PTA计算结果或因官方系统问题出错
USPTO在2024年9月28日坦承,因该局系统更新的程序编码错误,2024年3月19日至2024年7月30日间授权公告的部分美国专利,因PTA A延误(A Delays)天数及PTA重迭(Overlapping Days)天数数据问题,导致自动求和的PTA天数出错,估计数量约占期间授权专利的1%。
若专利所有权人发现其专利PTA天数有问题,USPTO提醒,可于授权公告日起2个月(可依37 CFR 1.136(a)缴费最多请求延长5个月)内,缴费按37 CFR 1.705(b)请官方重新计算。若纯是更正前述PTA A延误及重迭天数问题,USPTO不收重新计算请求及延期规费,但要是USPTO人工验算后发现其他问题,即无法适用本项免费办法,保险起见,建议所提请求直接授权USPTO自Deposit Account扣除必要额外规费。
AFCP 2.0办法将于2024年12月15日废止
AFCP 2.0是美国专利申请人收到终局核驳时的常用办法,毋须缴纳额外规费。然而,根据USPTO说法,AFCP 2.0的行政管理成本非常高,为支应相关花费,USPTO 2024年4月3日发布2025年度专利规费调整提案时,提议新增AFCP 2.0申请规费。但分析公众回馈意见后发现,公众对AFCP 2.0及收费提案颇有疑虑,付费参与AFCP 2.0的意愿不高,USPTO 2024年9月30日宣布决定自12月15日起停办AFCP 2.0。换言之,可请求适用AFCP 2.0办法的最后一天落于2024年12月14日。
AFCP 2.0停办后,申请人收到终局核驳,仍可依37 CFR 1.116提交修正答辩,且可请求加做审查官面询,若要走诉愿程序,亦可于Notice of Appeal送件时并提Pre-Appeal Brief Request,目前Pre-Appeal Brief Request for Review办法仍在试行期间,尚无停办或办法变更讯息。
冒名借牌重大违规案例
USPTO于2024年10月2日针对一起冒名借牌事件作成终局命令,中止约3100件美国专利申请案相关程序,且封锁前述案件在USPTO行政程序的一切救济管道。除重申美国专利代理人须恪遵职业伦理规则,也提醒申请人,USPTO官网有该局注册代理人及惩戒名单等公开数据[1]可供查询。
遭冒名借牌的Jie Yang(Yang),2018年12月4日注册成为USPTO执业代理人(Reg. No. 77,665),冒用其电子签名的是Dr. Yu Mark Wang(Wang)及其事务所Wayne and King, LLC(又称W&K IP或W&K),甚至包括复数美国境外实体。USPTO风纪单位(Office of Enrollment and Discipline,OED)先是发现,多件有Yang电子签名(S-signature)的微实体声明书明显违反适用要件(37 CFR 1.29(a)(2)五案上限要件),2022年10月发函要求Yang说明(Request for Information,简称RFI),才使整起事件曝光。
依37 CFR 1.4(d)(2)(i)规定,代理人使用电子签名方式署名时,须亲自将电子签名安插进文件档案才算合规亲签,但2020-2022年间,W&K至少提交约4000份他人代为植入Yang电子签名的文件给USPTO,Yang表示在收到OED RFI之前,对前述文件一无所知。因这一作业模式持续数年、牵涉数千案各类文件,USPTO认定系蓄意公然藐视其规定,除违反37 C.F.R. 1.56诚实义务(duty of candor and good faith)之外,向USPTO提交带有不当目标文档,也违反37 CFR 11.18(b)(2)(i)规定,恶行重大(egregious),故USPTO决定依37 CFR 11.18(c)作出惩处。
自这道终局命令寄发日起,相关申请案的申请程序终止,不得提交Petition to Revive或Petition to Withdraw a Holding of Abandonment,并禁止主张其美国国内优先权的ADS或其他文件提交,且删除案卷记录上全部载有Yang签名的档案(相关文件实际上不会从案卷数据移除,但其作用相当于视为未提交,可能会导致申请案废案)。而Yang坦承其行为及疏忽违反USPTO职业行为规则37 CFR 11.804(d),USPTO先前已另行发布终局命令[2],予以公开申斥,并自该项命令寄发日起开始12个月的Probation,但只要之后该位代理人没有被另外公告停权、除名,这段期间仍可正常执业。
备注:
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