美国联邦巡回区上诉法院 (CAFC) 再次针对专利适格性做出有利于专利权人的判决，在Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp., No. 2016-2254, 2017 WL 3481288 (Aug. 15, 2017)案[1]中，联邦法院法官以二对一的决议，撤销了地院对于因请求项指向抽象概念而不具专利适格性的决定。

Visual Memory LLC (以下称Visual)以美国专利号5,953,740控告NVIDIA Corp. (以下称NVIDIA)侵权，地院法官认为'740专利的请求项在Alice测试中，第一步骤指向抽象概念(abstract idea)，第二步骤不具发明概念(inventive concept)，故准许NVIDIA依据Rule 12 (b)(6)的声请，对Visual 的请求项作出不具专利适格性的判决。Visual不服上诉至CAFC。

系争专利是有关改善内存系统的技术，传统的内存系统针对适用的处理器有特定的设计，若搭配不同处理器会降低效率，因此缺乏可转换性；而'740专利提出三层内存阶层的架构，以一主存储器搭配三个快取，来解决传统内存系统的缺点，使其能适应各式处理器。

图1. US 5,953,740的Fig. 1

图片来源: USPTO

如图1所示，三个快取分别为internal cache 16、per-fetch cache 18以及write buffer cache 20。举例来说，internal cache 16可依据处理器的种类来储存code以及non-code数据或是只储存code数据，Visual称这种技术为「可程序化的运行特性(programmable operational characteristics)」。

以下为'740专利的请求项1：

图2. US 5,953,740的Claim 1

图片来源: USPTO

在上诉阶段，被告NVIDIA认为请求项中的「可程序化的运行特性(programmable operational characteristics)」只不过是个「黑盒子」，仅是描述「让数据依据其特性而被储存」，缺乏实施的细节，且NVIDIA认为'740专利的说明书未明确说明如何实施「可程序化的运行特性」，所以需要他人提供「创新的程序设计成果」。

联邦法院法官以三点响应NVIDIA。第一点：系争专利的附件内容有程序代码，所以NVIDIA对于这些语法无法教导习知技艺者所需用于计算机以配置高速缓存的「可程序化的作业性性质」之创新的程序设计成果的假设是不正确的，因为在审视Rule 12 (b)(6)的撤诉时，所有事实推断应要取有利Visual的部分。

第二点：法官认为说明书是否能教导习知技艺者是35 U.S.C. 112的可据以实施性(enablement)之问题，而非35 U.S.C. 101的适格性问题，且法官提到说明书不需要教导甚至应省略习知技术的部份。

第三点：法官指出系争专利的说明书第四栏第32至35行进一步解释了相关步骤，且再度强调在撤销Rule 12 (b)(6)的声请时要择有利提出的一造。

此案有趣的部份是联邦法院法官Hughes是持反对意见的，其不同意的论点基本上与NVIDIA相似，其中他认为因为Visual承认附件内容(microfiche)并未载于请求项中，所以microfiche程序代码与请求项应为未连结(untethered)，因此系争专利应指向分类数据储存(categorical data storage)的抽象概念而不符合35 U.S.C. 101的规定。

小结

CAFC在这次的判决中以Enfish[2]案以及Thales[3]案作为指导原则，其中亦提到另外二个判例作为反向的例子，即Content Extraction案[4]以及In re TLI案[5]，法官认为本案就如前二案，请求项是指向对于计算机功能的进步，所以符合专利适格性，而后二案则只是把计算机组件加进来，并没有类似的进步点，或者说计算机组件仅是以工具形式被唤醒，故为对照之反例。

虽然Alice案后陆续有不少有关专利适格性的判决产生，但判断分析的架构依然存在一些模糊地带，USPTO的审查员可能就如同本案中意见相左的法官，在审查尺度上有宽也有窄，不过这些判例还是给出了些许脉络，在案件撰写或是答辩时还是值得留意，以下整理成三项要点：

1. 描述相对于先前技术的进步效果：在Alice测试的第一步骤或第二步骤中，以目前的判例而言，几乎都会以说明书中记载的优点或是功效作为判断的依据之一。
2. 详载技术实施内容：至少应在说明书中把请求项中与上述第1点相关的技术记载确实，如能在请求项中明确揭露亦可，详细的实施内容较能支持「因具有进步效果而符合适格性」的争辩论点。
3. 确认连结性：上位化的请求项的用语有可能会使技术特征与说明书中的揭露内容间的连结关系不明确，例如本案中法官Hughes的质疑点，故撰稿时应检视二者间的连结性。

备注：

1. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2254.Opinion.8-11-2017.1.PDF
2. Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 882 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)
3. Thales Visionix Inc v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017)
4. Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, 776 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2014)
5. In re TLI Communications LLCPatent Litig., 823 F.3d 607 (Fed. Cir. 2016)