日本自2015年10月1日起，针对软件相关发明之专利适格性等内容，依该年度公布之「特许、实用新案审查基准」及「特许、新型审查指南」暨其中之「计算机软件相关发明」审查之。本文拟浅论该指南之计算机软件相关发明之审查部分，以期一窥日本对于软件发明之专利适格性之实务操作。

计算机软件发明是否可以申请并获注册，其判断标准为何，向来见解纷歧。 日本特许厅于2015年9月16日公布修正之「特许、实用新案审查基准」（下称「审查基准」）及「特许、新型审查指南」（日文：「特许・実用新案审査ハンドブック」，下称「审查指南」）[1]其中，针对计算机软件发明部分，由原审查基准之「第VII部特定技术分野之审查基准」第1章，移至「审查指南」附属书B第1章「计算机软件相关发明」（日文：「コンピュータソフトウエア关连発明」）[2]审查基准，并增载相关之案例，以便实务审查参考。据此，自2015年10月1日起，日本之专利及新型案件依该审查基准来审查；而针对计算机软件相关发明之审查，亦以该「审查指南」为主要审查依据。

由于软件发明在日本特许法上中仍属于「发明」，因此在审查是否具有专利适格性时，基本上仍以前述审查基准为判断标准，即依其是否属「利用自然法则之技术思想之创作」而定。因此，日本的审查官在审查一软件发明是否具专利适格性时，首应依据前述「审查基准」，若依此无法判断，始依审查指南中「计算机软件相关发明」第1章2.1.1.2「基于软件观点之考虑」（日文：「ソフトウェアの観点に基づく考え方」）判断之。

至于所谓「基于软件观点之考虑」究竟指的是什么？根据前述「计算机软件相关发明」，其主要意旨为，若「该软件所为之信息处理，可利用硬件资源具体实施」者，则该软件即为「利用自然法则之技术思考之创作」。而针对此，该指南并列出「留意事项」，以提醒审查官在审查时应注意何等事项始符合「利用自然法则之技术思考之创作」。由于此将涉及一软件发明是否具专利适格性，爰将此审查时之留意事项摘要概述如下。

1. 在判断是否为「该软件所为之信息处理，可利用硬件资源具体实施」时，不须拘泥于请求项之部分记载，而应基于全部请求项记载判断之。特别是「具体方法或具体顺序」，则不限个别方法或顺序，而可依复数方法或顺序是否得全部实施判断。

2. 即使请求项载有「计算机（情报处理装置）」、「CPU（算法）」、「内存（记意方法）」等硬件资源，但若未记载「为实现符合使用目的之特殊信息演算或加工，该软件及硬件资源共同操作之具体手段或具体顺序」，则该请求项相关发明即不符合「自然法则之技术思想创作」。换言之，仅记载有硬件资源，却未针对软件与硬件如何共同操作以符使用目的予以说明者，将被认定为非属该软件所为之信息处理利用硬件资源具体实施。

3. 若为与商业方法相关之软件发明，并非基于有无商业方法特征之观点，而系依该发明所利用之软件所为之信息处理是否可以利用硬件资源具体实施，以判断是否符合「利用自然法则之技术思想创作」。

●  不具专利适格性之请求项：

「一种利用计算机实施之游戏设备，
其系将相似之大小棋子依大小顺序重迭任意置于固定的3个阵地其中一处，
一次仅能移动一次该重迭最上方之棋子，以大棋子不可置于小棋子之上的方式将其移动至3个阵地之他处，而以最少移动次数定胜负。」

【说明】

根据该指南，虽然在该游戏设备中提到计算机硬件资源，但并未记载该游戏设备所具备的方法手段，因此可谓未记载实现符合使用目的之特殊信息演算或加工之具体手段或顺序，故而亦不能谓该游戏设备经由软件与硬件共同操作而建立符合使用目的之信息处理装置。据此，该游戏设备不符合「该软件所为之信息处理，可利用硬件资源具体实施」，即不属前述「利用自然法则之技术思想创作」，是以，不具专利适格性。

●  具专利适格性之请求项：

「一种游戏设备，
其系利用计算机实施，其以三次元计算机图像显示，利用4个形状相似却大小不一的棋子进行游戏处理，
其具备了初始化方法、棋子移动方法、棋子移动次数记忆方法、及判断最终方法之状态，以及报告方法，
初始化方法系指4个棋子由大至小依序重迭，使其回到最初置于3个阵地之一处，
棋子移动方法系指经游戏者之操作，将重迭之最上方的棋子一次移动一个之移动方法，
棋子移动次数记忆方法系指依前述操作记忆移动棋子次数，
以及判断最终状态之方法系指判断4个棋子依大小顺序在前述一处之外的阵地重迭之最终状态，
报告方法系指报告判断为最终状态时，在前述棋子移动次数记忆方法里所记忆的棋子移动次数。」

【說明】

由此一请求项记载观之，其系可依移动方法、记忆次数方法等软件及硬件共同操作之具体方法而实现。因此，该游戏设备系符合「该软件所为之信息处理，可利用硬件资源具体实施」，即属前述「利用自然法则之技术思想创作」而具专利适格性。

综上，根据前述指南及审查基准，针对软件发明是否具专利适格性之判断，可以看出日本实务在现阶段之审查上着重「该软件所为之信息处理，可利用硬件资源具体实施」，以判断是否符合「利用自然法则之技术思想创作」而具专利适格性。

此外，根据经济产业省资料[3]包含软件发明在内之商业相关发明，由2000年的10%在2012年上升到69%，似有大幅成长，但由于其资料并未列出细项，而难以判断其成长情形。不同于美国历经多次判决见解而屡屡为软件发明带来新意，由日本软件相关发明在2015年后始独立列于指南中一章并增列参考案例观之，似可看出日本在软件专利才正要踏出崭新的一步。据此，前述指南虽详尽列举标准及事例等，然而在软件科技不断快速进展的情形下，未来究竟如何应用于实际案例上，仍值得观察。

备注：

1. 特许厅，「特许・実用新案审査ハンドブック」の改订について，
   https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_1001.htm。
2. 特许厅，附属书B 第1章 コンピュータソフトウエア关连発明，
   http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_b1.pdf。
3. 特许厅，ビジネス关连発明の最近の动向について，
   https://www.jpo.go.jp/seido/bijinesu/biz_pat.htm。

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】