美国专利商标局 (USPTO)及法院对专利适格性的把关非常严格，以区块链技术来说，由于是相对新的技术，在所属技术领域可能没有太多的先前技术，所以在专利的新颖性与非显而易见性都相对容易克服，但专利适格性则可能会是个非常严峻的挑战。

区块链 (blockchain) 是2017年火热的新兴技术之一，经常就会被报章杂志拿出来讨论一番，探讨其技术所能应用的领域以及其对传统生态所带来的影响。在这场金融科技战中，银行不管愿意与否都难以置身其外，因为区块链的精神之一就是去中心化 (decentralization)。简单来说，现存的金融体系中，人与人之间的交易需要透过受信任的单位来做第三方中介，例如银行等中心化的(centralized)机构，但一旦区块链技术成熟应用在金融交易上，点对点 (peer-to-peer) 的交易既安全又迅速，因为不再需要第三方中介，而交易成本也会降低，所以对于区块链的去中心化与去中介化之冲击，首当其冲的就是银行，更精确地说，是未适应调整经营模式的银行或金融服务单位。

提到区块链专利的申请人，通常会想到的大多是新创公司 (start-ups)，但美国银行(Bank of America)显然不想在未来可能发生的区块链海啸中被吞噬或被边缘化，其从2015年11月开始陆续申请了区块链相关的专利，至本文截稿前的公开资料总共有32件专利申请案。一探美国银行过往的专利申请量，可以发现其在技术研发的智财保护上投入不少资源，自2009年起每年都有超过一百件以上的专利申请，2012到2016年每年的申请量都在四百件上下。

科技来自人性  专利来自法规

在开始检视美国银行申请的区块链专利前，或许可以先试想一下这种以信息技术为主轴的新兴科技要如何申请专利？因为科技走在法规之前，所以不论区块链技术如何新颖，都还是得受现行专利法所规范，以专利申请范围来说，最终还是得为物的请求项或是方法的请求项，而就如软件专利，其发明技术所涉入的程序语言或算法可能都相当复杂，但这些通常都不会被直接写到请求项中，而是将其所操控的过程、设定触发的机制等技术，以请求项语言描述之，所以区块链也好，人工智能也好，这些新兴的信息科技的专利撰写方式以及所会面临的问题通常都雷同，基本上都可以归类到软件专利的范畴。

美国银行申请的区块链专利分布在不同的应用上，碍于篇幅此处仅挑几件列出作为代表，例如：「使用区块链与智能合约的透明自我管理奖励计划(TRANSPARENT SELF-MANAGING REWARDS PROGRAM USING BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACTS)」、「用于人对人付款的区块链别名(BLOCK CHAIN ALIAS FOR PERSON-TO-PERSON PAYMENTS)」、「用于分布式资源状态的外部确认之系统(SYSTEM FOR EXTERNAL VALIDATION OF DISTRIBUTED RESOURCE STATUS)」、「用于横越多个网络节点执行分布式账本的系统(SYSTEM FOR IMPLEMENTING A DISTRIBUTED LEDGER ACROSS MULTIPLE NETWORK NODES)」、「使用区块链应用来转换大规格电子程序的系统(SYSTEM FOR TRANSFORMING LARGE SCALE ELECTRONIC PROCESSING USING APPLICATION BLOCK CHAIN)」。

新兴信息科技专利撰写方式以及面临的问题雷同：落到软件专利范畴

由于这32件区块链专利大多是刚公开而未发出审查通知，所以接续仅针对已经有进一步审查结果的六件专利进行分析，而这六件专利中有一件是直接核准，另外五件收到核驳通知，其中被核驳的五件中又有四件具有35 U.S.C. 101的专利适格性问题，也就是软件专利申请人目前最害怕看到的Alice核驳，因为收到Alice核驳就如同深陷泥沼般难以脱身。

以下是前述6件专利的整理表，其被分配到的技术单位(art unit)是2430/2490密码学与安全(Cryptography and Security)。

表1. 6件美国银行区块链专利之核驳整理表

数据源：USPTO，本文作者整理

如前所述，以信息技术为核心的发明在撰写请求项时通常是把一堆程序代码或算法运行的过程转化成专利语言，以15/050358这件专利为例，以下为其请求项1内容(原文为英文[1]，中括号内粗斜体为审查员的审查意见)：

在审查意见中，首先，审查员表示请求项1有落入四大法定类别(本项是装置项)，但也落入了法定例外的抽象概念。接着在二阶段测试法(two-steps analysis)的第一步(Step 2A)，审查员罗列了9个法院判例来说明本项只是简易收集、组织、以及比较已知的信息的抽象概念。由于Step 2A是指向抽象概念，所以要进入第二步(Step 2B)来检视附加元素是否显著超过(significantly more)抽象概念，而审查员认为「系统」以及「计算机可读取程序代码」并无法说明本项满足显著超过之条件，而只是执行普通计算机功能(熟知的、例行程序的功能)，审查员甚至在意见末段举了银行柜台的例子，表示行员处理日常交易时，会确认帐户状况后再回应是否允许交易，所以本项所述内容等同于单纯智力活动，也就是行员输入数据、比较信息、然后给予响应，换句话说，本项缺乏非惯例的步骤。

以上的核驳理由并非特定审查员的偏好，而是目前整个美国法律系统看待这类专利的态度，法院与美国专利商标局 (USPTO)对适格性的把关非常严格，以区块链来说，由于其是相对新的技术，在所属技术领域可能没有太多的先前技术，所以在专利的新颖性与非显而易见性都相对容易克服，但专利适格性可能就会是个严峻的挑战。举美国银行在另一件专利15/050,375的答辩理由书为例，其总篇幅18页，其中针对102与103的答辩理由只有2页，但针对101的答辩理由长达13页，适格性的棘手程度不言而喻。

虽然目前专利适格性让软件专利或是商业方法专利的核准率持续偏低，但也并非无解，首先，「抓住进步效果」，由于请求项内容通常是上位后的文字，要能直接解读出进步效果不太容易，所以说明书的辅佐是必要的，不要冀望审查员会主动去找出优点与功效，申请人必须积极地在答辩中明确点出。接着，「使用有利的判例」，Enfish与McRO这二件联邦法院的判例几乎是申请人对付适格性的必备材料，因为能在Step 2A说服审查员本案不是抽象概念就不用进入Step 2B，如果还是得走到Step 2B，那BASCOM这案例也不能太陌生。最后，「不要用102与103的观念来操作101答辩」，因为新颖性与非显而易见性的比对对象相对明确，但101中进步效果要对比的范围是相对模糊的，有时候针对102与103的修改甚至不用回复太多理由审查员就会给过，因为有确切的引证案做为比较基础，但答复101时如果只是仿102/103的模式把修改后的请求项丢回给审查员，经验上是很难具说服力的。总之，只要把握上述重点，新兴科技还是有通过专利适格性的机会。

备注：

1. “A system operatively connected with a block chain distributed network and for using the block chain distributed network for ensuring information security, the system comprising:
   a memory device; and
   a processing device operatively coupled to the memory device, wherein the processing device is configured to execute computer-readable program code to:
   receive an authorization request from a user to conduct an action associated with a block chain distributed network;
   determine a security level associated with the user;
   authorize the user to conduct the action when the action is allowed under the determined security level associated with the user; and
   do not authorize the user to conduct the action when the action is not allowed under the determined security level of the user. ”