在专利请求项的修改过程中，新增不受申请时原始揭露内容支持的技术特征会产生新事物(new matter)，各国专利局的法规基本上不允许这样的修改，但如果是删除原请求项中的组件致使请求项范围放大，各国对于这类修改在规定上就略有不同。本文分别探讨台湾地区、美国、中国、及欧洲四个地区的删除之修改：包括删除原请求项中部分技术特征以及删除原请求项中部分数值范围之规定。

台湾

（一）审查基准对于允许以及不允许的删除之规范节录如下：

允许的删除
删除后未超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围的情况，通常包括以下情形：

• 删除请求项中之部分技术特征后仍能呈现申请专利之发明的整体技术手段者。为避免删除后的结果引进新事项，必须是该发明所属技术领域中具有通常知识者，自申请时说明书及图式能直接且无歧异的认定已同时符合以下三要件：
  • a.该技术特征不是被解释为必要的；
  • b.该技术特征的功能于解决技术问题上并非是不可或缺的；
  • c.删除该技术特征之同时可不须藉修正其他的特征来作补偿。
• 以择一形式（或马库西形式）记载的申请专利范围，自请求项中删除部分选项时，若修正后之请求项中所记载之技术特征未超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围者。
• 删除请求项中所记载之非属技术特征之功效、用途等非必要事项。原则上请求项之每一技术特征均应以结构、条件或步骤表现，除记载必要技术特征外，不得描述不必要之事项，故除了以手段功能用语或步骤功能用语表示之复数技术特征组合之发明，以及仅能以性质、功能、效果、用途始能更明确界定物之请求项以外，若请求项记载了非属技术特征之功效、用途等不必要事项时得予删除；惟在说明书中仍应保留该功效、用途等事项，以符合专利法所规定的揭露方式，并使该发明所属技术领域中具有通常知识者能了解其内容并可据以实施。

不允许的删除

• 删除原请求项之部分技术特征，减少了限定条件，而该技术特征在说明书及图式中已经明确的被认定为申请专利之发明所不可或缺的，其结果变更了发明目标，超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露之范围者。
• 例如：将「有肋条的壁板」删除部分必要技术特征肋条而修正为「壁板」，后者并未揭露于申请时说明书及图式中，且使原来仅限于有肋条的壁板扩大为各种壁板。

（二）对于数值范围删减的规定：

请求项数值限定之变更(允许的排除)

• 采用负面表现具体数值的方式进行修改。未揭露于申请时说明书、申请专利范围或图式之数值固属新事项，惟若该数值属于先前技术，例外允许以排除（例如不包含、不包括）的记载方式修正之。例如：原申请专利范围记载某一数值X1=600～10000，先前技术之范围为X2=240～1500，因X1=600～1500与X2部分重迭而不具新颖性时，由于数值1500 并未揭露于申请时说明书、申请专利范围或图式中，故不允许将该数值包含在内而将申请专利范围变更为X1=1500～10000。但例外允许藉排除重迭部分之记载方式，将申请专利范围所记载之数值范围修正为「X1＞1500～10000」或「X1=600～10000，但不包括600～1500」。

在台湾的规定下，只要被删除的技术特征不是被定义为必要的，或是其本身没有对其他组件产生限制条件，那这样的删除只要不超出原始皆揭露范围则基本上都是被允许的。

中国

中国对于修改的基本准则是中国专利法第三十三条「申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。」

（一）审查指南对于删除之规范节录如下：

（1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。
例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征，即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不予接受。

(二) 对于数值范围删减的规定(不允许的排除)：
例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为Ｘ1 ＝600～10000，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为Ｘ2 ＝240～1500，因为Ｘ1 与Ｘ2 部分重迭，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体「放弃」 的方式对Ｘ1进行修改，排除Ｘ1中与Ｘ2相重迭的部分，即600～1500，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为Ｘ1 ＞1500至Ｘ1＝10000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在Ｘ1 ＞1500至Ｘ1＝10000的数值范围相对于对比文件公开的Ｘ2 ＝240～1500具有创造性，也不能证明Ｘ1取600～1500时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许。

指南中已经明确规定就算没有违反专利法第三十三条规定的不超出原申请揭露范围，但只要删除之修改导致权利要求范围放大就会被核驳，几乎没有缓冲的空间。而数值范围的部分，其给的范例与台湾相同，但台湾允许排除的修改方式，而中国规定必须证明排除部分具有创造性或是无法实施才能允许删减该范围，所以是比较困难的。

附带一提，虽然SIPO对于修改规定很严格，但如果是在主动修改时机递交的权利要求之修改，则仅受专利法第三十三条所规范，换句话说，在这时间点删除请求项特征以放大权利要求范围是被允许的。

(三) 主动修改的时机
申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改：
（1）在提出实质审查请求时；
（2）在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。
在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。

欧洲

对于EPO的申请案，Article 123(2) EPC[1]为规范修改不可超出申请时揭露的基本准则，而根据判例又衍生出所谓的「黄金标准－可直接且无歧异地导出(Gold standard: directly and unambiguously derivable)[2]」，也就是当修改内容能被熟悉该技艺者能够从申请时内容直接且无歧异地导出，则该修改符合Article 123(2) EPC，反之则是不被允许的修改。

针对删除或置换请求项中技术特征的修改，目前的审查原则是使用欧洲专利局审查基准H-V-3.1中的「必要性测试(Essentiality test)[3]」，其也称作三要点测试(three-point test)，因为该原则具有三项判断修改是否符合Article 123(2) EPC的要点，包括该特征在揭露中不是被解释为必要的、该特征在解决技术问题上不是不可或缺的、以及置换或删除该特征无须其他特征的实质修正以补偿该修改，这三点皆成立的话则该删除或置换的修正就会被认定未超出申请范围。

欧洲专利局使用的黄金标准与必要性测试基本上与台湾基准中对于判断修改有无超出申请范围的规范是相同的，但台湾基准对于「可直接且无歧异地导出」的定义保留了些许灰色空间，而EPO的规定则是较为严苛，基本上修改后的内容必须可充分地被申请揭露内容所支持，实务上就是删除技术特征后的请求项范围必须能从说明书获得逐字地支持 (literally supported)，否则很可能被以Article 123(2) EPC核驳。

例如原请求项是A+B+C+D，而说明书亦记载A+B+C+D，如果删除组件D，修改后的请求项A+B+C未写在说明书中，即使可从图式或本领域的公知常识得出，在没有白纸黑字的支持下是很难通过黄金标准与必要性测试。

不过如果是删除择一形式的申请范围中的部分内容，这样的修改是较有机会被允许的。在基准H-V-3.3中的范例[4]，原申请内容记载「高分子混合物XY包含填料、石墨、滑石、石棉或硅石」，而引证案揭露石棉，则删除石棉让修改后的请求项变成「高分子混合物XY包含填料、石墨、滑石或硅石」可符合Article 123(2) EPC规定，这部分也与台湾的规定相同。

至于数值范围的变动(删除或排除)，基准H-V-3.3提到把「聚醚的分子量从600至10000」限制成「1500以上至10000」是可以的。判决T 201/83说明，原数值范围限定合金中钙含量为100至900 ppm，镁含量1至80 ppm，实施例则是记载钙含量为690 ppm，镁含量为20 ppm，则修改后数值范围把钙含量缩减为690至900 ppm是被允许的。所以可见EPO对于数值的删除是较有弹性的。

如果是删除产品项的目的或用途，申请揭露内容必须记载该产品也可用于其他面向且该目的不带有功能限制下[5]才能满足Article 123(2) EPC。跟台湾相比，除了手段功能用语(means plus function)请求项不可删除目的或用途以外，说明书没提及替代目的或用途的也不能删除，所以是较严格的规定。

美国

美国专利法对于修改的规定其实某个角度上是直觉简洁的，只要把握不要引入新事物的基本原则，则多数的修改是都被允许的。MPEP 608.04说明[6]，35 U.S.C. 132是规范修改说明书不能引入新事物，而35 U.S.C. 112(a)则是规范修改请求项不能引入新事物，也就是Written Description要求[7]。

针对本文讨论的删除之修改致使请求项范围放大的问题，MPEP 2163.05.I.A[8]指出，请求项中若删除说明书描述为必要的事物会引发112(a)或112(b)的核驳[9]，此外就无其他对于删除请求项特征的特定规范了。各国皆规定不可删除必要的技术特征，台湾以及欧洲还另对必要性有三点定义，而美国对于必要性限制是最宽松的，所以实务上即使删除技术特征后的请求项能只能从说明书或图式间接地得出，只要不要引入新事物以及不是被描述为必要的特征，则这类修改通常是会被允许的。

数值范围的部分，MPEP 2163.05.III的范例为原说明书记载范围25%至60%，修改后请求项限制为35%至60%是符合规定的，因此这部分也是相对有弹性的。

小结

由以上整理可知，各国对于删除请求项部分技术特征导致修改后请求项范围扩大的容忍范围，从最严格到宽松的排序为：中国、欧洲、台湾地区、美国。而数值范围删除变动的部分，中国较为严苛，台美欧则相对有弹性。

各国对于删除请求项特征之修改的基本原则就是不可删除必要的技术特征，只不过各国对于必要性各有宽或窄的解释。

如果是申请例如中国或是欧洲这种对于修改较为严格的国家，申请人应该在新案撰写时，尽可能把请求项组件的各种可能组合写在说明书中，以便后续修改时可有所依据，而中国还得注意一旦过了主动修正的时间点，删除请求项部分技术特征的修改是不被允许的。

备注：

1. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar123.html
2. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_e_1_2_1.htm
3. H-V-3.1 Replacement or removal of features from a claim “The replacement or removal of a feature from a claim does not violate Art. 123(2) if the skilled person would directly and unambiguously recognise that: (i)the feature was not explained as essential in the disclosure; (ii)the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and (iii)the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.”
4. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_v_3_3.htm
5. The deletion of a statement regarding use or intended purpose in an independent product claim fulfils the requirements of Art. 123(2) only if the application as filed offers a basis for the assumption that the product can also be used in some other way (and if the statement of purpose does not amount to a functional limitation).
6. When new matter is introduced into the specification, the amendment should be objected to under 35 U.S.C. 132 (35 U.S.C. 251 if a reissue application) and a requirement made to cancel the new matter. The subject matter which is considered to be new matter must be clearly identified by the examiner. If the new matter has been entered into the claims or affects the scope of the claims, the claims affected should be rejected under 35 U.S.C. 112(a) because the new matter is not described in the application as originally filed.
7. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html#d0e215023
8. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html#d0e214820
9. A claim which omits matter disclosed to be essential to the invention as described in the specification or in other statements of record may also be subject to rejection under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1, as not enabling, or under 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 2.