在近年美国专利诉讼案件之见解，专利目标适格性虽属于法律问题，然而有关专利目标判断程序是否有事实争议不无疑义。2018年2月，美国联邦上诉巡回法院（CAFC）首度在Berkheimer v. HP 案，针对专利适格性之判断，是否亦有事实之争议之问题做出判决。本文将针对此一案件进行摘要分析，提供专利实务人士之参考。

传统美国案例法将专利是否有效之判断定性为法律之判断，然而近年来联邦法院在多起案件亦宣告专利是否符合显著性要件、请求项是否明确、以及专利说明书之揭露是否达到据以实施之要件，虽然属于法律问题，然而这些法律问题亦涉及事实争议。

专利适格性之判断

有关专利适格性之判断，自从2014年6月Alice v. CLS Bank 判决出炉后，产生革命性的变化。特别是有关软件专利、商业方法专利、以及与生命科技相关专利之目标适格性争议，已成为竞争对手挑战专利有效性重要工具之一。在Alice 案所建立二阶段适格性审查架构下，如果目标涉及司法例外，则需进行二阶段判断之检验。

首先，第一步骤须确认专利请求项之目标是否指向「自然法则」、「自然现象」或是「抽象概念」等三个其中一个司法例外（Judicial Exception）。在第一步骤中，如经判断请求项系指向三个司法例外事项之一，则必须经过第二步骤的检验。第二阶段之检验，则藉由单独考虑个别请求项之组件，并将请求项组件组合来看，以确定是否有额外组件足以将司法例外事项，转换（transformed）为远大于司法例外事项。如果在第二阶段的检测中，确认请求项指向司法例外事项之一，然而有额外组件足以转换不适格的专利目标为适格性，则通过第二阶段检验，专利目标将被认定为适格。

至于哪些额外组件可以被认定将不适格之目标转换为适格之目标，美国专利商标局（USPTO）将历年来法院所承认之考虑因素加以整理，并整并于2018年最新公布之第九版专利审查基准中。其中包括技术之改良、是否为有意义限制，均曾被认定为足以转换不适格之目标为适格目标。然而，若涉及「已知、常规和传统的活动」，则被认定与司法例外无异，因此将判定被专利目标不适格；反之如果额外组件已超过「已知、常规和传统的活动」，因此将判定被专利目标适格。

「已知、常规和传统的活动」之争议

由于过去美国案例法认为，专利适格性判断，属于法律的判断而非事实上之判断。因此，既然判断额外组件是否为「已知、常规和传统的活动」为专利目标适格判断之一环，那么该项判断也将被界定为法律判断[1]。然而，真实世界中，并非在所有案件中，有关是否为「已知、常规和传统的活动」之争议均属于法律问题，若干案件该争议之判断仍涉及事实之判断。且将「已知、常规和传统的活动」间划定性为法律问题时，于专利申请时，则审查官可以搁置当事人提供的事证，而自为判断；于诉讼过程中，因为并非事实之争议，因此主张专利目标不适格之一方，亦可请求法院针对专利适格性为即决判决（summary judgment）。反之，如果「已知、常规和传统的活动」涉及事实争议，专利审查官必须审酌专利人提出事证，法院亦不能为即决判决。

2018年2月，CAFC在Berkheimer v. HP [2]案件，审理「已知、常规和传统的活动」之争议是否可为简式判决为之。简单来说，其背后之争议在分析「已知、常规和传统的活动」之争议是否涉及事实争议。C AFC在本案对此争议有三点见解值得注意[3]：

1. 对于该领域的技艺人员来说，个别组件或组件组合是否为已知、常规和传统的活动的问题为事实问题。
2. 任何与专利无效结论相关之事实，例如「已知、常规和传统的活动」之事实，必须藉由明确与令人信服的证据加以证明。
3. 如同专利请求项是否欠缺明确性、说明书揭露是否达到据以实施要件、或是专利是否不具显著性及专利目标是否适格，均为法律问题，但是亦涉及事实之判断。

本案另外重要之议题──专利适格性分析之代表请求项之特定

Berkheimer v. HP 案对于专利适格性判断之程序具有重要意义，因为本案除了澄清了请求项是否指向适格之专利目标之，并非单纯之法律判断，尚涉及事实之争议之外。其次，对于如何特定专利目标适格性分析之代表请求项亦有仅一步阐述。本案判决主笔法官认为，多数判决均以独立请求项作为代表请求项，然而独立项通常范围较广且有效性较弱，因为欠缺有意义之限制，因此用来作为判断专利目标之代表项未必恰当。特别是独立请求项一般会指向抽象概念，且会因为不具技术改良，而被认定欠缺发明概念，因而认定专利目标不适格。

法院进一步阐释，以独立项作为代表请求项以分析仅在专利权人未就独立请求项作为代表请求项之争执提出论证、抑或是同意独立请求项作为代表请求项，此时以独立请求项作为代表请求项并无争议。例如，在Berkheimer v.HP 案中，Berkheimer 争执以专利请求项第一项独立项作为独立请求项并不适当，而应与附属项合并评估其专利目标之适格性，此时以独立请求项作为评估代表请求项未必适当。

小结

自2014年美国最高法院作出Alice v. CLS Bank 判决，基本上改写有关专利适格性判断的法律，2014-2018年间，已有数百件联邦法院之案件针对专利目标适格性进行审理，亦有越来越多的案例对于Alice 案所建立的2阶段判断标准提供更细步解释与适用，包括何谓指向司法例外？何种情况具备发明概念？提供具体判断方式。Berkheimer v. HP 则是对于二阶段审理的程序问题做出判决，判决出炉后，USPTO立刻补充其新修正第九版审查基准有关适格性之部分，对于未来适格性之审查之影响值得进一步观察。

备注：

1. Michael Borella，Berkheimer v. HP Inc. (Fed. Cir. 2018)，http://www.patentdocs.org/2018/02/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html
2. Berkheimer v. HP Inc., 2018 WL 774096 (Fed. Cir. Feb. 8, 2018)
3. CAFC states that “The question of whether a claim element or combination of elements is well-understood, routine and conventional to a skilled artisan in the relevant field is a question of fact. Any fact, such as this one, that is pertinent to the invalidity conclusion must be proven by clear
   and convincing evidence. See Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). Like indefiniteness, enablement, or obviousness, whether a claim recites patent eligible subject matter is a question of law which may contain underlying facts.”

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