在Alice案后，美国联邦法院已累积若干案件针对生物科技领域专利目标如何适用二阶段测试法进行阐释，这些案件与软件专利适格性之判断案件不论在技术层面或是Alice/Mayo第一阶段与第二阶段之判断因素之适用，均有相当大的差异。前期文章（美国生物科技专利之适格性判断之进展），作者已经分别介绍联邦上诉巡回法院，如何遵循ALlice/Mayo二阶段步骤，以判断生物科技专利之适格性。本文将进一步针对第二阶段之判断，更进一步说明。

太阳底下人类所做成的任何物件均可以适格的专利目标？

1980年，美国最高法院在Diamond v Chakrabarty[1]，以5-4之决定，判定人造的微生物为适格的可专利目标。其判决谓：「太阳底下人类所做的任何物件」[2]均可以适格的专利目标，为生物科技专利立下了宽松的适格性标准，更带动此后美国30年后生物科技产业的蓬勃发展。三十多年来，Diamond案可谓美国最高法院关于生命科学的最重要最经典案件。直到2012年，美国最高法院在Mayo v. Prometheus案，宣告Prometheus因其专利涉及自然法则而不具专利适格性，使得生物科技专利的目标适格性，再度燃起争议。

2013年美国最高法院在Molecular pathology v. Myriad案，宣告BRCA1及BRCA2游离序列基因，为自然界之物，因此不具专利目标适格性。此二案使得自然界产物和诊断方法相关的专利的取得，其难度提高。Mayo案更为生物科技专利二阶段测试步骤建立基础。至此，所有人类所合成的物品「并非」可作为适格的专利目标，如果涉及「自然法则」或「自然现象」，须经过二阶段测试步骤检验。

Alice/ Mayo二阶段测试之内涵

最高法院在Alice案指出当有专利适格性的争议时，应该以Mayo案所建立之二阶段分析进行检验，此二阶段测试又称为Alice/ Mayo测试，检验方式内涵如下：

1. Alice/ Mayo测试第1阶段分析，首先判断请求项是否指向（direct to）三个司法例外的不可专利性的目标？如果有这种情况，必须进入第2步分析。
2. Alice/ Mayo测试第2阶段分析，须考虑每个请求项的组件，以及额外的组件，个别或整体观之，是否足以改变请求项性质，使不适格之目标转成而符合适格之专利目标。

在生物科技发明领域，其Alice/Mayo测试第1阶段之分析，则须判断是否涉及「自然界之物」、「自然法则」，其主要判断的重点强调发明与自然法则或自然界产物间是否有重大差异；在第2阶段寻找发明概念，则强调发明本身除了自然法则或自然界之物之外，是否有新步骤，是否有新的结果，新的技术，新特征出现。并非所有的涉及「自然界之物」、「自然法则」均需进行第二阶段之检测，如果在第一阶段判断发明所涉及「自然界之物」、「自然法则」，但并「未指向」「自然界之物」或「自然法则」，则无需进入第二阶段测试。

生物科技领域的发明概念

2017年8月美国专利局将2014-2017年间所公布的临时审查基准的内容正式整合并纳入MPEP (审查基准)第9版第2103, 2104, 2105, 2106与2106.03 -2106.07（c）节，并于2018年1月正式对外发布第9版MPEP之内容。第9版的内容，整合所有Alice案以后，联邦巡回上诉法院有关专利适格性的案件，并提供许多专利适格性的假设性案例，以供审查人员参考。

其中有关寻找「发明概念」，即判断请求项之额外组件是否「显然多于」司法例外，属于Alice/Mayo 2B阶段之分析，其判断程序及判断要素与案例，于第九版MPEP均有详细之说明。

首先第9版审查基准指出，针对请求项之组件个别考虑或合并考虑，以决定请求项之任一组件或组合，如果足以确认请求项整体「显然多于」司法例外事项本身，则可判定专利目标适格，此为2B分析的重点。其次，USPTO在第9版MPEP第2106.05（a）-（h）节整理可以构成「显然多于」司法例外事项本身之相关限制条件、情境或因素，藉以协助判断是否构成「显然多于」。这些要素包括：

1. 计算机或其他科技或科技领域功能之改良，规定于MPEP 2106.05（a）节；
2. 应用司法例外于特定机器或使用特定机器，规定于MPEP 2106.05（b）节；
3. 影响特定物品之转换至不同的状态或事物MPEP 2106.05（c）；
4. 添加特定限制，其非属于该领域内的已知、一般性或传统常规之限制，规定于MPEP 2106.05（d）节；
5. 其他法院认定有意义之限制，规定于MPEP 2106.05（e）节；
6. 单纯指示运用司法例外事项，规定于MPEP 2106.05（f）节；
7. 不重要的额外问题解决活动，规定于MPEP 2106.05（g）节；
8. 将司法例外应用于特定技术环境之其他有意义的限制，规定于MPEP 2106.05（h）节。

以上要素，在MPEP第2106.05（a）-（c）节提供许多被认定为「计算机或其他科技或科技领域功能之改良」或有「特定机械」之限制的案例。在生物科技领域类别中，有关是否具备「发明概念」之判断，多涉及「其他科技或科技领域功能之改良（IMPROVEMENTS TO ANY OTHER TECHNOLOGY OR TECHNICAL FIELD）「添加特定限制，其非属于该领域内的已知、一般性或传统常规之限制」或「将司法例外应用于特定技术环境之其他有意义的限制」之类型有关。

最高法院在Mayo v. Prometheus案阐释何谓发明概念

2012年最高法院在Mayo v. Prometheus案，宣告本件专利目标不适格。本案原告Prometheus控告Mayo侵害其2项专利（6,355,623及6,680,302）。其中’302号专利请求项1与’623号专利几乎相同，仅于步骤（b）当中增加测定6-MMP程度之限制。此2个专利为方法专利，用以在病人投药后，藉由检测硫代嘌呤代谢物（thiopurine）之浓度，以调整药品适当剂量，以治疗自我免疫功能肠胃疾病方法，包括克隆氏病（Crohn's disease）及溃疡性的结肠炎（ulcerative colitis）等。

其中623专利请求项1：

1.一种优化免疫相关肠道疾病疗效之治疗方法，包括：

（a）给予（Administering）上述疾病患者一种会产生6-TG的药物，

（b）测定（Determining）6-thioguanine于前述患者体内的浓度，当6TG浓度低于每8x108红血球230微摩尔（Pmol）时，指示有增加个体药剂量投入之需求；当6TG浓度超过约每8x108红血球400 Pmol时，指示有减少个体药剂量投入之需求。

过往，治疗自体免疫的肠胃道疾病，常面临用药时因为所用的剂量过多，导致严重的副作用，或剂量过低不足以产生疗效。本案原告所申请2件专利之前，有关药物的代谢物为6-硫代鸟嘌呤（6-thioguanin, 6-TG）；但原告申请专利当时的技术，对于代谢物浓度与药物剂量的「正确」『关联性』为何并不清楚。本件最高法院，在第1阶段之测试时，认定本案发明的目标涉及代谢物浓度与药物剂量的『关联性』，乃是一种自然法则，因此目标「指向」自然法则；而于第2阶段之检测，认定本发明之方法本身涉及测定以任何方式检定血中生物标志的浓度，因此属于已知、一般性或传统常规之实验技术，而并未有特殊之限制，因此不具备发明概念。

联邦法院不具发明概念之案件

上篇文章提到Sequenom v Ariosa与Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc二件联邦上诉法院的案件，对于生物科技专利进行Alice/Mayo二阶段之分析。前者，在第2阶段检验，以诊断方法未结合特殊步骤，属于已知、一般性或传统常规之实验技术而判断欠缺发明概念。后者，在第2阶段之检验，则以该专利改善传统技术之缺点，而延长肝细胞之存活率，因此改良先前之技术，具有发明之概念。

除上述二件案件外，尚有数件有关于诊断技术之专利，多数被认定为「已知、一般性或传统常规」之实验技术，被认定欠缺发明概念。例如，2017年Cleveland Clinic Foundation案，CAFC亦认定检体中检定DNA或酵素之技术属于常规技术，2014年CAFC，在University of Utah Research Foundation v. Ambry Genetics一案，宣告仅仅放大或串行化核酸序列，属于常规技术。

小结

自Mayo之后，除了Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect的实验室技术被认定具备发明概念之外，多数案件因为涉及实验室常规技术而被认定不具备发明概念。然而，在生物科技领域之发明，多与既有技术相关，因此造成生物检测方法取得专利的困难度。

备注：

1. 100 S.Ct. 2204（1980）
2. 得自然界产物和诊断方法相关的专利的取得难度提高。“Anything under the sun that is made by man.”

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