028期
2018 年 11 月 23 日
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如何避免踩到欧洲专利修正地雷 ─ I
苏之勤/北美智权专利工程研究组

欧洲专利对于修正的规范非常严格,如果美国专利的修正允许范围有一颗篮球大,则欧洲专利的修正允许范围大概只如同一颗网球;假若说明书在撰写时又没有考虑过欧洲专利的审查规定,那修正允许范围可能只剩下一粒米的大小。

EPO对于专利修正的规定主要是根据European Patent Convention(EPC) Article 123(2),原文如下:

(2)The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

该规定指出欧洲专利申请案或欧洲专利经修改后不得包含超出原始提交内容的客体,而是否超出原始提交内容的标准为「是否能够直接且明确地 (directly and unambiguously) 从申请时揭露的内容导出[1]」。EPC Art 123(2)以专利惯用说法就是修正不可超出申请时揭露范围,这也是多数国家的修正准则,但各国在这准则下还有自己的游戏规则,就以相对严格的中国来说,若说明书有逐字的支持依据,多数的修正都是能被接受的。

但欧洲专利对于修正的最高原则是「直接且明确地」,所以有许多状况,就算是有逐字支持 (verbatim support),往往还是会踩中EPC Art. 123(2)的地雷,本系列文章将介绍几种欧洲专利在修正上较为特别的规定。

(一) INTERMEDIATE GENERALISATION (中等概括)

Intermediate generalization[2]的直译是中等概括或中位概括,其义译是二次概括,操作上就是从原始揭露内容所记载的技术特征组合中,单独抽出特定技术特征来限缩请求项。

修正范例(1):
说明书揭露: A+B+C ,且A、B与C互有连结关系
修正: 将A+B加入请求项以限缩范围

修正范例(2):
说明书揭露:
A是主要组件
第一实施例:A+B
第二实施例:A+C
原始请求项:A
修正后请求项: A+B (将B加入请求项以限缩范围)

以上2个修正范例在多数国家的专利申请案中应该是很常见的修正方法,例如为了要与引证案有所区隔,所以依据说明书内容限缩请求项范围,而新增的技术特征都可获得说明书的逐字支持,那这样的修正在欧洲专利可行吗?

很抱歉,不行。这二个范例中的修正都属于EPC规定的中等概括,除非满足以下条件,否则都算是「超出申请时揭露范围」。

中等概括只有在以下条件成立时才是被允许的修正,反之则违反EPC Art. 123(2),条件如下:
从特定实施例抽出技术特征加入请求项时:
(1)该实施例中,被抽出之特征与其他特征间没有关联或非不可分割;以及
(2)整体揭露证明该抽出的概括以及将其并入请求项是合理的。

实际案例:欧洲专利 EP 2493011 A1

本案有关天线结构。图1中,Fig. 1与Fig. 3都有天线组件20,包括辐射部13、短路辐射部14等,Fig. 1与Fig. 3在天线组件20上的差异是天线接地面的不同,Fig. 1是单独位于一侧面的天线接地面12,而Fig. 3是跨越相邻二侧面的天线接地面32。为了方便说明,这里将Fig. 1当作第一实施例: A+B,而Fig. 3当作第二实施例: A+C。

图1 EP 2493011 A1的Fig. 1与Fig. 3
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图片来源: EPO

如图2所示,原请求项范围是定义天线组件20是三维结构,天线接地面12与辐射部13位于该三维结构的不同面上,而本次修正中,新增了「天线接地面12实质占据三维结构之一面」的技术特征(辐射部13置换成信号馈入点131之修正不在这里讨论)。

虽然原请求项范围已经揭露天线接地面12,这个修正看起来好像是把A+B限缩成A+B’,但因为说明书中还有第二实施例A+C,所以这样的限缩就会触发中等概括的判断,因为这样的修正是从特定实施例抽出技术特征加入请求项,即这个修正是从第一实施例抽出技术特征引入请求项中。

图2 EP 2493011 A1的请求项修正

图片来源: EPO

审查员的意见表示这样的修正属于中等概括,不符合Art. 123(2)的规定,因此这样的修正超出申请时揭露范围。

图3 EP 2493011 A1 审查意见
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图片来源: EPO

 

备注:

 

作者: 苏之勤
现任: 北美智权专利研发部专利工程研究组研究员
学历: 政治大学科技管理研究所硕士
交通大学材料与工程学系学士
经历: 法律事务所专利工程师

 


 





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