专利申请过程中，必须经过三大关，那就是实用性、新颖性与进步性，其中进步性在中国的专利法规中，称作「创造性」。使用公知常识作为核驳理由时，很容易落入因为公知常识都是该技术段非常常见，而忽略所要解决的技术问题，进而使得公知常识的认定和技术启示的判断发生错误。

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中国专利审查指南对于创造性中的「突出的实质性特点」的判断制订出一般性的判断方法，那就是通称的「三步法」，其中第三步是「判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见」。在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。这是指现有技术中是否可以得出「将上述区别特征，应用到该最接近的现有技术，以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示。」这种启示会使得本领域的技术人员，在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术，并获得要求保护的发明。作前述判断时，必须从两点去考虑，一是，考虑技术手段本身是否为本领域技术人员广泛知晓。二是，从发明实际解决的技术问题出发，判断上述为本领域技术人员所广泛知晓的技术手段，是否能够解决发明实际要解决的技术问题。

在专利审查实际过程中，当与最接近现有技术对比文件，相比较认定区别技术特征时，若仅关注区别技术特征本身，而忽略区别技术特征所产生的作用，常常会导致「因为区别特征本身是常见特征，就认为该区别特征，是该技术领域的公知常识，从而直接认定，现有技术中存在技术启示」。这样的结果抹杀了发明人对现有技术作出的贡献，因其对专利申请或专利权的创造性作出错误的判断。

因此，在公知常识的认定过程中，尤其要考虑区别特征所产生的作用，也就是说，所能解决的技术问题，只有当其与发明实际所要解决的技术问题相同或相应时，才能认为该区别特征所体现的技术手段是该领域解决相应技术问题的公知常识，从而确定现有技术中存在技术启示。如果忽略对发明实际解决的技术问题的考虑，只是孤立地看区别特征本身是否常见，之后对技术启示的判断，便容易偏离「三步法」判断创造性的宗旨。

举个例子，某申请案的主要技术是将二种一定比例的物质予以混合后，加入种植基质中，可以增加基质的排水、透气性，进而解决基质容易凝结成硬块，以及防止植物根部腐烂的问题。而在公知常识中，则是可以将此二物质予以粉碎，发酵处理后，均可单独作为基质的肥料或是促进菌类生长的用途。此时，审查委员直接认为该二物质，在经过粉碎、发酵过程后，都可以作为种植基质肥料，以及促进菌类生长的效果。相对于申请的发明技术特征而言，在该技术领域中的人，就可以直接将该二物质，以一定比率混合后，产生解决基质容易凝结成块以及防止植物根部腐烂的技术启示。这种的审查结果，就是忽略申请案技术特征的产生效果，在申请案的技术特征中，是以一定的混合比例，将二种原本单独作为基质肥料或是菌类生长用途的物质混合，进而产生前述效果以外的「解决基质容易凝结成块以及防止植物根部腐烂」效果。该技术领域效果 ─ 作为肥料与促进菌类生长  ─ ，比对于申请案的技术效果  ─ 解决基质容易凝结成块以及防止植物根部腐烂，应是该技术领域中人未能从公知常识的技术领域中可以得到的启示。

所以，在判断区别特征是否为公知常识时，应将区别特征所要解决的技术问题，和发明实际解决的技术问题联系起来。如果区别特征所要解决的技术问题，与发明实际所要解决的技术问题，是不相同或不相应，那即使该区别特征本身为本领域技术人员广泛知晓，也不能认为该区别特征在本发明的创造性判断中属于公知常识，进而认为现有技术中存在技术启示、认定该发明不具备创造性。

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作者： 邱英武 现任： 北美智权专利法规研究组主管 经历： 曾任电脑周边产品制造公司管理部门 （法务、IP、人事与总务）主管 曾任台湾地区第一家同时取得SDA协会与MMCA协会BOARD MEMBER公司的法务/IP主管 曾任大专院校讲师（1995-2002）。 台湾地区智慧财产局专利审查官训练课程讲师。（2013、2014）