台湾地区智慧财产局（TIPO）已于2019年1月1日修正新版发明单一性审查基准（2019年版发明单一性审查基准），本次修正主要包含「调整发明单一性之判断」和「明确最小审查对象」两大项。新版发明单一性之判断，包括以下步骤：（1）先判断各独立项间是否明显不具单一性、（2）非明显不具单一性时，原则上对请求项1进行检索，判断是否具有特别技术特征、（3）依据特别技术特征判断各独立项间是否均具有相同或对应技术特征。

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什麼是「發明單一性」?

每一申请专利之发明应各别提出申请，但二个以上之发明属于一个广义发明概念者，得于一申请案中提出申请[1]，以达（1）有利TIPO进行分类、检索与审查、（2）申请案公开或公告后，公众易于对数据进行查询与利用、（3）确保审查负担、效率与申请人权益的衡平和（4）维持各申请案收费之间的公平性与合理性等目的，此称为「发明单一性」。[2]

专利法所称二个以上发明「属于一个广义发明概念」，是指二个以上之发明于技术上相互关联，即请求项中所载之发明应包含一个或多个相同或对应的特别技术特征。

而「特别技术特征」（special technical feature，STF）则是为了审查发明单一性所提出的概念，指申请专利之发明整体（as a whole）对于先前技术有所贡献之有所贡献之技术特征，亦即相较于先前技术具有新颖性及进步性之技术特征；原则上，应经检索先前技术比对后予以确认。当依附于同一独立项之各附属项包含该独立项所有的技术特征时，若独立项具有特别技术特征，则其附属项亦具有该特别技术特征，独立项与附属项间必然具有相同之特别技术特征。若独立项间具有相同或对应之特别技术特征，则依附于不同独立项之各附属项亦具有该特别技术特征，该等独立项与附属项间均具有相同或对应之特别技术特征。[3]

为什么要修正?

据2013年版发明单一性审查基准规定，一专利申请案如经过审查官检索，得到引证案X可证明请求项1不具新颖性或进步性，则审查官得停止对其他请求项检索。然而，当请求项1不具新颖性或进步性，亦即请求项1没有特别技术特征时，附属项与独立项间不可能具有相同或相对应之特别技术特征，亦即不具发明单一性，而审查意见通知很有可能仅以请求项1为审查对象，此种作法是否重复利用审查资源及阻碍当事人尽早获知审查意见的期待？因此在TIPO审查实务于2016年起已要求若申请案不具单一性时，审查意见通知应至少就一请求项群组进行检索并逐项论述准、驳理由。本次修正即在检视基准与实务作业落差，以期能一致、明确单一性判断方法与对审查对象的决定。

判断步骤修正

2019年新版发明单一性之判断，包括以下步骤：

(1) 判断各独立项所载之发明间是否「明显不具发明单一性」、

(2) 若各独立项所载之发明间非明显不具发明单一性时，审查官应检索该申请案先前技术，以判断请求项1之发明是否具有特别技术特征。若请求项1之发明不具特别技术特征，则各独立项之发明间即无相同或对应之特别技术特征，而申请案也不具发明单一性。

(3) 若请求项1之发明具有特别技术特征，则进一步判断其他独立项之发明是否均具有该特别技术特征或与该特别技术特征对应之特别技术特征。如果结果是「有」，则该其他独立项之发明与请求项1之发明间具有相同或对应之特别技术特征，从而判定申请案具有发明单一性；如果结果是「没有」，亦即其他任一独立项之发明欠缺与请求项1之特别技术特征相同或对应之技术特征，则申请案便不具发明单一性。

请参考图1。

图1. 2019年新版发明单一性之判断步骤

数据源：2019年度发明单一性及生物相关发明审查基准修正倡导说明会简报，页19。

是否明显不具发明单一性?

申请专利范围「明显不具发明单一性」，通常包括下列情形：（1）各独立项所载之发明间无相同或对应之技术特征。（2）依说明书、申请专利范围及图式所记载先前技术即得认定各独立项相同或对应之技术特征系属先前技术或申请时之通常知识。

在判断「非明显不具发明单一性」后，即应检索先前技术。于检索先前技术时，原则上，应由请求项1所记载之发明开始进行，并与相关先前技术进行比对，以判断请求项1记载之发明是否具有特别技术特征。举例来说，若请求项1之发明具有一特别技术特征（例如特征A），则进一步判断其他独立项之发明是否同样具有该特别技术特征（特征A）、或与该特别技术特征对应之特别技术特征（例如与特征A对应之特征B、C、D等）。简单来说，若独立项间均具有相同特别技术特征，则申请案具有发明单一性；反之，当请求项1或独立项间不具有相同特别技术特征，该申请案即不具发明单一性[4]。

违反发明单一性之审查意见之发出

审查官在判断申请案是否违反发明单一性后，审查意见针对为何判断各独立项间无相同或相对应之特别技术特征、或无技术上相互关联，必须叙明理由且具体指明因不具发明单一性而未进行检索之请求项。然而，如果审查官已认定所有请求项均不具新颖性或进步性，则可以不另外在审查意见中指出该申请案不具发明单一性的理由。

如何应对违反发明单一性之审查意见?

当申请人收到TIPO通知违反发明单一性之审查意见后，应删除不具发明单一性之请求项，并依专利法第34条，将不同发明提出分割案。此外，当审查意见指出暂无不予专利事由之请求项时，申请人亦应适时修正其他独立项，使其他独立项引用具特别技术特征的独立项，或将该特别技术特征加入其他独立项，以符合发明单一性。

表1. 发明单一性审查基准修正前后对照表

数据源：TIPO，整理制表：李秉燊，2019年6月26日

备注：

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作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院硕士班 学历： (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 (台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 台湾地区专利师考试及格 台湾地区医事检验师考试及格