美国专利商标局 (USPTO) 于2019年10月再度更新专利适格性审查指南，唯未大幅变动其于年初公布的审查架构，此更新旨在厘清、阐明USPTO审查人员如何适用年初版本的专利适格性审查指南；透过理解10月更新版本，可让欲申请美国专利的从业人员更清楚USPTO的审查过程与责任。因此，本文就依此次更新划为五大重点，让读者可以快速掌握，包含： (1) 如何评价一申请专利范围是否「引述」法定例外事项；(2) 2019 PEG所列举的抽象概念群组再进化；(3) 如何评价一法定例外事项是否整合至实际应用；(4) 审查官因专利适格驳回申请案的释明责任；(5) 促进申请人适用2019 PEG时与审查官的合作。

2019年10月17日，USPTO针对其在年初发布的2019年专利适格性审查指南（2019 PEG）实施后所收集到的实务界意见回馈，再度公告一份长达22页的更新版本（October PEG Update）[1]。如同本刊229期的專題介绍，2019 PEG将美国专利从业人员习知的Alice / Mayo两步骤测试法中Step 2A另分拆成判断一（prong one）和判断二（prong two）两部份。

更深入一些，根据2019 PEG，审查官于进行两步骤测试法的2A判断一中，首先需判断申请专利范围是否「引述」（recite）法定例外事项（judicial exception）?若属抽象概念（abstract idea），需视该项概念是否可归类为数学概念 （mathematical concepts）、组织人类活动的方法（certain methods of organizing human activity）和心智活动（mental processes）。若可归类至上述群组，审查官则继续进行Step 2A的判断二，评估此法定例外是否可以「整合」（integrate）至「实际应用」（practical application），且申请专利范围必须具备「额外元素」（additional element）使得此法定例外能整合至实际应用。若该法定例外无法整合至实际应用，审查官应继续进行Alice / Mayo两步测试法中的Step 2B，并将审查重点放在检视其他额外元素之特性是否具备「发明概念」（inventive concept）[2]。本次10月的更新未大幅更动2019 PEG审查架构，而是旨在厘清、阐明USPTO如何适用2019 PEG，本文将之划为五大重点：

(1) 如何评价一申请专利范围是否「引述」法定例外事项；

(2) 2019 PEG所列举的抽象概念群组再进化

(3) 如何评价一法定例外事项是否整合至实际应用；

(4) 审查官因专利适格驳回申请案的释明责任；

(5) 促进申请人适用2019 PEG时与审查官的合作。

如何评价一申请专利范围是否「引述」法定例外事项

如上所述，根据2019 PEG，审查官于进行两步骤测试法的2A判断一时需判断申请专利范围是否「引述」法定例外事项。October PEG Update阐明所谓断申请专利范围「引述」法定例外事项，是指申请专利范围「阐述」（set forth）或「描述」（described）法定例外事项。October PEG Update进一步分别举例解释：

• 「阐述」（set forth）：所称「阐述」系指审查官可以「明确地」（expressly）在申请专利范围的文字中找到法定例外事项。例如，若如1981年美国最高法院Diamond v. Diehr案[3]中，被判决不具适格的系争专利，即是「清楚地」（clearly）以循序的计算步骤描述一数学方程式，则该等申请专利范围的用字遣词即是「阐述」法定例外事项。
• 「描述」（described）：所称「描述」系指审查官无法直接在申请专利范围的文字中找到，但可以认定该申请专利范围文字在「暗指」（imply）法定例外事项。例如在Alice案中，系争申请专利范围即是在直接使用「第三方中介」（intermediated）和「交割」（settlement）等文字来「描述」第三方中介交割的程序此属法定例外事项的发明。

由此可知，根据October PEG Update，如何认定申请专利范围文字是否「描述」法定例外事项较「阐述」给予审查官更多的裁量权限。申请人除不应直接阐述法定例外事项外，亦应避免单纯以文字叙述回避法定例外事项，否则只要是被认定为有暗示性的「描述」，亦会落入此2A判断一的「引述」法定例外事项。

2019 PEG所列举的抽象概念群组再进化

October PEG Update澄清USPTO已不再要求审查官在判定申请专利范围的专利适格时去比对该申请专利范围是否落入被美国最高法院和联邦巡回上诉法院（CAFC）判决属「抽象概念」等不具专利适格的类似发明案例。而是强调审查官应在两步骤测试法的2A判断一的阶段判定所请申请专利范围是否落入下方表格列举的三个抽象概念群组。

数据源: October PEG Update内容，李秉燊制表

October PEG Update强调若有申请专利范围未落入以上列举的三个抽象概念群组，但审查官仍认为该申请专利范围有「引述」法定例外事项之虞者，审查官应将其提交至USPTO的科技中心（Technology Center）进行审视。

如何评价一法定例外事项是否整合至实际应用

如同前述，根据2019 PEG，若审查官判定申请专利范围引述法定例外事项，其应继续进行Step 2A的判断二，评估此法定例外是否可以「整合」至「实际应用」。若该法定例外可以整合至实际应用，则该申请专利范围并非抽象概念。October PEG Update进一步澄清只要申请专利范围至少达到以下其中一个要件，即符合所谓「可以整合至实际应用」：

• 功能上增进：申请专利范围具备的「额外元素」对于计算机或其他科技领域达到功能上的增进，进一步可参阅MPEP 2106.04(a)和2106.05(a)。
• 特定机器：在法定例外装置一特定机器（particular machine or manufacture），进一步可参阅MPEP 2106.05(b)。
• 特定转换：可以作用于物品的特定转换，进一步可参阅MPEP 2106.05(c)。
• 特定治疗：美国专利法允许医疗方法专利，故若申请专利范围可以应用于特定治疗或预防疾病的发明，在此亦符合所谓「可以整合至实际应用」，进一步定义可参阅USPTO在 2018年6月所发布的 Vanda备忘录[4]。
• 其他有意义的限制：若欲让引述法定例外事项的申请专利范围符合专利适格，其必须包含叙述该物或方法发明可以应用于特定有意义的事物之限制，以避免垄断法定不予专利的例外，进一步定义可参阅MPEP 2106.05(e)。

October PEG Update强调审查官在判定法定例外是否可以整合至实际应用时，应通盘审视所请申请专利范围。

审查官因专利适格驳回申请案的释明责任

October PEG Update要求审查官因所请申请专利范围欠缺专利适格而驳回申请案时，应负释明责任，说明所请申请专利范围是在Step 1、Step 2A的判断一、判断二还是Step 2B等阶段哪个环节无法通过审查。

首先，在Step 2A判断一阶段，审查官必须指出所请申请专利范围引述（包含前述的阐述或描述）了何种法定例外事项，并解释为何其认为该事项会被认为是法定例外。此外，在Step 2A判断二阶段，审查官在核驳时应说明其如何判定（1）所请申请专利范围并无「额外元素」，或（2）经通盘审视后所请申请专利范围并无可以整合至实际应用的例外事项。在Step 2B阶段，审查官亦必须说明被核驳的申请专利范围为何不具有「发明概念」。最后，October PEG Update亦指出当申请人修正（amend）所请申请专利范围时，审查官均需重新承担起审查的释明责任。

促进申请人适用2019 PEG时与审查官的合作

October PEG Update强调虽然2019 PEG未订定审查官没有遵循时的罚则，但既然作为USPTO的准则（guideline），当然期待机关所属人员包含审查官甚至是专利审判暨上诉委员会（PTAB）的行政专利法官（administrative patent judges）能够遵行。但USPTO亦指出，虽然专利申请人得在申请案核驳后上诉至PTAB时争执审查官未完全遵照2019 PEG规定审查，但PTAB审理的重点仍在审视系争所请申请专利范围是否具有专利适格，而非判定审查官是否遵从规定。因此，USPTO强调欲藉由2019 PEG5促进申请人提出专利申请案时在专利适格的议题上多与审查官合作，包含要求会面讨论、咨商和审查官说明等，以共同让在法律上应予专利的申请案达到专利适格的门坎。

备注：

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作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院硕士班 学历： (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 (台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 台湾地区专利师考试及格 台湾地区医事检验师考试及格