去年（2019）4月16日，台湾地区｢立法院｣通过了专利法部分条文的修正草案，并且在2019年11月1日起施行。本次修法可说是2011年以来修正条文最多、影响范围最大的一次修正。

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其中，关于分割申请的相关修正为本次修法的一大重点。除了放宽台湾地区专利法第34条所规定的可以提出分割申请的时间点之外，还对应修正了专利法第46条（不予专利理由）以及专利法第71条（举发事由）。得以提出分割申请的时间点放宽，给了专利申请人更大的弹性，让申请人在专利申请案获得核准审定之后，有更多的时间可以检视在已核准申请案的揭露内容中，是否有未被已核准专利范围保护到的部分，进而决定是否要利用分割申请的制度，来保护原申请案没有保护到的技术内容。

但是，由于修法后将核准后分割的相关规定纳入不予专利理由以及举发事由，使得核准后分割规定之违反与先申请原则之违反两者之间产生竞合，而导致了一些复杂的情况。因此，以下基于台湾2019年11月1日起施行之专利法的相关规定，说明允许提出分割申请的时期，并举例说明专利法中将违反第34条第6项作为不予专利理由和举发理由，与专利法第31条揭橥的先申请原则之间的竞合所导致的可能情况，希望能加深读者们对相关法条运用之理解。

2019年专利法修正后的分割申请规定

重点一：放宽可提出专利分割申请的时期。

所谓的分割申请，是指专利申请案实质包括二个以上之发明时，经专利审查机关通知或依申请人申请，得为分割之申请，台湾地区之发明分割申请的相关规定主要记载于台湾地区专利法第34条中、新型分割申请的相关规定主要记载于台湾地区专利法第107条中、设计分割申请的相关规定主要记载于台湾地区专利法第130条中。

依据修正后专利法的规定，各类型专利可提出分割申请的时间点分别为：

1. 发明专利申请案之分割，应于原申请案再审查审定前，或于原申请案初审、再审查核准审定书送达后三个月内申请。
2. 新型专利申请案之分割，应于原申请案处分前，或于原申请案核准处分书送达后三个月内申请。
3. 设计专利申请案之分割，应于原申请案再审查审定前申请。

关于设计专利申请案的分割时点，在修法的过程中是有些波折的。在2018年5月台湾地区｢智慧局｣（编者注：即知识产权局）公开的「专利法部分条文」修正草案[1]中，就设计专利申请案的核准后分割的部分，原本拟准用专利法第34条的规定，放宽「初审或再审查核准审定书送达后三个月」内仍可提出设计专利的分割申请，不过在最后定案的修正法条中并未放宽设计专利的核准后分割申请，而是维持原本的「原申请案再审查审定前」的时间限制。

因此，若申请人想要针对前原申请案之说明书或图式所记载之「参考图」或「虚线」所明确揭露之另一设计进行分割，必须在原申请案审定前进行分割，而无法为核准审定后分割。

依照台湾地区｢智慧局｣修法相关文件及历次公听会的说明，上述法条中所谓的「原申请案」系指「上一代申请案」，应非为同一系列分割案中之「最初申请案」；而且，要注意的是，在原申请案审定或处分前申请分割者，必须原申请案仍系属于智慧局，才能够提出分割申请。若原申请案已经撤回、抛弃或不受理时，则不得申请分割。另外，发明、设计专利申请案初审不予专利之审定书已送达者，须依法先申请再审查，使原申请案系属于再审查阶段，才能够提出分割之申请。

重点之二，明定上述核准审定后分割申请案要件之违反为不予专利理由及举发事由。

上述的核准审定后分割申请案要件所规范核准审定后分割申请案内容的实体要件包括两大要点：其一是分割申请案应自原申请案说明书或图式所揭露的发明或新型技术内容申请分割，亦即分割后之申请案之已核准审定的申请专利范围不得由原申请案之申请专利范围割出；其二是分割申请案申请专利范围请求保护的技术内容应与原申请案核准审定的请求项非属相同创作。

此外，本次施行之法案进一步将违反上述核准后分割申请案要件规定之情事，分别纳入第46条不予专利的（核驳）审定事由和第71条第1项第1款举发事由。而且，在专利法第71条第3项另规定，前述举发事由属于本质性事项，因此得溯及既往，以上述举发事由提起举发时，应依举发时的规定，而不是依照系争专利被审定时的法条规定。也就是，即使在审查时是依据2019年实施修正法案前的法条进行审查的案件，日后以核准审定后分割申请案要件之违反为事由被举发时，必须依据2019年实施的修正法案进行举发的审查。

另外，本次修法中，在新型专利的部分，并未将上述核准后分割申请案的要件纳入专利法第112条形式审查的项目中。因此，核准后分割申请案是否符合分割要件的规定，应和其是否具有新颖性、进步性等实体要件一样，在举发阶段才进行审查。

专利法第34条第6项作为举发理由而导致与专利法第31条揭橥的先申请原则之间的竞合

在本次专利法修正之前，当原申请案和其分割所产生的专利案（分割申请案）的请求项属相同创作时且两者都被核准公告时，在举发时，不论是以分割申请案的公告内容为证据对原申请案的公告内容进行举发或者是以原申请案的公告内容为证据对分割申请案的公告内容进行举发，都是以专利法第31条的先申请原则来处理举发的提起及审查。但是，依据修正后的专利法，当原申请案和其分割所产生的专利案（分割申请案）的请求项属相同创作时，该等案件在举发时情况就变得复杂了。在某些情况下必须要以专利法第31条来处理，在某些情况下必须要以专利法第34条第6项来处理，而在某些特定情况下，两个法条都可以作为举发事由。

以下藉由虚拟的例子，将笔者对2019年专利法修正内容关于前述举发规定之理解，例如要如何处理「原申请案和其分割所产生的专利案（分割申请案）的请求项属相同创作时」及相关事宜等，与读者分享，希望能收抛砖引玉之效，并减少读者于运用该等规定之困惑。

假设申请人在我国台湾地区提出的原申请案P经过审查后核准审定，接获核准审定后提出分割申请案P1，举发人欲以该二案件之申请专利范围中包含实质相同之发明提起举发。其中，上述原申请案P及分割申请案P1均为发明申请案。举发人适用的举发事由宜注意以下几种情况：

1. 以公告之分割申请案P1为证据，举发原申请案P有违反专利法第31条重复授予专利之违法情事。
   此时会依举发人所提事由，依循先申请原则之规定来进行审查。如果举发人以公告之分割申请案P1为证据，举发原申请案P有违反专利法第34条第6项核准后分割规定之违法情事时，由于该法条是用来规范分割申请案而非原申请案的，所以无法依举发理由来审查，应该是要行使阐明权后，依先申请原则之规定为审查。
2. 以公告之原申请案P为证据，举发分割申请案P1有违反专利法第31条重复授予专利之违法情事。
   此时会依举发人所提事由，依循先申请原则之规定来进行审查。
3. 以公告之原申请案P为证据，举发分割申请案P1违反专利法第34条第6项核准后分割规定。
   此时也会依举发人所提理由，按照专利法第34条第6项核准后分割规定来审查。
   也就是说，若分割申请案P1和原申请案P都已经公告，则此种情况的分割申请案P1既存在违反专利法第31条重复授予专利之违法情事（如上述2）同时也违反了专利法第34条第6项核准后分割规定（如本项3），举发人不论是以专利法第31条或者专利法第34条第6项作为举发事由，在审查时都会依举发理由进行审查。
4. 如果原申请案P接获核准审定后并未领证公告的话，举发人仍可以原申请案P为证据，举发分割申请案P1违反专利法第34条第6项核准后分割规定。
   在这里要注意的是，由于原申请案P没有公告，所以并未造成重复专利的事实，因此应该没有专利法第31条重复授予专利的问题，无法以专利法第31条为由进行举发。在本次修法以前没有专利法第34条第6项的情况下，此种情况并没有得举发撤销的理由。而且，如果分割申请案P1并非在原申请案P核准后分割，而是在原申请案P再审查审定前（系属审查时）就进行分割的话，因为没有核准后分割之事实，则当然也没有违反专利法第34条第6项的情事。

基于上述说明，将适用的举发理由整理如下表，以方便读者参考。

结语

在修法前，若原申请案与分割申请案之申请专利范围包含了相同之创作，原则上都是以专利法第31条的相关规定进行处理；由于本次修正后施行之专利法将不符合同法第34条第6项所规定之核准后分割要件，增列为不予专利及举发之事由，在申请案之相关审查会因专利法第31条与第34条第6项间之竞合而变得复杂，申请人于申请案之答辩或提起举发时宜注意适用不同法条时之应对方式，以优化地主张或维持自己的权益。

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