台湾地区专利法第26条第2项规定「申请专利范围应界定申请专利之发明；其得包括一项以上之请求项，各请求项应以明确、简洁之方式记载，且必须为说明书所支持」，其包含「明确性」要求。另专利法第58条规定专利权人「专有排除他人未经其同意而实施该发明之权」。

侵权人是否有非法实施专利的状态分别视请求项为「物之发明」或「方法发明」而有不同之定义。实务上曾有智慧财产法院102年度民专上字第35号民事判决认为，如果无法判断请求项是物或方法，即无法判断专利权究为专利法第58条第2项之物品专利或第3项之方法专利，进而无法解释申请专利范围，以致不能判断被控侵权物品或方法是否侵害系争请求项。

事实上，本案涉及明确性问题，其乃系争请求项的表达方式所致。以下，本文将分析本案判决及其上诉审判决，并解释相关的法律意涵及提出专利审查基准应如何修正之建议。

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系争请求项

在台湾地区｢智慧财产法院｣102年度民专上字第35号民事判决中，系争专利之请求项1为「一种使用反射器解决多点对多点远距实时串流视讯传输及储存瓶颈之方法，其特征为：

反射器被设置于包含数字监控（DVR）、视频服务器（Video Server）之被监控端与至少包含有串流服务器（Streaming Server）之伺服端间；

被监控端与伺服端间之实时协议视讯数据，系以建构隧道之方式，在宽网络（WAN）建立独立之传输层与网络层隧道（tunnel）空间传输；

反射器设储存装置，随时将输入反射器之实时协议储存于储存装置内之视讯『raw data』暂○区○○○○○段转档成『mp4』档储存后，即予删除；

反射器具有同时将接收到『rtp』实时视讯反射给多个接收区块，包括串流服务器、视频编码器、异地备援反射器、实时性监视设备等；

反射器之交互备份具有平衡各伺服端、串流服务器负载之功能」。

智财法院之见解一：明确性

本案法院认为请求项1不具明确性。其主要理由有二。首先是请求项必须区别物品和方法，例如「物之请求项包括物质、物品、设备、装置或系统等；而方法请求项包括制造方法、处理方法、使用方法及用途的方法等」，因为「倘无法判断请求项之范畴为物或方法，将无法判断专利权究为专利法第[58]条第[2]项之物品专利，抑是专利法第[58]条第[3]项之方法专利，而无法解释申请专利范围，致无法判断被控侵权物品或方法有无落入申请专利范围」。据此，本案法院认为物品请求项与方法请求项「之具体载明之方式不同」，例如「物之请求项中应载明各构件之结构、材料、功能以及各构件间连接关系等关于物之具体界定；方法之请求项中应载明步骤、动作等关于方法之具体界定」。

至于以功能用语形式撰写计算机软件相关之请求项，本案法院认为对物品请求项系采「手段功能用语」（即「手段或装置用以」之表示）描述其技术特征，「而发明说明中应记载对应请求项中所载之功能结构或材料」；另方法请求项之技术特征乃以「步骤功能用语」（即「步骤用以」之表示）描述，「而发明说明中应记载对应请求项中所载之功能的动作」。

其次是请求项1目标为方法请求项但内容却有物品请求项之技术特征。本案法院认为请求项1有五个技术特征：（1）「反射器被设置 …」；（2）「被监控端与伺服端间 …」；（3）「反射器设储存装置 …」；（4）「反射器具有 …」；（5）「反射器之交互备份 …」，「仅其中第1、3个技术特征为步骤之动作，其余技术特征均为物之请求项之界定，显未能明确记载其所请之方法请求项之整体内容」，而「使该发明所属技术领域中具有通常知识者从申请专利范围之记载，纵参酌申请时之通常知识，仍无法明确了解其意义，而对其专利范围产生疑义」。因此，本案法院认定「系争专利申请专利范围第1项显有记载不明确之情事」。

智财法院之见解二：响应专利权人之主张

本案法院另以响应专利权人之主张来左证其「不明确性」的认定。首先，本案法院指出专利权人自提的侵权分析报告中，其「以视讯远程监控设备、视讯监控平台、视讯监控系统等物品，而与系争专利申请专利范围技术特征进行比对」，此显示专利权人也搞不清楚系争请求项「究为物品专利或抑为方法专利」。虽专利权人试图将系争请求项解释为五步骤，但其无法将各步骤对应至请求项1的技术特征。

此外，专利权人对步骤4解释为「伺服端之串流服务器主要功能，系界定串流服务器之功能」，对步骤5解释为「反射器之转文件功能模块具有之功能，亦属界定反射器之功能」，而二者皆属于物之界定。另就专利权人对系争请求项的技术特征所做的描述，例如D项为「系争专利之反射服务器设有一接收模块」、E项为「系争专利之反射服务器设有一储存模块」等，其「均在界定反射服务器之结构，属于物之界定」，而再度印证专利权人无法分辨系争请求项为物品专利或方法专利。

最后，专利权人主张系争请求项属用途发明，但本案法院指出「其请求项仍必须载明使用该物品之步骤，而非如[专利权人]所主张仅载明该物品之功能即可」，因为物品用途之发明其「请求项之目标并非物品本身，而在于应用该物品之步骤」。因此，本案法院认为不论是由系争请求项的文字或专利权人的请求项解释，其「均无法判断系争[请求项]之范畴，究为物品专利或是方法专利。准此，系争[请求项]确有未明确之情事」。

最高法院之不同意见

对本案智财法院的不明确性认定，台湾地区｢最高法院｣持不同见解，并因此而废弃原审判决[1]。首先，台湾地区｢最高法院｣认为「查专利法并无规定或限制方法发明请求项之表现形态」，且「专利审查基准虽有指出方法发明应为条件、步骤（……）来界定技术特征，惟并无规定在中文的文字或文法上如何表达条件、步骤之型态」，故「只要能表达出方法发明之技术特征，即应属符合专利法之规定」。

此外，台湾地区｢最高法院｣指出「原审未说明相关法规之所依凭，并认定依[系争请求项]之相关记载，是否不能表达方法发明之技术特征，即遽为[专利权人]不利之论断，亦嫌疏略」。因而，最高法院要求发回更审时，智财法院应审查系争请求项1其「不符修正前专利法第二十六条第三项之规定，系因无法明确界定究系物之发明或方法发明？抑或因系争专利说明书仅将请求项之文字内容复制或改写？所致」。

本案发回更审后，智财法院于104年民专上更(一)字第4号民事判决并未再就明确性议题讨论，而以侵权不成立为由继续驳回专利权人之诉。虽如此，台湾地区｢最高法院｣不同意智财法院的主要原因是，智财法院并未引用法规来论述为何系争请求项之技术特征陈述，不属于方法请求项之表达。但台湾地区｢最高法院｣并未否定当请求项无法辨明其为物品请求项或方法请求项时，其所导致之记载不明确问题。
因此，智慧财产法院102年度民专上字第35号民事判决所提出之法理，仍有实务上意义，即当无法判断请求项其为物品请求项或方法请求项时，该请求项即不符合「明确性」之要件。

思考：专利审查基准应修正

台湾地区｢最高法院｣指出，专利法并未限制请求项的表达方式，但智财局实际上以专利审查基准规范请求项的写作，例如发明专利审查基准第一章（2013年版）之「2. 申请专利范围」中所列举的相关规定。

问题在于专利审查基准或专利法施行细则未明订「方法请求项」的具体内容。不过，根据发明专利审查基准，对于方法发明，实施方式之记载内容「应叙明其步骤，得以不同的参数或参数范围表示其技术条件」[2]。据此，「步骤」乃方法发明之技术特征，故自然应为相关方法请求项之技术特征。

至于智财法院将「反射器被设置于 …」与「反射器设 … 」等限制条件认为是步骤技术特征。但该些用语事实上是结构性质的用语。如果是强调该技术特征为「动作」，则「反射器被设置于」会修改为「将反射器设置于」，而「反射器设」则调整为「将反射器设于」或「在反射器内设置」，以张显动作（「将 … 设置于」或「设置」）本身。

「被设置于」或「设」之用语是受限于中文动词没有时态差异的限制。如果从英文文法来说，「被设置于」或「设」属于分词词组，用来修饰其所跟随的名词。亦即，从英语的角度思考，「被设置于」可翻为”disposed”，而「设」则可翻为“having”，以显示该二技术特征之主体是「反射器」本身。

本文建议，未来发明专利审查基准修正时，应多列举机构类请求项如何描述内部组件或其连接关系之实务案例，以使得物品请求项之技术特征有具体的写作规范。

备注：

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【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系