说到申请专利时的先前技术信息揭露义务，除了美国的信息揭露声明书（Information Disclosure Statement，IDS）之外，也不能忽略日本特许法第36条第4项第2款规定的先前技术信息揭露义务（正式名称是「先前技术文献信息揭露要件（先行技术文献情报开示要件）」。依据日本特许法，日本特许申请案的說明书必须符合先前技术文献揭露要件，未满足此一要件虽然不构成举发或异议事由，但在申请案审查之过程中有可能造成审查程序的拖延以及额外支出程序成本，甚至导致拒绝准予专利的不利结果。

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由于日本的相关规定有别于大家较熟悉的台湾地区及美国专利实务，因此有意在日本申请特许专利的申请人，在准备申请文件尤其是撰写说明书时必须特别注意前述「先前技术文献信息揭露要件」之相关规定。究竟在特许厅审查时是以何种标准来检视先前技术信息揭露义务呢？而申请人接到相关审查意见时，要如何应对才好呢？本期我们来谈谈日本的先前技术信息揭露义务的审查原则、申请人在准备申请文件以及接到相关审查意见时的应对方式吧！

先前技术文献信息揭露要件于审查时的认定以及典型的违反态样

所谓的「先前技术文献信息揭露要件」，是规定申请人在提出特许申请时，如果已知悉与申请特许之发明相关的先前技术文献，就应该在特许申请案之說明书中，明确记载该先前技术文献之出处。即使申请人已经在说明书之先前技术一节中详细记载先前技术之实质内容，还是需要依照该规定，在说明书中记载先前技术文献的书目资料或其来源出处，才算是满足「先前技术文献信息揭露要件」。

在审查过程中，会被判断为未满足先前技术文献信息揭露要件的代表例有以下几种：

1. 说明书中完全没有记载先前技术文献的出处信息，也没有说明未记载的理由。
2. 说明书中完全没有记载先前技术文献的出处信息，在说明书中有载明未记载先前技术文献的出处信息的理由，但是若审查委员认为申请人在申请时很有可能已知晓和所请发明相关的先前技术文献时，也可能被判定为未满足先前技术文献信息揭露要件。
   例如，申请人在说明书中载明未记载先前技术文献的出处信息的理由是「因为申请时并未知晓任何与所请发明相关的先前技术文献」。可是，若该申请人在所请发明的技术领域中是有名的大厂，并且已有多件申请案或特许案，那么申请人所主张「申请时并未知晓任何与所请发明相关的先前技术文献」的理由，很可能不会得到审查委员的认同，仍然会被判定为未满足先前技术文献信息揭露要件。
3. 在特许申请的说明书及图式中有记载先前技术的内容，但是没有记载对应于该先前技术的出处信息，也没有特别载明理由时，同样也会被判定为未满足先前技术文献信息揭露要件。
   实务上，常见有申请我国专利的文件中，于说明书及图式中记载先前技术的内容，但是没有特别注明出处，这在申请我国专利时不太会构成问题，但在申请日本时就违反了先前技术文献信息揭露要件。
4. 在特许申请的说明书及图式中有记载先前技术的内容，也有记载对应于该先前技术的出处信息，但是该先前技术文献与所请发明不太相关时，如果审查委员认为申请人在申请时很有可能已知晓和所请发明确实有相关的先前技术文献时，也可能被判定为未满足先前技术文献信息揭露要件。
   例如，明明有与所请发明更相关的先前技术文献已经公开并广为所知，但申请人在说明书中仅记载了古老且和所请发明几乎没有什么关联的先前技术文献时，就很有可能被判定为未满足先前技术文献信息揭露要件。

申请人接到相关审查意见时，要如何应对？

当申请特许的说明书被判定为未满足先前技术文献信息揭露要件时，审查委员可以发出通知请申请人提出说明或修正。实务上，有时候会针对未满足先前技术文献信息揭露要件之情事单独发出特许法第48条之7的通知，此时申请人必须在特许厅指定的期间内提出申复或修正。如果申请人没有在规定期限内提出申复或修正，或者是虽然提出申复或修正但仍然未能使说明书满足先前技术文献信息揭露要件时，审查委员可以依据特许法第49条发出拒绝查定通知；但在大部分的情况中，是连同其他的新颖性或进步性等的核驳理由，在依据特许法第50条的拒绝理由通知中一并通知。如果申请人没有在规定期限内提出申复或修正，或者是虽然提出申复或修正但仍然未能使说明书满足先前技术文献信息揭露要件时，审查委员同样可以依据特许法第49条发出拒绝查定通知。

当审查委员因为申请人提出的说明书未满足先前技术文献信息揭露要件而发出通知时，申请人可以提出对应之修正，将先前技术文献的出处信息加入说明书中；申请人也可以仅提出说明，解释不加入先前技术文献信息的理由，或者声明申请人在提出特许申请时未知悉任何先前技术文献信息的事实。

实务上，提出声明来表明申请人未知悉任何先前技术文献，也未必被审查委员相信，所以如果真的收到「说明书未满足先前技术文献信息揭露要件」的通知时，还是将先前技术文献信息加入说明书中，较为妥当。此时所加入的先前技术文献出处信息所对应的先前技术内容，当然也必须是与所请发明相关的才行，也就是先前技术与所请发明之技术领域相关、课题相关、或者是界定发明之特征相关。

行文至此，有经验的读者应该会想问：将先前技术文献信息加入说明书中，是否会造成修正超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露内容的情况呢？

这个问题没有办法简单地以是或否回答。一般而言，如果是在说明书中加入先前技术文献的出处信息，并不会被视为是加入新事项，也不会造成修正超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露内容的情况。

此外，如果是将先前技术文献记载的存在以及其内容加入说明书中「背景技术」一节中，也不会被视为是加入新事项，亦不会造成修正超出申请时说明书、申请专利范围或图式所揭露内容的问题。

不过，如果加入与申请案所请发明的比较、关于所请发明的效果说明、关于所请发明的实施方式、或者是加入先前技术文献所记载的内容以使得说明书满足其他记载要件（例如据以实现要件）的话，则不属于合法的修正方式。

先前技术文献信息揭露要件在实务上的注意要点

「先前技术文献信息揭露要件」所要求揭露的对象，主要是申请人在申请特许时已知悉的先前技术文献，包括申请人在进行研究开发或申请前的检索所得知的文献，也包括申请人在申请前已公开的论文、或者过去申请的其他特许申请等。

关于申请人在申请前所为的论文公开或专利申请，都会被视为是「申请人在申请特许时知悉的先前技术文献」的范围。如果申请人是个人，对于自己曾经公开发表的论文或者曾经申请的其他专利申请比较容易掌握，要将该先前技术文献的出处载明于说明书中并不困难。如果申请人是公司企业等法人时，和申请案的发明人完全不相干的其他部门过去所为之申请、论文发表、先前技术检索都会被视为是「申请人在申请特许时知悉的先前技术文献」的范围。

因此，对于有申请日本专利需求的企业而言，其内部的智财相关部门对于可做为相关先前技术文献的各类信息（包括申请案、论文发表、新闻稿、或者先前技术检索等）最好要有公司内共享以及统一管理的机制，并且在日本申请特许时，尽量在说明书中记载专利文献信息或非专利文献信息，如此可以大大减低审查委员发出关于先前技术文献信息揭露要件通知的可能性。

结语

日本专利法第36条第4项第2款规定之先前技术文献信息揭露要件与读者们熟悉的美国的信息揭露义务（IDS）是不同的，依据该规定申请人应于说明书中有揭示先前技术文献信息（包含出处与实质技术内容），若不符合该条文之相关规定且经通知而未修正或修正不被接受，最严重会导致不予专利之不利结果。所以如果有考虑在日本提出特许申请案时，较明智的做法是一开始就在申请案的說明书中记载相关先前技术文献信息；即使手边没有现成可用之文献信息，建议还是进行检索调查，尽量在说明书中提供关于先前技术文献之相关数据，以避免延宕申请案获准专利之期程或导致不予专利处分之法律效果。

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