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JY认为她的礼服设计与其他敞篷礼服不同，也意识到可转换礼服设计是新颖且独特的装饰性设计、也有功能性的创新，应藉由知识产权来保护她的创新设计，于是，JY提出设计专利和发明专利申请。

JY推出这款轻质材料的可转换礼服设计与众不同，改变了消费者对新娘和伴娘礼服的看法，评论员与分析师甚至将这礼服称为「游戏规则改变者」。这款礼服在美国各地的主要百货商店、新娘商店和精品店中销售，大受欢迎。很快的，JY的竞争对手David's Bridal公司、Essense of Australia公司（Essense公司）、纽约品牌Faviana以及Watters Designs公司等也开始贩卖可转换的伴娘礼服（如图2）。

2016年起，JY对David's Bridal公司提起侵权诉讼，指控其几乎复制了她的伴娘礼服设计（如图3）。另外，JY也对Watters Designs公司、纽约品牌Faviana和Essense公司提起了类似的侵权诉讼。本文仅分析及讨论侵权诉讼中与设计专利侵权相关的议题[3]，例如：设计专利申请历史档案、禁反言、不明确性的专利无效、以及设计专利权范围解读的相关因素。

JY认为「Aidan」和「Annabelle」伴娘礼服具有装饰性特征，例如：腰部附有前后各两条可转换薄纱襟翼饰条，这些饰条可完美无缝地融合到礼服中。2012年2月，JY向USPTO申请了礼服的设计专利，JY也认为这些礼服设计具有识别性，也提出商标以及商业外观的申请。

2012年2月13日，JY提出序号29/395,548「可转换的礼服」的申请，其中包含11张图式（如图4）。审查人员认为，（1）Fig.1-4,6,7,11是属于第1群组的第1个实施例，揭露的是一件外观相同的短礼服裙设计；Fig.5,8-10是属于第2群组的第2个实施例。（2）两个实施例的可专利性是可区别的，应该分案申请。审查人员建议申请人选择第1群组，因为第2群组缺乏足够的视图。

2013年9月，JY同意选择第1群组的Fig.1-4,6,7,11等7张图，将图式重新编号、修改了图式说明，也同意删除第2群组的Fig.5,8-10。不过，审查人员又提出修正意见：（1）反对该设计名称，应修改为「礼服」；（2）需要一套新的、有清晰轮廓线的正式图式；（3）修改图1-图7的图式说明。JY答复时说明，「可转换」更能明确地定义商品的预期用途和性质，请求可恢复原始提交的设计名称。

审查人员拒绝了JY修改后的设计名称和论点，指出「基于第1组实施例1选择的图1-4、6、7和11，没有争议，……该实施例没有揭露可做不同的转换」。具体来说，审查人员指明，尽管JY指出可将礼服的襟翼绑成蝴蝶结，转换成不同的外观，但是图式上并未揭露「可转换的礼服或其他转换」，因此JY请求的设计名称是不明确或不被接受。JY接受了审查人员的最终裁定。2014年1月24日核准公告D 698,120（D120专利），设计目标是「如图和所述的衣服的装饰性设计」，附有七张图式（如图5），且简短说明每一张图式中揭露的内容。

2013年8月10日，JY提出申请序号29/463,142号「可转换的礼服设计」的分割申请，并主张享有D120专利的申请日利益，包含8张图式（如图6），揭露的是一件可以变换外观样貌的长礼服设计，其中增加了前，后视图、左侧视图，删除了原来的Fig.10。审查人员认为图式不够明确要求修改，JY接受修改了图式，于2015年12月8日核准公告D744,723（D723专利），目标是「如图和所述的可转换礼服的装饰性设计」，共有8张图式，也包括对该设计专利所有图式的简要说明。

核准公告D723专利后，2017年2月，David's Bridal公司向专利审判和上诉委员会（PTAB）提交了授权后审查请求（PGR），主张可转换礼服设计专利无效，因为该分割申请增加了新事项（New matter），长版礼服的D723专利无权享有原始申请的申请日利益。PTAB拒绝了David Bridal的请求，并做出结论，JY并未在D723专利申请中添加新事项，可享有原始申请案的申请日利益。

JY认为Essense公司销售可转换的伴娘短版礼服（如图7）和长礼服（如图8）跟她的「Aidan」和「Annabelle」伴娘礼服很相像。JY控告Essense公司侵害了D120专利和D723专利。在法院审理过程，当事人双方关于设计专利权范围解读的8项对抗性补充摘要有不同的主张。另外，双方对于解读设计专利权范围的方法大相径庭。被告Essense认为设计专利权范围的解读应类似于发明专利，要求法院提供两件设计专利范围的详细书面说明，然而，JY则敦促法院允许以设计专利的图式进行专利权范围的解读。

地方法院于2019年10月22日举行了Markman听证会，结论是JY的最初立场得到支持。法院认为，被告Essense以逐一分析各个元素取代整体设计之视觉印象的立场是错误的。法院依据设计专利相关的立法惯例和沿革对系争设计专利权范围提供了指导原则。不过，法院延迟了关于不明确性而无效的裁决，以及申请历史禁反言、功能性元素可能对专利范围引起的任何限制。

设计专利只保护外观设计的新颖和装饰性特征，任何功能性元素均超出专利的范围[7]。要确定设计专利是否被侵害，首先要先解读设计的权利范围，然后将其与被告装置设计相比较，来确定设计专利是否受到侵害[8]。

在评估侵权之前，法院必须首先对专利权范围进行解读。解读专利权范围是法院的法律问题[9]。解读专利权范围只是以一般简洁的权利请求语言阐述的一种方式，目的是要理解和解释但不改变权利请求的范围[10]。在设计专利中，请求保护之目标是实施或应用于制品（或其一部分）的外观设计，而不是制品本身，是应用于物品的设计包括实施或应用于物品的视觉特征[11]。

CAFC一再警告，初审法院过度依赖设计侵权案件中的详细文字描述[12]。尽管，审判法院有责任在设计专利案件中进行权利范围的解读，但无须以特定形式来解读专利权范围，这一过程由审判法院自行决定。法院解释说：「设计专利通常如图式的请求专利，并且对权利范围的解读应照着做[13]」。

被告Essense主张，由于图式与图式说明之间存在不一致，无法确定在图式和图式说明中「我的新设计」。尤其是，侧襟翼形状在变化图式中是不同的，无法确定请求的是哪一个设计，从而使专利因无法挽救地无效（hopelessly invalid）。因此，所绘制的图式与图式说明（description）不一致，无法构成单一设计，依据美国专利法第112规定，因缺乏明确性而无效。

被告Essense的解读设计专利权范围论点可分为四项因素：（1）有争议的权利主张用语；（2）范围受申请历史禁反言的限制；（3）范围受功能性限制；（4）范围受先前技艺的限制。

Essense试图根据D120专利和D723专利的图式说明解释以下术语：（a）礼服：D120专利是只有两侧襟翼不可转换的女性外部服装。（b）可转换礼服：D723专利是利用衣服两侧襟翼来转换或改变位置的女性礼服。（c）侧襟翼：衣服侧面的襟翼。（d）两侧襟翼：礼服侧面的两个襟翼。（e）左侧：从左侧看礼服的视图。

JY请求法院以「如图和所述」来对设计专利进行解读，无须以文字解读。尽管如此，JY扩展其论点，主张女性时尚领域的一般设计人员会得出结论，D120和D723专利的图式所显示的装饰性设计就是可转换的礼服。

Essense引用CAFC在Curver案件 [14]的最新裁决，以支持其主张。Essense主张，由于D120专利和D723专利的权利主张是「如图及所述」。USPTO要求「设计名称必须指定装饰性设计所应用的特定物品」。除参照图式外，通常无需任何其他说明。该权利主张应以「如图」或「如图及所述」的用语表示「应用于物品（指定名称）的装饰性设计」。Essense认为，这种文字需要法院来解释在书面说明及图式的术语。不过，法院不同意这主张。

MPEP指出：对于设计而言，图式就是最好的说明，一张图式的表达胜过千言万语[15]，通常，MPEP会允许以下的陈述内容「所描述的」权利主张：（1）请求保护设计的部分外观未在图式中揭露。（2）说明在图式中未揭露的制品部分不构成请求保护目标之一部分。（3）说明图式中虚线表示之目的。（4）如果在前言中，没有指明该设计专利所使用环境及本质，可在图式说明中记载。（5）描述设计的特定特征，申请人认为该特征相对于先前技艺可以克服新颖性或非显而易见性的特征。

MPEP和Curver都没有依据图式的叙述性描述，以抽象描述性术语的详细文字解释来解读专利权范围。在Curver案件，法院处理「非典型」的情况，其中所有的视图都未能描绘装饰性设计应用的物品，而权利语言却指定制品。这项判决不会改变MPEP的要求权利主张包括不超过符合美国专利法第112条标准的「简短」文字描述。Essense并未引用前案，法院也没有找到以这种方式解读「如图及所述」。因此，法院根据CAFC的判例来解读设计专利。

解读设计专利权范围是对法院提出了特殊的挑战，因为「设计专利通常如图主张权利，权利范围的解读必须适合于图式环境」[16]。考虑到用文字描述设计所带来的困难，通常最好的做法是，法院不要试图提供请求设计的详细文字描述来解读设计专利范围。自Egyptian Goddess以来，地方法院拒绝偏离CAFC的标准，该标准解释了诸如Essense所提出的详细描述所带来的风险，因为它过分强调专利设计的特定特征，而远离了整体设计的考虑。

根据以上的讨论，法院也避免以详细文字去解读专利权范围。话虽如此，法院承认「解决与专利权范围有关的争论可能是适当的，而不是对整个权利范围的文字描述」。于是法院直接解决关于D120和D732专利范围的基本问题，究竟请求保护的设计只限于礼服前面两侧的襟翼，还是也包括礼服后面的襟翼？

法院认为，D120专利和D723专利主张四个襟翼。Essense极力主张法院将权利权范围解读为「设计专利的多幅视图中所揭露的后部特征不属于受保护设计的一部分」，不过，他忽略了D120专利的图2、4和7和D723专利的图3、4和6，这些图描绘出两件礼服后面的两个襟翼，而且，两件设计专利的内容都没表明制品的后部特征不是所请求设计的一部分，例如：虚线不构成所请求的设计的一部分[17]。

被告Essense进一步指出，D120专利和D723专利的范围受设计专利文本的修改限制。特别是，JY接受了修改后的设计名称和描述后，便同意USPTO核驳理由所要求的修正，正如在Curver案件中一样，D120专利的范围限于「仅具有两个侧襟翼的不能转换的礼服。同理，Curver案件也支持将D723专利解释为仅限于只有两个侧襟翼的可转换礼服。

Curver Luxembourg是名称为「椅子图案」的D677,946设计专利（946专利）申请人，主张一种重迭Y字形的椅子图案。原始申请的权利主张记载了「用于家具部件的设计」，也没有一张图揭露出椅子、任何家具或任何家具部件（如图10）。USPTO同意权利主张，但反对设计名称，审查人员说明，依据37 CFR§1.153和MPEP§1503.01（I）之规定，设计名称必须指定设计所应用之「特定物品」，在这些规定下，设计名称和说明所使用的「零件」过于含糊。[19]并建议将设计名称更改为「椅子图案」，为了整个申请中的「一致性」，设计名称必须进行修改[20]。Curver采纳其建议，但是，没有一张图式揭露出应用于椅子的设计。

Curver控告Home Expressions公司侵害其设计专利，主张Home Expressions销售的篮子（如图11右侧）采用了Curver主张的图案设计。不过，Home Expression依据美国联邦民事诉讼规则第12（b）（6）规定请求驳回，主张专利权范围仅限于椅子，因此其篮子没有侵害专利。[21]法院同意Home Expression的主张。

在上诉中，CAFC维持了驳回的裁定。Curver争辩说，地方法院侧重于设计专利的文字而非图式，不当的应用申请历史禁反言将其设计专利的范围限制在椅子，因为原始申请的权利主张是「家具部件」的设计。在修改权利主张之前，审查人员同意该权利主张，Curver并没有放弃原始权利主张所涵盖更宽广的范围。[22]

CAFC不同意并说明：虽然我们同意法院会使用图式来定义设计专利，但仅因为该物品在设计专利的文字说明中而不是在其图式中，就忽略制品的唯一识别是不适当的。申请历史表明，Curver修改设计名称、权利主张和图式说明，以椅子图案满足确保其设计专利符合「制品要件」。审查人员发现Curver的「家具部件」的原始设计名称含糊不清，根据第1.153（a）条规定无法构成特定物品，并建议将设计名称修改为「椅子图案」。Curver并未争辩该要件的有效性，而是修改了设计名称、权利主张以及图式说明。UPTO接受这些修改，也不要求Curver提供新的图式来说明应用于椅子的装饰性设计。由于椅子图案的修改是根据第1.153条规定必须指定特定的制品，此要件对于取得专利是必要的，因此，946专利范围受这些修改的限制。

法院指出，使用申请历史来理解有争议的权利主张与借助于申请历史禁反言之间是有区别的。前者是由PTO之前程序的完整记录组成的内在证据，在专利权范围解读阶段已得到适当考虑[23]。但是，后者是对侵权的辩护，在专利权范围解读时未适当提出。[24]申请历史禁反言原则是禁止专利权人主张在专利申请过程中放弃了均等的范围[25]。专利权人不得在以后的侵权诉讼中尝试夺回已放弃的部分。CAFC已应用该法理禁止所有设计专利侵权主张，并指示申请历史禁反言是否限制设计专利的范围，取决于以下三个问题的答案：（1）是否有放弃；（2）是否出于可专利性的原因；（3）被告的设计是否在放弃范围之内。[26]

毫无疑问，D120专利的产品是「礼服」，而D723专利的产品是「可转换礼服」。从申请历史也清楚得知，审查人员将两项设计专利在「礼服」和「可转换礼服」之间区分开来。但是，关于设计名称或图式说明是否放弃范围的确认，并不适合作为权利范围解释的一部分。如果必须通过申请历史禁反言来限制任何专利的权利范围，法院将在即席判决中解决该问题。[27]

被告Essense认为，D723专利视图中可见的可转换侧襟翼应排除在专利范围之外，因为它们本质上是功能性的。设计专利保护「设计的整体装饰性，而不是可分离元素的集合」。CAFC承认「即使设计专利请求的范围必须限于设计的装饰性方面，设计也可能同时包含功能性和装饰性元素」[28]。如果其基本设计是由其功能性目的而决定，则必须将其从设计专利的权利范围中排除。因此，必须解释权利范围，以便识别该专利图式中设计的非功能性特征。即使制品的某些特征执行功能或实用目的之情况下，CAFC也重申，地方法院仍必须考虑其他功能性元素的某些装饰性是否有助于设计的整体装饰性。[29]在Egyptian Goddess决定之后，法院逐渐认识到，在解读设计专利权范围时，撷取各别特征是毫无意义的，最终应该考虑的是整体设计。

在这种情况下，Essense未能充分确定侧襟翼的功能性，且对设计的整体装饰性没有帮助。JY认为该专利涵盖了四个襟翼可转换礼服的「一般设计概念」。侧襟翼使请求保护的礼服能够转换，因为它们可以转换或更改位置，但这些襟翼还具有装饰性设计元素。Essense尚未证明侧襟翼的特征是如何取决于功能性而决定，或者基于它们的形状如何将其发挥某种实用性优势，以确保能将其排除在整体装饰性之外。因此，法院解读D723专利的权利范围包括侧襟翼。

最后，Essense认为，D120和D723专利的范围受到正式和可转换礼服的限制，特别是具有两个侧襟翼的礼服的先前技艺。依据先前技艺对设计专利范围的限制必定会包含在侵权分析中。CAFC说明，在封闭的情况下，没有给出参考框架，很难回答侵权问题。比较设计专利和被告的设计，先前技艺提供了这种参考框架，通常是在侵权比较过程中是很有用的。[30]

侵权分析必然涉及在诉讼中的专利、被告装置和先前技艺参考文献之间的三方比较，「在参考框架由众多类似先前技艺设计组成的情况下，那些设计可突显出一般观察者所观察到的系争专利与被告设计之间的区别」（如图12）。Essense提出的专利权范围解释实质上是试图「重新使用」先前技艺，这已侵犯陪审团根据「一般观察者」标准判断侵权与否的范围[31]

地方法院根据上述分析以及此处的所有文件，记录和诉讼程序，法院解读了两项系争专利的专利权范围：D120专利请求保护礼服的装饰性设计，如图1-7和所述。D723专利请求保护的一种可转换礼服的装饰性设计，如图1-8和所述。

2018年，在Avantek Mktg., Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co.案件[32]，CAFC废弃地方法院的判决并说明，Avantek在申请过程中，选择了范围较宽广的宠物围笼之骨架结构，因此，不论系争产品是否有其他特征（是否加盖）皆落入系争专利之权利范围，并不适用历史禁反言。2018年，德州法院裁定，JY在原始申请中保留短礼服，但在延续申请的D723专利中涵盖了在申请过程中放弃之目标物。被告Watters Designs公司仅生产长礼服，因此，专利权人无法根据D120短礼服专利提起诉讼，但是，专利权人可以根据D723的长礼服专利维护诉讼[33]。这些案件强调了在设计专利的审查过程，因应选择要求所进行的选举或修正，会导致核准公告后的重要后果，并提醒申请人应仔细考虑提交的分割申请，要能涵盖任何或所有当初未被选择的设计。

在品牌或产品发表时，保护时尚（或任何流行行业）的创造力是很重要的。希望从JY设计专利申请及法律案件所汲取的教训，能对刚进入时装界的其他年轻设计师有所帮助。USPTO注册的设计专利和商标对于保护外观设计是必要的，预先获得保护的成本将降低后端被仿冒的风险。

YJ公司的Aidan及Annablelle系列的礼服的图片是源自JENNY YOO的网络商店的网站，https://www.jennyyoo.com/mto/aidan 。
Watters Designs的可转换礼服图片系源自Jenny Yoo Coll., Inc. v. Watters Design, Inc.,的讼状。
参见Jenny Yoo Collection, Inc. v. Essense of Australla, Inc., Case No. 17-2666-JAR-GEB.（D.Kan. January 17, 2020)。
David's Bridal的可转换礼服图片系源自Jenny Yoo Collection, Inc. v. David's Bridal Inc.,的诉状。
参见Jenny Yoo Collection, Inc. v. Essense of Australla, Inc., Case No. 17-2666-JAR-GEB.（D.KS. January 17, 2020)。
图7和图8的Essense与JY的可转换礼服笔比对图片系撷取自Jenny Yoo Collection, Inc., v. Essense of Australia, Inc., 的讼状。
参见Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1293-94 (Fed. Cir. 2010).。
参见OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)。
参见Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 384-91 (1996)。
参见Embrex, Inc. v. Serv. Eng'g Corp., 216 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2000) (quoting Scripps Clinic v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1580 (Fed. Cir. 1991)).。
参见MPEP § 1502。
参见Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1302-03 (Fed. Cir. 2010) (citing Egyptian Goddess, 543 F.3d at 679).。
Id. at 679 (quoting Ariminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007)).。
参见Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions, Inc., 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)
MPEP § 1503.01。
参见Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010).。
参见35 C.F.R. § 1.152。
参见938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)。。
Id at 1341-42, 938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019)。
Id. (noting that "[t]he claim in a design patent must be directed to the design for an article" under 35 U.S.C. § 171)。
Id at 1338。
Id at 1341。
参见Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005)。
参见 Regents of Univ. of Cal. v. Dakocytomation Cal., Inc., 517 F.3d 1364, 1376 (Fed. Cir. 2008) (holding prosecution history estoppel "prevents a patentee from recapturing under the doctrine of equivalents subject matter surrendered during prosecution to obtain a patent."); Senior Techs., Inc. v. R.F. Techs., Inc., 76 F. App'x 318, 320 (Fed. Cir. 2003) ("prosecution history estoppel does not apply to claim construction."。
参见Regents of Univ. of Cal. v. Dakocytomation Cal., Inc., 517 F.3d 1364, 1376 (Fed. Cir. 2008) (holding prosecution history estoppel "prevents a patentee from recapturing under the doctrine of equivalents subject matter surrendered during prosecution to obtain a patent.")。
参见Pac. Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694, 700, 702 (Fed. Cir. 2014). Indeed, prosecution history estoppel has been applied by other courts to the 'D120 Patent in the context of motions to dismiss under Fed. R. Civ. P. 12(b)(6). See Jenny Yoo Collection, Inc. v. Watters Designs, Inc., No. 3:17-cv-3197-M, 2018 WL 3330025, at *5-6 (N.D. Tex. June 6, 2018)。
参见Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc., 856 F.3d 1353, 1359 (Fed. Cir. 2017) (quoting Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323 (Fed. Cir. 2003)). The doctrine applies "where an applicant, whether by amendment or by argument, unequivocally disavowed a certain meaning to obtain his patent." Schindler Elevator Corp.v. Otis Elevator Co., 593 F.3d 1275, 1285 (Fed. Cir. 2010)。
参见Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1334 (Fed. Cir. 2015)。
参见OddzOn, 122 F.3d at 1396; Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1293 (Fed. Cir. 2010)。
参见543 F.3d 665, 676-77 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
Id at 677。
参见Advantek Mktg., Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co. (Fed. Cir. 2018)。
参见Jenny Yoo Collection, Inc. v. Watters Designs, Inc. et al, Civil Action No. 3:17-cv-3197-M (N.D.Tex. June 6, 2018)。