长久以来，适格先前技术的原则性概念是该发明之内容必须处于公众可得而知之状态，各国具体规定则见于35 U.S.C. 102 (a) (1)、｢台湾地区｣专利法第22条第1项第2款、中国专利法第22条第5项，以及EPC Art. 54 (2)。除35 U.S.C. 102 (a) (1) 直接规定「发明之销售将破坏其于专利上之新颖性」外，其余三国之专利法体系并未直接界定「发明之销售」之专利法法效，因此，附有保密条款之销售是否使得发明申请案之技术内容处于公众可得而知之状态则众说纷纭。北美智权报将分两刊期分别介绍不同国家及地区之相关规定。

美国

AIA前的35 U.S.C. 102 (b) 規定 「A person shall be entitled to a patent unless — … (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.」  此一条文列举出足令发明丧失新颖性之四种先前技术的状况，包括该发明于国内外 (1) 已取得专利；或 (2) 见于印刷刊物[1]；或于国内 (3) 公开使用 、(4) 销售。单就文义解释，只要销售即足以破坏发明之新颖性，而毋论其是否处于秘密状态或处于公众不可得而知之状态，不仅MPEP如是解释[2]，CAFC也一贯采取相同见解[3]。

然而，AIA后之相关规定改为 35 U.S.C. 102 (a) A person shall be entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or… 除将上述四种状况改为绝对新颖性外，另概括性规定了「或以其他方式可为公众取得」。然而，USPTO对新法规却惊人地自行限缩解释[4]，我们可以从MPEP的相应章节看出USPTO认为：由于「或以其他方式可为公众取得」此一旧法所没有的规定，隐含了「新法中的on sale并不涵盖秘密销售」之意。换言之USPTO认为「on sale」与「otherwise available to the public」应合并解读，使得「双方互负保密义务之秘密销售」不属于35 U.S.C. 102 (a) (1) 所规定之「on sale」不予专利事由。

即便USPTO采取了这样的立场，MPEP对美国司法系统并无拘束力。美国最高法院于2019年1月22日，正式地在Helsinn v. Teva一案中表明司法系统对35 U.S.C. 102 (a) (1) 的见解：即使销售予对发明负有保密义务的买方，仍处于「on sale bar」的射程之内。

最高法院指出三大理由，首先，所谓的「on sale bar」就立法理由而言，立法者意在避免发明人透过获取涵盖某一技术之专利而将该技术由公共使用的领域中移除，因为这与专利制度促进创新的目的不符[5]，亦即专利制度的设计在于发明人贡献其发明给社会换取一定期间的排他权保护做为对价，发明人未申请专利就销售其发明而获取利益，该发明就为公众所知，进而可为公众所使用，构成了先前技术，但利用保密协议使其不成为先前技术，嗣后再申请专利获得保护，实质上延长了发明人垄断能力的期间。再者，最高法院虽从未准确地对秘密销售是否破坏新颖性一事发表过见解，但众多判决先例中表明：此间所谓销售或其要约，不必以公众为对象，该销售之要约不需要揭露所有技术细节，即足以破坏新颖性；另有部分判决先例表明：一旦发明被销售，不论其细节是否为公众得知，亦不论该销售行为本身是否公开，该发明即不具新颖性[6]。最后，最高法院指出，在修法过程中「on sale」一词并未被改变，因此应该适用与旧法相同的司法见解[7]。

针对Helsinn类似于MPEP限缩解释的争执，最高法院也提出具体响应：「otherwise available to the public」之用意在于涵盖未直接落入条文列举的四种态样之公开行为，构成较为抽象的第五种公开态样，换句话说，此一概括性之规定作用在于防堵前述四种态样以外的公开行为，并非前述四种态样还必须要满足「otherwise available to the public」之要件。

台湾地区

｢台湾地区｣专利法第22条第1项第2款规定：「可供产业上利用之发明，无下列情事之一，得依本法申请取得发明专利：… 二、申请前已公开实施者。」而实施之定义见于同法第58条，不论对物之发明或方法发明所生之产品，实施二字皆包含贩卖及为贩卖之要约。

2014年9月版之专利法逐条释义及2020年1月1日施行之专利审查基准第2篇第3章均指出：「公开实施，指透过前述行为而揭露技术内容，使该技术能为公众得知之状态，不以公众实际上已实施或已真正获知该技术内容为必要；例如于参观工厂时，物或方法之实施能为公众得知其结构或步骤者即属之。惟若仅由前述行为而未经说明或实验，该发明所属技术领域中具有通常知识者仍无法得知物之发明的结构、组件或成分等及方法发明的条件或步骤等技术特征者，则不构成公开实施，例如技术之特征部分于内部之物品，由于仅能观察其外观，即使在公众面前实施亦无从得知该技术者即属之。」

故就文义解释角度，技术之「公开」与「实施」是成为先前技术的两个独立且须同时满足的要件，似有发明经秘密销售而仍具新颖性之空间。

但殷鉴不远，如何适用法律并非行政机关一家之言，仍需以法院见解为最后依归。然｢台湾地区｣智财法院目前为止似无直接以申请人之「秘密销售」是否破坏自己发明之新颖性为讨论中心之判决，但有一宗以申请人之「销售」破坏自己发明之新颖性之判决，并有数宗「他人之销售破坏申请人发明之进步性」的相关判决，由判决内容仍可令从业人员由侧面一窥智财法院之立场。

｢台湾地区｣智慧财产法院99年度 (公元2010年) 民专诉字第42号判决

诉外人丙乃原告甲及被告乙之共同客户，丙分别向甲购买机器X、向乙购买机器Y，甲维修机器X之过程中，发现丙于厂内使用，由乙生产之机器Y有侵害甲之系争专利一之嫌，甲遂向法院声请保全证据，法院准予将丙厂内之机器Y及其相关纪录进行证据保全，甲就所取得之证物，认乙之机器Y亦可能侵害系争专利二。与本文主题相关者为系争专利二，故关于系争专利一且按下不表。

且不论甲之主张是否有理由，其为以下主张，在乙贩卖机器Y给丙之前，甲就已贩卖系争专利二之机器X给丙，乙维修其机器Y时，有诸多机会进丙之厂房观察甲生产之机器X及其技术特征，足见乙确实知悉系争专利二之存在，其侵害之主观故意甚明。退一步言，甲与乙等互为竞争同业，乙自应随时查询其产品之相关专利，否则即属有侵权之过失。

乙抗辩如下，乙至丙处维修机器Y时，活动范围应仅止于修理机器Y所必要之范围，甲并未说明乙如何能于维修机器Y时有机会至机器X处，更遑论观察机器X之技术特征。且甲于2003年7月28日就已提供机器X给丙，显见系争专利二申请日 (2003年7月30日) 之前即已经公开使用，并且能够为不特定第三人的公众所知悉，可以证明系争专利二不具备新颖性。甲虽辩称丙为特定客户，且丙门禁森严以及机器X受外壳所包覆，纵行经亦仅能观察外壳外观，故并非公开使用云云。惟甲既已将机器X销售并交付给丙，且未对丙就机器X之使用上设有任何限制，则客观上机器X已处于得任意流通之状态，故已属「已公开使用」。

法院之判断为，(1) 机器X上有铭牌钢印标示交机日期为「03.07.28」等字样，且丙提供甲于出货时给丙时之出货单正本，足认定机器X生产日期至晚为2003年7月28日，早于系争专利二申请日；(2) 乙提出之证物中亦有机器X相关型录，该型录数据印制目的在于销售商品，既为销售商品自无秘密销售之理，故可以认定机器X属系争专利二申请前已公开销售使用之物品，不具新颖性；(3) 甲虽辩称丙为特定客户，且丙门禁森严，以及机器X构造受外壳所包覆，纵行经亦仅能观察外壳外观，故并非公开使用云云；(3.1) 惟查，甲既已将机器Y销售并交付予丙，且未对丙就该机器X之使用上设有任何限制，则客观上机器X已处于得任意流通之状态，即属于「已公开使用」之情形；(3.2)又依本院于同双方至丙处勘验可知，机器X体型庞大，非经拆解则无法运送，是以机器X应先拆解后，再进入丙工厂内组装，而于组装、测试、运作无虞后才会封盖，而在组装、测试、运作之过程中，丙所属人员均会同监督及测试，即属已公开使用在先。

笔者认为，甲之主张反复，既称乙有诸多观察甲生产之机器X及其技术特征，复称丙门禁森严以及机器X受外壳所包覆，纵行经亦仅能观察外壳外观，显然前后矛盾[8]，令法院有强烈动机重新判断其是否公开使用。单就法院见解 (2) 而言，型录数据印制之目的故在于销售商品，但以型录数据是否足以充分揭露系争专利二技术特征不无疑义，骤然论定「既为销售商品自无秘密销售之理」，似有以销售要约即足以破坏专利新颖性之意，尚欠妥适。然而，法院又于其见解 (3.1) 指出「且未对丙就机器X之使用上设有任何限制」，字里行间似又透出有承认附保密协议之销售的空间。

此外，｢台湾地区｣智慧财产法院98年度(公元2009年)民专上字第15号判决、98年度行专诉字第109号判决以型录、规格书为举证之证据，99年度(公元2010年)民专上易字第35号判决则以机器本身为举证之证据，该等判决之事实部分虽无涉秘密销售，但均认印制型录、规格书及生产机器之目的在于销售商品，「既为销售商品自无秘密销售之理」，因此该等型录、规格书及机器构成先前技术。

虽｢台湾地区｣专利法第22条第1项第2款称「公开」实施为适格先前技术之要件，专利法逐条释义及专利审查基准第2篇第3章亦称「负有保密义务之人所知悉应保密之技术不属于先前技术，因公众无法获知该技术内容，其仅为负有保密义务之人所知悉而处于未公开状态」，但｢台湾地区｣智慧财产法院于专利法上似乎认为销售或其要约必然属于公开行为，并有否认买受人为负有保密义务之人之可能，立场上疑似向美国最高法院靠拢。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～