「台湾地区」专利法第26条第2项明定「…各请求项应以明确、简洁之方式记载,且必须为说明书所支持。」此间谓之明确除了「单独由请求项之记载内容,即可明确了解其意义,而对其范围不会产生疑义」之外,还包含了「每一请求项的范畴应明确」。然而,审查基准中仅仅指出发明专利必须明确于前言处 (即目标名称) 记载请求项所指者为物或方法,并未继续深入讨论。但,范畴明确与否岂是审查基准寥寥五行就可道尽。
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发明请求项的范畴
「台湾地区」专利法并未如美国专利法一般,在规范专利要件之前就先开宗明义地划定发明的种类[1],而是在规范专利权效力的章节指出发明可以分为「物之发明」与「方法发明」两个范畴[2]。在此分类模式下,专利工程师理应不会犯下「一种方法或装置,包含…」或「一种方法及装置,包含…」这种审查基准所举的低级错误,于是这个议题似乎没有讨论的必要。然而,牛头不对马嘴,即请求项前言与主体范畴不一致,却是真实的涉讼案件[3]。问题就出在实务做法的「物之技术特征应以结构予以界定,若无法以结构清楚界定时,始得以功能、特性、制法或用途予以界定」,导致「台湾地区」的物之发明可以被进一步细分为特性界定物之请求项、制法界定物之请求项、用途界定物之请求项,以及功能界定物之请求项。
功能界定物之请求项
「台湾地区」审查基准记载:
物之发明通常应以结构或特性界定请求项,方法之发明通常应以步骤界定请求项,惟若某些技术特征无法以结构、特性或步骤界定,或者以功能界定较为清楚,而且依说明书中明确且充分揭露的实验或操作,能直接确实验证该功能时,得以功能界定请求项。请求项中包含功能界定之技术特征,解释上应包含所有能够实现该功能之实施方式。
请求项中物之技术特征以手段功能用语表示时,或方法之技术特征以步骤功能用语表示时,其必须为复数技术特征组合之发明。手段功能用语系用于描述物之请求项中的技术特征,其用语为「…手段(或装置)用以…」,而说明书中应记载对应请求项中所载之功能的结构或材料,步骤功能用语系用于描述方法请求项中之技术特征,其用语为「…步骤用以…」,而说明书中应记载对应请求项中所载之功能的动作。 (摘录自审查基准第二篇第一章 2.5.3节) |
第一点,在说明书充分揭露的前提下,某些技术特征无法以结构、特性或步骤界定,或者以功能界定较为清楚时,得以功能界定请求项。换言之,功能界定同时适用于物之发明与方法发明,这就造成了前述牛头不对马嘴的问题有了发生的可能。事实上,以笔者自身个人经历,前述的状况更常见于我国的新型专利,其请求项的各个组件充斥着处理单元、储存单元、接收单元、发送单元等习知组件,再以各种不同功能进行限缩,究其本质,根本就是方法项。透过撰写技巧将方法项包装成物之请求项的新型专利是否妥适,是一个涉及立法、行政实务、专利制度本质的大哉问,暂且按下不表。
第二点,就物之发明来说,这是一个误导性很强的章节,顺顺地读下来会让人有种感觉「功能界定物的具体写法就是手段功能用语」;文字感受性较强的读者,读完第一段在谈「功能界定」的段落后,看到「请求项中物之技术特征以手段功能用语表示时」这个转折,可能会有所警觉「以功能界定物下,请求项中物之技术特征是否有其他表示方式?」但,很抱歉地,此一章节讲述完手段功能用语的要件以及解读后就结束了。不论是平铺直叙的阅读,又或是有所警觉,都给人一种功能界定物 = 手段功能用语的感受。
专利侵权判断要点的分类
专利侵权判断要点[4]的地位很尴尬,一直以来都只是供法官「参考」,对法院并无拘束力[5],但其绝大部分内容还是有很高的实务价值,尤其是在解释专利权范围这部分有非常细致的内容。针对前述的第二点,专利侵权判断要点中,探讨请求项涉及「功能」的就有三个段落,以下分项概述之。
首先,请求项之技术特征的记载符合下列三项条件者,即认定为手段功能用语技术特征或步骤功能用语技术特征:
(1) 使用「手段 (或装置) 用以 (means for)…」或「步骤用以 (step for)…」之用语记载技术特征。
(2) 「手段 (或装置 )用以…」或「步骤用以…」之用语中必须记载特定功能。
(3) 「手段 (或装置 )用以…」或「步骤用以…」之用语中不得记载足达成该特定功能之完整结构、材料或动作。
于解释以步骤功能用语表示之技术特征时,应包含说明书中所述对应于该功能之动作及其均等范围。
按此要件,例一中其实就是个「假的」手段功能用语 (第2行,基准转速范围设定步骤用以…),因为不符合要件(3)。
例一
而例二中的第一支撑手段[6] (倒数第3行) 才属于手段功能用语。
例二
再者,请求项中包含功能界定物或功能界定方法之技术特征,若经判断非属手段 (或步骤) 功能用语技术特征,于解释该技术特征时,应包含专利申请时该发明所属技术领域中具有通常知识者所知之所有能够执行该功能的实施方式。对这种类型,笔者姑且称之为「单纯功能界定物」,例三、例四均属功能界定物的写法。
例三 (摘录自专利侵权判断要点)
例四 (摘录自专利侵权判断要点)
最后,则是所谓的功能性子句,它通常附加于请求项末段,以描述条件、功能或结果。例如请求项中记载:「一种…转向装置,包括:…,藉此 (whereby) …,达成快速转向之目的」,其中「藉此」所引导的就是功能性子句。功能性子句常被用于「补充叙述」,例如在请求项末尾限定单一组件的运作或多个组件间的连动关系。解释上,必须就个案事实加以判断,若该功能性子句对于物之结构或方法步骤造成影响,该功能性子句对于请求项界定之范围具有限定作用;若该功能性子句仅是表示所欲达到功能或结果时,对于请求项界定之范围不生限定作用。
例五 (摘录自专利侵权判断要点)
就例五来说,本体与凸透镜原本的限定条件造成了两者间只会相互直线移动,不可能会转动,「不会相对于该本体转动」实属画蛇添足,该功能性子句仅在「以达成快速调整发光组件与凸透镜间之焦距的效果」表示所欲达到的结果,因此不生限定作用。
结论
上述三种功能界定物的类型,各有其解释上的特性,导致功能界定物的请求项在撰写时需要做较为复杂而全面的考虑。但专利工程师,针对物之发明,想要透过完全避免功能界定物写法来提高请求项明确性以及涉讼时的稳定性,未免因噎废食。这些弹性才是这些写法应该要被利用的优点,例如结构难以名状时,可以考虑手段功能用语写法搭配众多实施例来界定请求项;善用单纯功能界定物写法,可以扩大请求项范围;利用功能性子句定义众多组件的连动关系。
备注:
- 35 U.S.C. 101直接指出发明专利的目标为方法、机器、制程或组合物。
- 「台湾地区」专利法第58条第2、3项。
- 「台湾地区」智慧财产法院102年度民专上字第35号。
- 旧称专利侵害鉴定要点。
- 反过来说,行政机关若是提出一份某种案件判断要点而可拘束司法机关,又置权力分立原理于何地?但专利案件又自成一套逻辑,并具有很强的技术性,折衷之下,只能「送本院提供法官于送鉴定时参考」了。
- 该案说明书列举了三种第一支撑手段的实施方式。
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作者: |
喻韬 |
現任: |
北美智权专利工程部专利工程研究组研究员 |
经历: |
台湾知名法律事务所专利工程师 |
学历: |
(台湾地区)东吴法硕乙法律专业组硕士
(台湾地区)台科大专利所硕士、(台湾地区)清华大学生资所硕士
(台湾地区)北科大电子系学士、(台湾地区)东华大学生科系学士 |
专长: |
专利申请 (布局、撰稿、答辩);欧盟、美国、中国、台湾专利法规及相关判例研究;台湾专利 举发及诉讼 |
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