079期
2021 年 1 月 20 日
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明确、充分揭露与可据以实现
喻韬/北美智权 专利工程研究员

台湾专利审查人员与从业人员的日常工作与进步性 (台湾专利法第22条第2项) 相关居多,新颖性 (第22条第1项) 次之;不论是新颖性还是进步性层面、也不论是核驳还是答辩行为,都可说是以论证、说服为中心展开。但当核驳理由是台湾专利法第26条第1项的时候,就不太有修正的空间了,轻则审查人员误会一场,从业人员提供说明与左证即可令审查人员明了;重则因为说明书本身存在先天缺陷而回天乏术。

台湾专利法第26条第1项

法条文字很简单:说明书应明确且充分揭露,使该发明所属技术领域中具有通常知识者,能了解其内容,并可据以实现。白话似乎是:说明书要写得明明白白,让同行能看懂,还要能让同行可以看着说明书而完成一模一样的成品。然而,利用直观来解释法条,从来就是一个傲慢的行为,不然全台湾法律系难道都在混四年吗?不如收掉,改把经费及课程时间挹注到全国各国、高中的中文课程,完成国民教育者即为法律人,岂不美哉!

单就法律文义解释,可以解析出该条文规定之撰写说明书的三大关键:明确、充分揭露、据以实现,明确与充分揭露之义涵则由专利法施行细则[1]及审查基准中进一步定义。

明确是指「应记载所欲解决之问题、解决问题之技术手段及以该技术手段解决问题而产生之功效」[2],且三者之间应有相对应的关系,使该发明所属技术领域中具有通常知识者能了解申请专利之发明[3],另外,「说明书、申请专利范围及摘要中之技术用语及符号应一致」[4],具体而言,应使用发明所属技术领域中之技术用语,用语应清楚、易懂,以界定其真正涵义,不得模糊不清或模棱两可[5]。由此可见明确这部分较偏向于形式上的要件,要说明书明确并不困难,细心即可。

充分揭露是指的说明书应包含下列事项及内容[6](1) 了解申请专利之发明所需的内容 (例如应记载发明所属之技术领域及先前技术等,有图式者,尚应包括图式简单说明);(2) 判断申请专利之发明是否具备专利要件所需的内容 (例如应记载发明所欲解决之问题、解决问题之技术手段及对照先前技术之功效)[7](3) 实施申请专利之发明所需的内容 (例如应记载一个以上之实施方式,必要时得以实施例说明);(4) 该发明所属技术领域中具有通常知识者,从先前技术无法直接且无歧异得知有关申请专利之发明的内容者,均应记载于说明书中。不同于明确的要求,充分揭露已经包含了相当的实质要件,即为,使所属技术领域中具有通常知识者能够了解、判断,并按图索骥、照本宣科。由此观之,说明书之所以可以被据以实现,乃基于说明书之记载内容明确并充分揭露,换言之,明确、充分揭露较像是可据以实现的判断门坎[8],达成可据以实现方符合台湾专利法第26条第1项 (如图1所示)。而说明书充分揭露的诀窍在于尽最大可能地排除主观意识,因为主观意识会令发明人疏漏其自以为没有必要记载的技术特征,导致说明书的记载内容无法据以实现。

图1. 台湾专利法第26条第1项之判断架构

制图:喻韬

案例:智慧財產法院 109 年行專訴字第 20 號判決[9]

此案涉及「气垫床之压力感测装置」新型专利 (如图2所示) 之举发,专利权人为原告、台湾智慧局(TIPO) 为被告、举发人为参加人。除请求项进步性之争议外,还涉及请求项对应之说明书内容是否符合台湾专利法第120条准用第26条第1项之规定。

图2. 气垫床之压力感测装置之代表图

原图出处:TIPO;后制:喻韬

该新型说明书内容相当精简,重点仅在于实施方式的倒数第2及3段,其倒数第2段 (第1实施方式) 重点大致如下:

(1) 当气垫床有所承重时,气压泵12先同时对第一管体31与第二管体32充气至基本之最低压力,而后停止对第二管体32充气

(2) 由于气垫床4之承重,第一管体31之压力呈现缓慢增加[10]

(3) 而压力感测单元2将于停止对第二管体32充气一段时间后,开始侦测第一管体31之压力,且依据第二管体32停止充气前、后之气压,侦测出第一管体31之变化状态,使压力感测单元2可侦测第一管体31与第二管体32间之压力差,进而正确判定气垫床4所承载之重量

而其第2实施方式与第1实施方式大致相同,惟上述 (1) 中之「停止对第二管体32充气」改为「释放第二管体32之气体」。然而,此即为原告败诉的主要因素,如图3所示,法院认为「综上所述」前后连接者应为同一实施例,说明书就同一实施方式却记载不同之操作方式以取得压力差作为测量依据,系争专利说明书内容显然有前后叙述不同、相有矛盾之处,难认已具体明确且充分揭露。况且,说明书内容所载有解决问题之技术手段,但无论是「释放」气体或「停止」充气之实施方式均不明确而未充分揭露,所属技术领域中具有通常知识者,无法了解其内容,并可据以实现。

最后,法院认为TIPO以该案说明书违反台湾专利法第120条准用第26条第1项规定的部分,与法院所持理由虽略有不同,但结论并无二致。是否不具进步性之部分既已不影响本件判决之结果,即无审究之必要,至此以维持诉愿结果,即举发成立撤销该专利,而告一段落。

图3. 气垫床之压力感测装置之实施方式之截图

图片来源:TIPO

评析

该案审理期间,原告基于其他先前技术主张依说明书之内容,所属技术领域中具有通常知识者于参酌说明书内容后,当然不会将第一与第二管体设计为与气垫床相互连通,使第一与第二管体及气垫床于稳态时压力均同,造成第一与第二管体无压力差之情形。而法院相信其主张,认定第一与第二管体应属独立且未相连通之组件,仅分别各自与气垫床内之气囊连通 (第一与第二管体各自连通不相通的气室),而且指摘被告 (TIPO) 未参酌说明书及图式之内容,遽认系「气垫床」应属单一气室,而认第一与第二管体可透过气垫床相连通,稳态时压力因与气垫床连通应该相同,即有违误。

然而笔者认为,就说明书本身而言,此处出现最明显的问题在于「该气垫床4系与第一管体31及第二管体32连通」 (实施方式第5段原文摘录) 这段记载,依此组件配置方式将导致,在 (1) 时虽然停止对第二管体32充气,但在 (2) 时第一管体31之压力呈现缓慢增加将直接导致第二管体32之压力呈现同样的增加趋势;再者,在 (3) 中,「侦测第一管体31之压力」将会得到一较高压力 (以下略称为压力A),「依据第二管体32停止充气前、后之气压,侦测出第一管体31之变化状态」,第二管体32停止充气前之气压即 (1) 中所谓之最低压力(以下略称为压力B),第二管体32停止充气后之气压最终将会是压力A (因为第一管体31、第二管体32透过气垫床4而相互连通),而此时「压力感测单元2可侦测第一管体31与第二管体32间之压力差」将会是0、没有压力差 (都是压力A)。换言之,按照说明书的记载去构筑、操作该技术方案,将无法得到所谓的气压差,造成无法据以实现。此亦类同于TIPO于诉讼中之主张。

结论

让我们回到图1,如果「该气垫床4系与第一管体31及第二管体32连通」这个记载是明确的,而且是充分揭露的,如同上述,终将导致该案说明书无法据以实现,即依照图1中Yes 1 – Yes 2 – No 3的路径而不符第26条第1项。

但如果前提是必须基于其他先前技术,去认定一个依靠制造压力差,以进行测量的技术方案当然不会将第一与第二管体设计为与气垫床相互连通,而是分别各自与气垫床内之 (不相通的、不同的) 气囊连通,那么「该气垫床4系与第一管体31及第二管体32连通」这个本身记载就是不明确的,因为所述的前提基本上可说是与说明书记载内容互斥的,那么就会造成该案说明书依照图1中No 1的路径而不符第26条第1项。换言之,若依照原告 (申请人) 的主张 (法院肯认该主张…),原告的说明书在判断是否明确时就该出局了!

再退步言之,如果「该气垫床4系与第一管体31及第二管体32连通」这个记载是明确的,但实际实施时却必须心口不一地将第一与第二管体设计、实现为「独立且未相连通之组件,仅分别各自与气垫床内之气囊连通」,则显然未充分揭露,应循图一中Yes 1 – No 2的路径而不符第26条第1项。

图1. 台湾专利法第26条第1项之判断架构

 

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作者: 喻韬
現任: 北美智权专利工程部专利工程研究组研究员
经历: 台湾知名法律事务所专利工程师
学历: (台湾地区)东吴法硕乙法律专业组硕士
(台湾地区)台科大专利所硕士、(台湾地区)清华大学生资所硕士
(台湾地区)北科大电子系学士、(台湾地区)东华大学生科系学士
专长: 专利申请 (布局、撰稿、答辩);欧盟、美国、中国、台湾专利法规及相关判例研究;台湾专利 举发及诉讼

 


 





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