世界五大专利局中，EPO虽然不以申请案数量或审查速度著称，但其审查质量却不落人后，而且随着最新的科技动态以及EPO上诉委员会作成的新决定，EPO每年11月均会发布审查指南的改版，堪称是一个相当勤快的专利局。然而，可能是受疫情影响，去年EPO宣布推迟审查指南的更新。自2021年3月1日起，新版的EPO审查指南公布并正式生效，本次更新所涉范围相当广泛，本文挑选其中与实体审查较为相关的部分作概略说明。

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口头审理 (oral proceedings) 程序

首先，推测是受到疫情持续的影响，在审查部门与异议部门的口头审理，审查指南做了实质的更新 (于parts C-VII, 5；D-VI, 3.2；E-III, 1, 2.2, 6 & 8；E-IV, 1.11.2)。

欧洲专利局极力将视频会议(video conference，ViCo)用作口头审理的「新常态」，所有即将进行之审查与异议程序的口头审理都会透过ViCo进行，除非有严重原因致使ViCo无法进行。对ViCo技术可靠性的质疑或是无法取得、使用ViCo等空泛的反对理由均不构成前述的严重原因。所谓构成反对以ViCo进行的严重理由包含了与参与口头审理之人有关的实际原因，例如参与口头审理之人已经过证实具有视力障碍，而无法作为代表人在屏幕上进行口头审理，这种实质原因；或者审理涉及对触觉方面之特征的展示或检查，这种程序原因。

关于生物技术

因应去年5月14日，EPO扩大上诉委员会 (Enlarged Board of Appeal，EBA) 作出的G3/19意见，审查指南的多个部分 (于parts F-IV，4.12；G-II，5.2-5.5.1) 随之更新。生产动植物之主要生物学方法本就不具可专利性，G3/19意见则是确认了这样不具可专利性的限制应延伸至仅由主要生物学方法获得之动植物的产物。然而，相关法规，即施行细则第28条第(2)项，却是2017年7月1日生效的，导致了第28条第(2)项[1]与G3/19意见对2017年7月1日就已获准的专利或以2017年7月1日前为申请日/优先权日的系属案件不生回溯效力。

另外，因应去年生技类发明重新回到聚光灯下，审查指南更新了两个相关主题。

在新增章节(part F-IV，4.24)中，审查指南特地对氨基酸或核酸序列有关的术语「同一性」和「相似性」提出了在专利审查角度上的定义。而且这个章节明确指出，针对氨基酸或核酸序列，如果申请人使用同源性 (homology) 的某种百分比作为区别特征，将会被基于EPC第84条请求项明确性而核驳，除非同源性的测定与计算已经在提出申请时在申请案中就已被清楚定义[2]。

而在新增章节(part G-II，5.6)中，审查指南详细陈述了抗体相关的发明在专利上的界定方式以及建立进步性的要件。基于抗体本身不同于其他生物大分子的特殊性，审查指南共列举了(包括，但不限于)八种请求项定义抗体方式分别为：(a) 抗体本身的结构(氨基酸序列)；(b) 编码抗体的核酸序列；(C) 参考目标抗原；(d) 目标抗原与进一步的功能特征；(e) 功能和结构特征；(f)生产过程；(g)抗原决定位；(h)产生抗体的融合瘤，这八种方式中除了(b)项已臻明确，不须多作阐述，另外七项均设有小节说明，对以生技案件为主力的从业人员来说极具参考价值。

在抗体发明的进步性方面，一个与已知抗原结合的新颖抗体必须要有令人讶异的技术功效(surprising technical effect)方才具有进步性，此处所谓令人讶异的技术功效是指相比于已知可得的抗体，发明抗体对相同抗原具有较佳的亲和力、较佳的治疗活性、较低的毒性或免疫原性、预期外的物种交叉反应性或被证实有结合活性的新形态抗体构型。

以计算机实施的发明 (computer-implemented invention，CII)

CII一直是EPO很关注的领域，EPO对相关章节的修订可说是不曾间断，在今年的更新中，审查指南特别指出一些原本被认为不具备专利性的技术，在特殊状况下可以成为具专利性的发明。

以预测输入之机制协助用户在计算机系统中输入文字，这的确是一个技术功能，但在预测输入之机制中，产生字词变体，此一动作本身并非技术问题，因此被使用的语言模型本身无所谓技术贡献。然而，如果涉及在计算机上实现语言模型的技术考虑，例如与计算机内部功能有关的考虑，那么可能会产生技术效果，而跳脱EPC第52条第(2)项(c)、(d)项所定非为专利目标之范畴(part G-II，3.7.1)。

受到AI大行其道的影响，在数据检索、格式与结构方面(part G-II，3.6.3)，审查指南特别指出「认知数据」是指内容与含义仅与人类用户相关的数据(例如AI学习过程中被教导模仿人类用户认知的数据)，EPO不认可认知数据有助于产生技术效果，因此当一个技术方案混合着数据结构的特征与认知数据的特征时，此技术方案的技术功效必须全部归因于数据结构的特征，该技术方案才被认为具有发明的技术性 (technical character)。

同样受到AI的影响，本次审查指南新增了「数据管理系统与信息检索」的新章节(part G-II，3.6.4)，其中指出由数据管理系统执行的结构化查询和单纯信息检索之间有所区别，这个新增的章节的份量不少，建议从事计算机软件或AI相关发明案的撰稿人员细细阅读。

关于修正规定

根据以往散见于审查指南不同段落(parts F-II, 4.2；F-IV, 4.3 (iii) & 4.4)的原则，这次审查指南直接言明了description与claims必须要存有高度一致性(part H-V，2.7)。

在审查过程中，不再被独立项涵盖的说明书实施例必须随之删除，除非可以合理地认为，保留这些实施例对于强调经修改的请求项的特定层面是有用处的。而且，即便上述条件成立，在这种情况下，必须强调实施例未被请求项涵盖的事实(part F-IV, 4.3 (iii))。

评析

虽然本次仅用两千多字报导EPO审查指南的更新概要，相较于去年的报导精简了许多，但不代表这次更新的份量就比较小，事实上因为去年疫情冲击，全球人类改变原有生活型态，也催生了许多以往未曾被思及的技术方案，因应这种状况，这次更新的分量相当大，大到EPO除了像以往一般地提供审查指南划线本pdf文件以外，干脆直接在HTML的在线版提供更新历程的显示。

进入审查指南请注意画面右上方「Show modifications」是深色字体 (如图1) 还是浅色字体，如果是浅色，代表该章节并未更新；如果是深色，则代表该页面中有进行过更新，勾选字体左方的选项，页面则会以类似追踪修定的方式来呈现新增与删除等修改。

图1. EPO审查指南页面

备注：

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