综观美国设计申请实务，主张较早申请日利益之情事，不只是国际优先权，还有分割案和连续申请案也可主张。通常USPTO的审查人员不会进行「相同设计」的实质审查，若是在设计专利核准之后，由侵权诉讼之利害关系人，第三人或其商业竞争对手提出优质证据，向PTAB主张专利权无效，就会进行「相同设计」的实质审查。本文以美国相关案例说明主张优先权或较早申请日利益中相同设计的判断实务。

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巴黎公约第4条A项(1)款确立了国际优先权原则，对于同样内容的申请只对最先提出申请之人授与专利权。优先权主张可将「先申请原则」及专利要件之审查判断基准日提早至优先权日，优先权期间的揭露，都不会影响该申请案之可专利性。

美国专利法与较早申请日利益相关之法律规定

美国专利法第119条、第120条是关于较早申请日利益及优先权之规定。第119条(e)(1)是临时申请案（provisional application）之规定，申请人须在临时申请案之申请日起12个月内提出相对应的正式申请案，才能主张「临时申请案的申请日」为「专利申请日」。设计专利不适用第119条(e)款之优先权规定。

美国专利法第120条规定，基于「较早于美国申请之利益（benefit of earlier filing date in the United States）」，专利申请案若依据相关规定有较早于美国申请之申请案时，该同一发明人在该较早申请案（或与其同样享有该较早申请案之申请日利益之申请案）核准专利、放弃或审查确定前或核准公告后提出之后申请案，若该后申请案与较早申请案具特定关聯性者（相同设计），该后申请案得享有较早申请案之申请日之效力。简言之，依较早于美国申请之利益的规定，申请人得以较早申请案为基础申请相关之后申请案，惟该后申请案之申请专利之设计（claimed design）的内容必须已揭露于原申请案中。

通常，当审查委员认定专利申请案包括两个或两个以上的设计，且是独立的又不同的设计时，审查委员会发出「限制要求（requirement for restriction）」的OA，要求申请人限制或选择其中一个发明进行审查，而申请人可依据美国专利法第121条规定，针对未做选择的设计另申请DA案，DA案是以母案为基础的一种继续申请案，申请人在母案申请历程中或核准公告后提出DA案，都可主张其可享有母案申请日利益，主张母案之「有效申请日（effective filing date）」为其「有效申请日」。

C&D ZODIAC, INC., v. B/E AEROSPACE, INC.案

2011年4月18日，B/E Aerospace公司提出一件「飞机内部盥洗室（Aircraft Interior Lavatory）包括提供盥洗室内空间的视觉感知的设计元素」的发明专利申请，其序号为13089063（如图1），主张2010年5月20日申请的临时申请案US32619810的申请日利益。2013年11月26日核准公告，公告号为8,590,838（838专利）。

图1：B/E Aerospace公司的US 8,590,838发明专利


图2：B/E Aerospace公司的USD749,709设计专利

分割的设计专利申请案主张发明案的较早申请日利益

2013年10月10日，B/E Aerospace公司提出一件关于「飞机内部盥洗室」的设计专利的分割申请案，主张838专利的申请日利益（2011年4月18日），2016年2月16日核准公告号USD 749,709（D709专利，如图2）。2015年9月18日，提出一件关于「飞机内部盥洗室」的设计专利的分割申请案，主张D749,709设计专利案的申请日利益，2016年8月16日核准公告USD764,031（D031专利，如图3）。

图3：B/E Aerospace公司的D031专利

D031专利的PGR程序请求

2016年12月，B/E Aerospace公司在得克萨斯州东区法院针对法国飞机系统和设备提供商C&D Zodiac公司及多家子公司提起一系列专利侵权诉讼。B/E Aerospace公司控告Zodiac制造的飞机内部组件产品（如图4右侧），包括废物系统和厕所侵害了B/E Aerospace公司的5项专利[1]。2017年10月11日，C&D Zodiac公司提出证据向PTAB请求专利授予后审查程序（post-grant review proceeding, PGR），请求审查D031专利无法享有较早申请日利益，致使D031专利违反美国专利法第102条(a)(1)款之规定而使得专利权无效。

图4：C&D Zodiac制造的飞机内部盥洗室与D031专利之比对

C&D Zodiac公司对D031专利提起授予后审查（PGR）程序申请，检附的证据有2012年3月B/E Aerospace公司投资者日活动上展示的幻灯片，其中描述了D031专利所涵盖的Spacewall技术（图5左侧），又包括8亿美元在内的商业成功以及于2011年与波音公司签订的合约。C&D Zodiac公司主张D031专利无法享有838专利的较早申请日利益，在其有效申请日之前B/E Aerospace公司与D031专利相关的波音737模块化盥洗室系统的Spacewal产品在2012年3月（有效提交日期之前）已经销售和公开使用。

图5：D031专利与B / E Aerospace投资者日幻灯片内容之比对

有差异的近似设计非相同设计无法享有较早申请日利益

2018年10月23日，PTAB发布最终书面决定，D031专利无效。PTAB认为，D031专利请求享有838专利的较早申请日利益，因而将D031专利和838专利的说明书进行比对，PTAB在D031专利中请求保护的设计与专利申请中的相关图与之间发现了一些差异（如图6蓝色箭头），显示出两者并非相同设计，因此，发现D031设计专利无权享有838专利之较早申请日（2011年4月18日）利益，而B/E Aerospace公司的波音737模块化盥洗室系统的Spacewal产品在2012年3月（有效提交日期之前）已经公开销售和公开使用，违反专利法第102(a)条。

图6：D031专利与838专利之比对图

其他发明专利也经由IPR程序而剔除权利项

C&D Zodiac也在地方法院及PTAB针对B/E Aerospace的其他专利提出了IPR程序审查，结果从838专利中剔除了29项权利项。C&D Zodiac提出的其他四项IPR请求导致两项最终的书面决定，致使B/E Aerospace公司在地方法院针对C&D Zodiac公司提出侵权诉讼的所有专利权主张均被宣告无效。

结语

由前面的分析可得知，美国D031专利与838专利略有差异，整体观之，这些差异对于整体视觉效果并无显著影响，而PTAB认为D031专利不得享有838专利的较早申请日利益。显然USPTO对于DA案及CA案的相同设计认定非常严格，外观细部稍加变化的近似设计都不会被认为是相同设计。

例如：Apple公司于2010年6月21日将申请序号29/281,460（简称为母案，2007年6月23日提出申请）中的第14实施利分割申请为申请序号29/364,272的申请案（如图8左侧，272申请案）。审查人员发现申请日至较早申请案申请日间的先前技艺（母案已于2010年6月8日核准公告，如图7之USD617,345），于是审查人员在OA中将272申请案的Fig.1与原申请案的Fig.14一起比对（如图8中间）并说明，如果272申请案要享有原申请案之申请日利益，其所附之Fig.1-2深色方形框底边两侧圆弧角及阴影修饰是原始图式无法支持的，必须将之移除，修正的图式必须与原申请案的原始图式Fig. 14一致，相同设计才能享有原申请案之申请日利益。申请人依据审查人员的建议修正图式，2012年5月核准公告（如图8右侧）。

图7：2010年6月8日公告的USD617,345之图式

图8：Apple公司的D660,315申请历程之相关图式

希望各国厂商在美国的设计专利申请如有分割及连续申请时应小心注意，分割及连续申请的图式与母案的图式必须完全一致，才是相同设计，得以享有母案的较早申请日利益。

备注：

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作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国设计专利侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《设计专利申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。