近年，由于人工智能、大数据等技术的蓬勃发展，其相关应用领域也不断攀升，有关人工智能、机器学习、神经网络、深度学习和学习演算的公司和业务项目亦如雨后春笋般冒出。有鉴于此，为更完善和明确化专利审查委员的判断基准，以及协助计算机软件相关领域专利申请人对申请专利之适格性和专利要件的掌握更有所据，台湾地区智慧财产局（TIPO）近期进行了专利审查基准十二章「计算机软件相关发明」的大幅修改，并将于今年（2021）7月1日施行。

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如同TIPO公布的修正重点说明，此次计算机软件相关审查基准（下称「基准」）之修改包括了「明确化发明定义」、「进步性架构修改为与总则内容一致」、「新增人工智能相关审查事项与案例，并以案例说明因未充分揭露而不符合可据以实现要件之情形」。此外，针对请求项以功能界定时，判断「为说明书所支持」的部分亦新增一章节进行说明，并提供示例。这些示例中不但包含了说明书不支持请求项的具体原因，尚提供了修改建议。碍于篇幅，本期内容仅略以讨论明确化发明定义的部分。

符合发明定义条件的明确化

在大数据、物联网、人工智能等技术逐渐深入人们生活中各个应用领域（如商业方法、电动车等领域）的同时，如何以明确的基准审查创新发明，是一个非常重要的议题。对于新创技术而言，最可惜处莫过于实质上颇为优异甚至已经带来明显商业成效的发明，却因是否符合发明定义的解释问题，而在申请或诉讼时因台湾专利法第21条之规定而遭核驳或判决无效。

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台湾专利法第21条：「发明，指利用自然法则之技术思想之创作」，可理解为申请专利之发明需「具备技术性」。然而，于修订前的基准中，曾出现许多似不合理之关于判断计算机软件相关请求项是否符合发明定义的描述。举例而言，修订前基准第2节记载：「当计算机程序在执行时，若产生超出程序和计算机间正常物理现象的技术功效，则解决问题之手段的整体具有技术性。所谓技术功效，系指超越程序执行时计算机内部电流电压改变等物理效果，而使申请专利之发明产生技术领域相关功效」等语。

惟对于受理工训练的研发人员而言，所有现象皆为物理现象，并无所谓不正常（异常）物理现象可言。盖物理现象系源自物理法则（多数情况为四大力中的电磁力），也就是自然法则的一环。计算机内部的物理效果基本上也全是电流电压的效应，除非是尚在萌芽的技术领域，例如利用电子自旋（spin）之类的新兴计算机，否则上述关于「技术性（用以左证符合发明定义）」之内容实质上没有意义，甚至有可能被滥用。当审查委员或法官主观上认为此专利「没什么特别」时，就可能被引用做为核驳或判决无效之理由。这类形式上看似无碍，但实质上可能伤害计算机软件相关创新领域之保护的基准文字，在此次修改中几乎均被认真地检视且删除。

此外，前版基准兼采欧洲「（进一步）技术功效」以及衍伸自美国适格性判断的「简单利用计算机」等语。前者有混淆符合发明定义与进步性判断之疑虑，后者关于「取代人工操作」和「计算机软硬件的固有功能」等用语的解释空间太大，导致许多计算机软件相关发明都可能套用这些抽象且可无限扩张解释的用语来说明申请专利之发明不符合发明定义，使得审查意见徒具形式且使申请人难以回复，无论理着力点。

协助计算机软件专利之申请

此次基准之修订，将是否符合发明定义的判断予以明确流程化（如下图），并且在各个步骤皆辅以实例说明（详参公告本第十二章第3节发明定义，2-12-13页以降），有助于申请人凭借修订后之基准即可推得请求项与说明书所需记载之内容和撰写方向。

图1：新修订基准对于计算机软件发明之判断流程

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上述判断流程的操作下，除了步骤(1)即可依据审查基准第十二章第3.3节的各种示例套用至申请专利之请求项，有凭据地对该请求项进行是否符合发明定义的判断之外，倘若此步骤仍不能明显判定是否符合发明定义，则进入步骤(2)，即3.4节的判准，判断是否符合「藉助计算机软件之信息处理系利用硬件资源具体实现」要件。所谓硬件资源系指用以实现信息处理、操作或功能之实体装置或构件，例如计算机，或其中央处理器（CPU）、内存等构件，或与计算机相连接之键盘、屏幕等。

进一步地，修订后之基准解释「藉助计算机软件之信息处理系利用硬件资源具体实现」要件，系指藉由计算机软件与硬件资源之协同运作，依据信息处理之目的建构出特定的信息处理装置或方法。判断时，审查委员应参酌申请时之通常知识，针对请求项所载计算机软件与硬件资源协同运作的具体技术手段或步骤，判断是否依据信息处理之目的实现特定的信息处理或计算，据以认定计算机软件相关发明是否符合前述要件，而为「利用自然法则之技术思想之创作」以符合发明之定义。

再者，许多颇具技术前瞻性的新创企业，其未必有丰富的专利申请经验，可能在请求项的撰写时没有明确记载所使用之硬件。这类形式上的瑕疵，在以前难免会造成审查时的障碍，但新修订之基准进一步说明，计算机软件与硬件资源协同运作的具体技术手段或具体步骤，并非指在请求项中须记载特定的硬件资源为必要。如请求项中已记载特定之信息处理技术手段，纵使请求项中仅记载计算机为硬件资源或完全未记载任何硬件资源，参酌申请时之通常知识，可知藉由计算机通常所具备的中央处理器、内存等一般硬件资源与计算机软件之协同运作，而实现该特定信息处理技术手段者，应认定符合「藉助计算机软件之信息处理系利用硬件资源具体实现」要件。

反之，如请求项中记载了硬件资源，却未记载计算机软件与硬件资源协同运作的具体技术手段或步骤，以依据信息处理之目的实现特定的信息处理或计算，仍不符合「藉助计算机软件之信息处理系利用硬件资源具体实现」要件。新修订基准清楚的说明计算机软件与硬件间的关系，解决了过去常常因为欠缺硬件所造成之核驳或判决无效的缺憾，此部分的修订，实在是值得赞许。修订后的基准甚至针对「藉助计算机软件之信息处理系利用硬件资源具体实现」给予同类且相似的两组请求项内容，具体详细地说明一者（第3.4节例1）为不符合发明定义，而另一者（第3.4节例2）为符合发明定义的确切原因，给予申请人明确的参考标准。

新修订基准将带动计算机软件发明之创新

相信经由此次基准的修订，除了过于明显不符合发明定义的情况外，申请计算机软件相关专利的审查门坎将会以专利要件（例如，进步性）为主，客观地搜寻先前技术，以实质存在的技术内容作为审查意见的内容，方能稳定计算机软件相关专利的审查质量，并鼓励新创技术的申请。且由新版计算机发明相关审查基准的修订，可知台湾专利界，尤其是TIPO对计算机相关审查基准的用心和投入大量资源，使其更加完善，并藉由明确的叙述和每一检视点后附加的辅助示例，尽可能让发明定义的检视事项明确、可操作性强且大程度地降低主观性、不可预测性以及进步性概念混入发明定义判断的情形，使新兴技术之发明在专利申请的过程中，可依据修订后的审查基准，真正帮助实质创新的技术得到适切的保护。

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作者： 熊诵梅 现任： 台湾德勤商务法律事务所（Deloitte Taiwan Legal） 法律科技创新服务负责人 学历： 柏克莱加州大学法学院博士，台湾大学法律系硕士、学士 经历： 台湾地区智慧财产法院法官