请求项范围的解读是一项很专门的技能，其内涵不仅会因审理机关之不同而有所变化，也会随着请求项的类型而有所不同。USPTO对于请求项范围解读的最高指导原则是奠基于Phillips v. AWH Corp.案的「最广合理解释 (broadest reasonable interpretation，BRI) 原则」，该原则之具体细节见于MPEP 2111，其中虽对物之发明与方法发明均有提及，但在实际案例中的适用方式却并非依一般常识而可做出正确的判断。

最广合理解释

美国专利实务中，请求项解读 (claim construction) 的原则并非唯一，在审查阶段采取「最广合理解释 (BRI) 原则」，在侵权诉讼阶段则采取「一般意义解释原则」。一般意义解释原则之内涵是一旁观之该发明所属技术领域中具有通常知识者，基于申请专利之历史档案，客观地解释请求项的文字意义，并合理地界定出请求项范围；反观「BRI原则」，则是以申请人的主观意图为中心，认定请求项具有最大且合理范围，但在此原则下审查人员将能更加轻易的检索到相关先前技术来进行审查，申请人就必须在答辩过程中进行修正，藉由来回拉锯的过程同时达成建立可专利性与探求申请人真意的目的，而且透过这个过程建立起申请专利之历史档案。

在「最广」与「合理」间，「BRI原则」更加着重合理，即指在认定请求项用语的意义时，采取用语的简单、明白意义 (plain meaning)，并与该用语之通常且惯用之意义一致 (此通常且惯用意义是必须该专利所属技术领域中之熟悉该技术者所能理解)。同时也必须与说明书与图式中所使用的该用语的意义一致，这容留了更多申请人表达主观意图的空间，申请人可以自己对词汇定义，建立适用于该申请案请求项的词汇集，甚至对通常且惯用之用语重新做出定义。

具条件的方法项

也许前述记载于MPEP中的原则对大部分从业人员来说已属老生常谈，但该等原则仅属MPEP 2111中的一部分，大部分人不一定具有将MPEP逐字阅读完毕的耐性与时间，然而魔鬼藏在细节里，MPEP 2111.04 II 「可能发生的限制」(contingent limitations) 一节中记载了非常特别的请求项解读见解，该小节之重点兹分述如下。

首先，对于具有「可能发生的限制」之方法项，其BRI原则之适用为仅针对该等必须执行的步骤进行审查，审查范围不包含「由于不满足先决条件而不必须执行的步骤」。例如，假设一个方法项在如果 (if) 第一个条件发生，则执行步骤A，并且如果第二个条件发生，则执行步骤B。那么，如果该方法项能够在第一个或第二个条件不发生的情况下实施，那么对该方法项的BRI不需要包含步骤A或B；如果该方法项要求第一个条件必须发生，那么该方法项的BRI需要包含步骤A；如果该方法项要求第一个和第二个条件都要发生，那么该方法项的BRI需要包含步骤A以及步骤B。

再者，对于一系统 (装置或产品) 项，其在某一先决条件满足时，执行相关功能之结构当然必须存在 (包含在审查范围内)。换言之，对于实质相同的技术内容，方法发明与执行该方法的物之发明，BRI原则之适用是完全不同的，不论先决条件是否满足、不论相关功能是否被执行，其结构都必须存在，当然也必须被包含在审查范围内。
以上论述看似相当合理，大部分读者在亲见实例之前可能无法体会到方法项BRI对撰写请求项的冲击，或者是说麻烦之处。

Ex parte Schulhauser

MPEP中以此一案例来说明方法项的BRI，首先我们先来看一下该案件中之系争请求项1。

图1. 根据系争请求项1所绘之流程图

在图一中可以看到，该方法项的流程根据electro cardiac signal data是否落在threshold electrocardiac criteria内，自step 2起分岔为step 3a与step 3b及其后步骤。在审查阶段，审查员两度以先前技术组合已经揭露步骤step 1、step 2、step 3a为由核驳系争请求项1，同时以相同理由核驳对应于系争请求项1的装置项，申请人上诉PTAB，上诉理由中除了反驳上述审查员核驳理由，还包含了「先前技术组合并未揭露step 3b以后之某一步骤」、「先前技术组合并未揭露系争请求项1之各步骤的顺序及判断条件」等涉及step 3b以后之步骤的上诉理由。

针对审查员聚焦step 1、step 2、step 3a进行审查这点，PTAB不仅认可而且给出了明确的理由。由于step 3a、step 3b两者的条件是互斥的，本质上，系争请求项1包含了两个方法 (一者为step 1、step 2、step 3a；另一者为step 1、step 2、step 3b及其后步骤)。又由于前述MPEP之「如果该方法项要求第一个条件 (在此是指if the electro cardiac signal data is NOT within the threshold electrocardiac criteria) 必须发生，那么该方法项的BRI需要包含步骤A (在此是指step 3a)」，造成该方法项的BRI不需要包含另一步骤 (在此是指step 3b)。另一个可能性是系争请求项1包含step 3b，但不包含step 3a，然而这个可能性却可以被BRI原则中较为次要的「最广」原则给击败，因为包含了step 1、step 2、step 3a的方法显然要广于包含了step 1、step 2、step 3b及其后步骤的方法 (见下图二)。

图2. PTAB对BRI原则在系争请求项1之适用的见解

在本案中，PTAB最终认可了对系争请求项1的核驳[1]，但推翻了对对应于系争请求项1之装置项的核驳 (理由同MPEP 2111.04 II中对装置项的阐述，于此不再冗述)。

变更用词并无实益

在许多方法、流程、步骤的技术概念中，if, then, else是非常普遍的处理逻辑，但透过这个案例可以得知，以这样conditional limitation的方式来撰写方法项，将导致申请人面对USPTO时处于非常不利的地位。首先，根据MPEP的记载，若在单线、不分岔的流程中，if所引导的条件未必会发生，则对该方法项之审查很可能得以正当地忽略自if所在的步骤，及其之后的步骤；其次，以Ex parte Schulhauser為为例，若在分岔的流程中，if所引导的各个条件将涵盖事件的100%可能性[2]，则对该方法项之审查很可能会针对步骤最少即可实施完成该方法的「走法」，亦即该方法项的最广范围。

日前听闻网络论坛上的一些外国同行在讨论，不使用if，而改用when，甚至更复杂的文字，例如某步骤based upon某条件，来规避方法项的BRI原则。但笔者参照MPEP及Ex parte Schulhauser细部内容后，并不认为上述方式将有所帮助[3]，审查员理所当然的会拆解、分析系属的方法项，寄望审查员一时闪神而没发现conditional limitation，这种想法未免过于天真。

回说Ex parte Schulhauser，如下图，申请人先是把triggering an alarm state if the… (step 3a) 此步骤给删除了，让该方法项转变为单线、不分岔的流程，更重要的是加上了正面肯定的句式：determining the electrocardiac signal data is within the threshold electrocardiac criteria，这样的修正导致该方法项直接针对条件符合的状况来展开后续步骤，免去了conditional limitation，最终该方法项以此型态通过了审查。

图3. Ex parte Schulhauser之后对系争请求项1的修正

备注：

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