在各种关于是否可获得专利权的判准中，最难以捉摸的当属进步性了，或称非显而易见性。由于其个案性质强烈，目前世界各国在进步性的法规方面均以较为笼统的文字进行定义，导致各国专利主管机关不得不在审查基准、审查指南中连篇累牍地论述进步性的内涵与判准。然而，专利行政机关对进步性的认可并非牢不可破，诉讼才是检验专利的最高标准。在这个前提下，司法机关如何看待进步性就变得极为关键了。

●事实背景

在一系列讨论之前，且让我们花一点时间了解事实背景。

大金 (Daikin) 透过第三方复审程序 (Inter Partes Review，IPR) 攻击科慕 (Chemours) 拥有的7,122,609号与8,076,431号专利。科慕失利后对CAFC提出上诉，在此判决[1] 中CAFC并不认同PTAB关于进步性的三项论述，据此撤销了PTAB的相关裁决。此案件之争执核心在于7,122,609号专利的独立项，该请求项对应于名为FEP 9494的科慕产品：

1. 一种部分结晶的共聚物，包含四氟乙烯、六氟丙烯，其量相对于六氟丙烯指数 (HFPI) 为自约2.8至5.3，该该共聚物系于不存在添加的碱金属盐之情况下予以聚合及分离，具有约30±3克/10分钟范围内之熔体流动速率，且具有不超过约50个不稳定端基/106个碳原子。

其中，关于进步性的关键特征是「30±3克/10分钟范围内之熔体流动速率」，然而，先前技术[2]揭露的聚合物具有15克/10分钟或更高的熔体流动速率，特别是其实施例A11更揭露了熔体流动速率为24克/10分钟。PTAB认为，本领域中具有一般知识者能够基于先前技术的揭露内容，来提高熔体流动速率而完成系争请求项，故系争请求项不具备进步性。

●反向教示

CAFC不认同PTAB在这方面的论述，原因在于先前技术除了揭露前述熔体流动速率之外还提及两件事。

首先，先前技术否定此前本领域内的成见，即共聚物的分子量分布越广，导致熔体流动速率越高，制程的速度就可以越高的此一观点，并指出窄的分子量分布才可以有更佳的表现。

节录先前技术

再者，先前技术指出链转移剂这种物质本质上就会加大分子量分布，因此应该要避免使用，从而避免加大分子量分布。

节录先前技术

节录先前技术

综上，先前技术建议不要靠着加大分子量分布来提高熔体流动速率，较窄的分子量分布即可有理想的熔体流动速率，也就是说基于先前技术揭露的熔体流动速率数值，先前技术并不建议再加以提升。换言之，对于将已揭露之24克/10分钟熔体流动速率提升到系争请求项之30±3克/10分钟之熔体流动速率 (此为PTAB的见解)，该先前技术的上述内容已经构成了反向教示。

CAFC指出，由于PTAB仅仰赖此一先前技术，单凭这些揭露内容并不能说服阅读者从其内容以加大分子量分布的方式提高熔体流动速率。

节录本案判决

CAFC对于本案这方面的处理与MPEP 2141.02 VI. 关于反向教示的判断原则「必须全面考虑先前技术参考文献，即作为一个整体，包含偏离所主张之发明的部分[3]」是符合若节的。

● 市场份额

由于系争请求项对应到了科慕的实际产品「FEP 9494」，因此科慕也提出了「辅助性判断因素 (secondary consideration)」来支持系争请求项的进步性，即实际产品商业上的成功。然而，科慕仅提出实际产品的销售数据，却并未提出该产品的市场份额 (market share)。

MPEP 716.03 (b) IV 指出「如果没有关于市场份额、产品销售期间或在市场上一般预期销售额的证据，那么总销售额数并不代表商业上的成功。」据此，PTAB不认为销售数据足以建立实际产品商业上的成功。

MPEP 716.03 (b) IV

CAFC却不这样认为，CAFC引用数篇判决来指出：若有市场份额作为补强，固然提供了更好的商业上的成功的立论证据，但销售数据本身已足以建立商业上的成功。

节录本案判决

值得注意的是，MPEP的记载内容并非欠缺立论基础，而是出自一篇1985年的判决与1988年的单方复审裁决，与之相对地，CAFC则是引用了三篇1997年、一篇1999年的判决。

● 封锁性专利 (blocking patent)

在第三方复审程序阶段，PTAB认定系争专利是「封锁性专利」，阻挡了他人进入相关市场。这个判断不仅CAFC不同意，甚至已经偏离了MPEP 716.01(c) IV. 中对于封锁性专利的定义。

根据MPEP，封锁性专利一词使用的情境如下：当有一先前专利A存在，系争专利B之实施会对专利A造成侵权，而专利A与专利B又均属同一权利人时，专利A就是所谓的封锁性专利。换言之，专利A (封锁性专利) 较为上位，而专利B则较为下位。

封锁性专利存在而发生的效果将会是吓阻他人对「类似专利B之发明(在市场上堪可与专利B之发明竞争的另一发明)」的制造、开发与销售，此时，应该要对专利B「商业上的成功」或「解决长久未获满足的需求」这两项辅助性判断因素，在判断进步性时给降低权重。

专利政策上与现实上，当封锁性专利存在时，要给予系争专利商业上的成功给予较低的评价、不要把商业上的成功看得那么重要，是极其合理的。当封锁性专利存在，他人被吓阻而不愿进入其请求项范围时，下位之系争专利的实际产品，在市场上当然鲜有竞争产品，理所当然地就会有很高的机会获得商业上的成功，然而这却是封锁性专利吓阻力的功劳，并非系争专利实际产品有显著的市场竞争力，进而也就可以合理的判断系争专利并非那么地有进步性。

图1. 「封锁性专利」情境图

北美智权报／喻韬制图

回到科慕的系争专利，它没有上位的老大哥专利罩着它，它也不做其他专利的靠山，其产品就是仰赖系争专利本身来保护。封锁性专利与本案在情境上风马牛不相及，何来封锁性专利一说？因此，CAFC判断PTAB在这方面的裁决也不正确。

● 结语

CAFC认为PTAB在关于进步性的三项判断中，全部都有所谬误，因此在2021年七月撤销了PTAB的判断。

这个案子有趣的地方在于，它以进步性为中心，做了各种不同面向的实例展示：在反向教示的门坎上，CAFC这次采取了「先前技术建议最好不要这样做」就构成了反向教示的标准，而非「先前技术说这样做会失败 (而系争专利却成功了)」；在商业上的成功方面，CAFC引用了更多、更新的判决来驳斥PTAB的见解，甚至可以说赏了MPEP一耳光；在封锁性专利方面，PTAB则很明显的做出了草率的判断，CAFC的角色比较像在做名词解释。

更让人不解的是，PTAB在商业上的成功 (尤其是市场份额) 与封锁性专利的论述简直可说是自相矛盾，如果需要相当程度的市场份额才成建立商业上的成功，而PTAB并不认同科慕仅提出销售数据做为证据，即是说PTAB隐隐然认为系争专利之产品的市场份额不足，又怎么会同时认为系争专利阻挡了他人进入相关市场；又如果系争专利阻挡了他人进入相关市场为真，那么其产品必然称霸市场，何须执着于市场份额？

进步性的标准有很强烈个案性质，审查基准、审查指南很难面面俱到地记载或论述，指针性的判决反而比较可能协助从业人员掌握进步性判准的神髓。

备注：

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