本文以美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.案[1]，来讨论美国与台湾在处理设计专利新颖性争议时之差异。

本案系争设计专利包括美国专利第D529,263号、第D545,032号、和第D545,033号；第一件专利是母案，而另二件专利是其接续案，三者皆关于洞洞鞋的设计。被控侵权物则是洞洞鞋。

原告International Seaway Trading公司是运动鞋类或服务物品的采购商或代理量贩店的进口商。被告为Walgreens公司和Touchsport Footwear USA公司，第一位被告是贩卖药物为主的量贩店，但其兼卖鞋类物品，而第二位被告是与原告在同一行业的厂商。

原告于2008年2月15日在美国联邦佛罗里达州南区地方法院对被告提起专利侵权诉讼，主张被告所贩卖的洞洞鞋侵害其设计专利。在诉讼进行中，被告向法院声请以中间裁定宣告系争设计专利无效，因为该些专利不具新颖性和进步性。本案地院同意被告的声请，并裁定系争专利无效，因而致本案终止。不过，本案地院仅针对新颖性议题做出裁定。

原告不服该裁定，而选择上诉至CAFC。对于本案地院裁定，CAFC维持一部分见解，但废弃另一部分见解而发回重新审理。本案的争议有二个。第一为设计专利的新颖性判断基准；第二为该基准应从「穿着鞋子时刻」来看系争设计专利与引证案，或应从「销售时间点」来看。

争点一：新颖性判断基准

关于新颖性判断基准的争议，主要问题在于应选择「新颖之处」（point of novelty）测试或「通常观察者」（ordinary observer）测试。本案地院采用后者，而CAFC亦表赞同。

对于过去所采用「新颖之处」测试，当用于侵权分析时，其重点放在从已知设计的观点来评价系争设计专利的新颖特征，再分析侵权物与系争专利的新颖特征间的近似度。当用于可专利性分析时，其重点在于从已知设计创作来阐释引证案设计的新颖特征，再比较系争专利与引证案的新颖特征间的相似度。

CAFC认为「新颖之处」测试过于强调已知设计，其法律适用上有困难度。在新颖性的判断时，「新颖之处」测试的重点会集中在引证案和系争设计专利的微小差异。

CAFC表示既然「新颖之处」测试并不是一个必须采用的基准，则在考虑侵权分析的基准已经改为完全采用「通常观察者」测试、且新颖性分析和侵权分析必须采用一致的基准的情况下，设计专利之新颖性分析应采用「通常观察者」测试为唯一的基准。

对所谓「通常观察者」测试在新颖性的判断上，CAFC并无陈述该判断原则的具体内容。但CAFC有解释「通常观察者」测试在专利侵权的判断原则。CAFC举2008年的Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案[2]而指出在侵权分析中，「通常观察者」测试重点在于从已知设计的观点来比较系争专利和侵权物的差异。首先，此假想的一般观察者会检视系争专利和已知设计的差异处。当系争设计专利和已知设计很近似时，系争专利和侵权物间的小差异对该一般观察者而言就是很重要的信息。

此意味当系争设计专利和已知设计的类似部分越多时，针对该类似部分，系争专利和侵权物间的差异尽管微小，该微小的差异对于侵权不成立的认定是重要的因素。

以此观点用于新颖性判断，我们可推知「通常观察者」测试在新颖性判断的使用原则为，首先比较引证案的设计和已知设计的差异处。如果引证案的设计和已知设计间的近似部分越多时，对于该近似部分，引证案和系争设计专利间的差异尽管小，该些微的差异对于具有新颖性的认识是重要的因素。

争点二：系争专利和引证案的比较时间点

本案地院判断新颖性时忽略洞洞鞋的鞋垫设计，因为该部分是消费者在穿着洞洞鞋时所不会看到的部分。CAFC认为这样的观点是错误的。CAFC认为地方法院把判断的观点局限在购买洞洞鞋的时间点，而非洞洞鞋的「正常使用」（normal use）期间。

CAFC认为判断新颖性的观察点是「正常使用」期间，而该期间是从洞洞鞋生产或组装完成到鞋子被销毁、遗失或消失为止。因此，「鞋垫」在该期间中是会被目视到的。该鞋垫部分的设计特征应该被纳入新颖性判断的因素。因为本案地院没有做如此判断，故裁定中的该部分意见应被废弃，而该鞋垫设计所产生的新颖性判断争议应该由被告重新举证以推翻系争专利应为有效的推定。

启发一：设计专利的新颖性判断

根据International Seaway Trading Corp.案，美国设计专利的新颖性判断有两个重点，一个是「通常观察者」测试，要从系争专利在「正常使用」期间的可被目视特征来判断。「通常观察者」测试的重点在于系争专利和引证案间的比较，而差异特征的重要性是与已知设计的内容有关系。当引证案越相近于已知设计时，对于该相近的特征，引证案和系争专利间的些微差异，从一般观察者眼中来说，都是凸显系争专利具新颖性的重要因素。所谓「正常使用」期间不是指系争专利设计被消费者使用的状态，而是该专利可被目视的状态。

启发二：关于流行且实用物品的设计专利与其可专利性

由本案的系争专利和引证案图示（图1至4）可知，鞋面的洞洞设计是相当接近的。二者的差异是鞋垫的设计。洞洞鞋是近年的流行产品，其特征为鞋面上有洞洞。如果不是如此设计，鞋类不容易被归类为洞洞鞋。因此，流行类商品设计的可专利性判断会充斥着较多的已知设计。

与台湾的比较

台湾设计专利的新颖性判断是从「普通消费者」的观点，即：「审查人员应模拟普通消费者选购商品之观点，比对、判断申请专利之设计与引证文件中所揭露之单一先前技艺中相对应之内容是否相同或近似，若依选购商品时之观察与认知，申请专利之设计所产生的视觉印象会使普通消费者将其误认为该先前技艺，即产生混淆、误认之视觉印象者，应判断申请专利之设计与该先前技艺相同或近似」。

另判断上有三个重点。首先是「整体观察」，指「应以图式所揭露之形状、花纹、色彩构成的整体外观作为观察、判断的对象」；另「应以图式中『主张设计之部分』的整体外观为准」。

其次为「肉眼直接观察比对」，指「应以肉眼直接观察为准，避免将细微差异微观放大，而将原先足以使普通消费者混淆之设计外观被判断为不近似」；但「若该类物品通常系藉助仪器观察以供普通消费者进行商品选购者」，则可「藉助仪器观察比对」。

第三是「综合判断」，指「应以申请专利之设计的整体外观为对象，而非就商品之局部特征逐一进行观察、比对」，且「审查时应以容易引起普通消费者注意的特征为重点，再综合其他部分构成申请专利之设计整体外观统合的视觉效果，客观判断其与先前技艺是否相同或近似」。

至于「容易引起普通消费者注意的特征部位」，于审查时应考虑设计特征、视觉重点、及具变化外观之设计等三种类型。「设计特征」指「申请专利之设计对照先前技艺，客观上使其具新颖性、创作性等专利要件之创新内容」、且「必须是透过视觉要求之创作」。「视觉重点」指「依物品特性，以普通消费者选购或使用商品时所注意的部位」，并「应以该视觉重点及其所揭露之设计特征作为容易引起普通消费者注意的部分」。「具变化外观之设计」指「设计可能呈现多种变化之外观」，于审查时「应以其所揭露各个变化外观之设计及所揭露之设计特征为判断对象」，而只要有引证案所未揭露之外观设计，则应有新颖性。

整体来说，台湾的新颖性基准和美国有所差异。美国关注于引证案的新颖特征，而台湾重视引证案相对于设计专利申请案的新颖特征。美国注重申请案的使用状态，而台湾会考虑引证案的使用状态。美国不区分主要或次要特征，但台湾会在意主要特征。

备注：

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系