第118期
2022 年 09 月 14 日
  北美智权官网 历期智权报   订阅北美智权报  
 
先前技术中的明显错误
─ LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.
喻韬/北美智权 专利工程研究员

在美国专利之审查阶段,对于先前技术中的明显错误 (obvious error),执掌专利相关争讼的司法机关早在1970于In re Yale案中就已确立了「明显错误的信息不能用作为揭露系争请求项之基础」的原则,此一原则看似合理且妥当。由于In re Yale中发生的错误无须甚费心力即可辨认,当属「明显」,应无疑义,但对于需要耗费相当人力方能辨认的错误,是否属于「明显」,则鲜有相关见解。

In re Yale案件背景

在正式进入LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.前,我们先来了解一下半世纪前In re Yale (434 F.2d 666 (C.C.P.A. 1970)) 一案中的先前技术发生了甚么错误。

USPTO结合四项先前技术对与分子CF3CF2CHClBr相关的系争请求项提出进步性核驳,其中一项先前技术 (Clements et al.) 所揭露的技术特征,即分子CF3CF2CHClBr,在文本中的记载方式却极为不寻常。首先,该先前技术中的第1图表列了此一文献所涉及之所有化合物,其中并没有CF3CF2CHClBr,CF3CF2CHClBr仅只在第3图中出现过一次。其次,第3图中共列出九种化合物,除CF3CF2CHClBr外,对于另外八种化合物,在第1图、第3图中都具有一致的参数 (Log Pf),但第3图中CF3CF2CHClBr之参数数值在第1图中却是属于CF3CHClBr (显然,第3图之CF3CF2CHClBr与第1图之CF3CHClBr之间只有一者是正确的)。最后,针对CF3CF2CHClBr是否为错误的记载,在询问该先前技术的共同作者后得到证实,第3图中的CF3CF2CHClBr应为CF3CHClBr (见图1)。

图1. 节录自In re Yale

In re Yale案中,美国司法机关确立了「若先前技术中所包含的误植或类似性质之错误,对技术领域中具有通常知识者来说是明显的,足使其将该错误信息当作误印而心中忽视之,或心中以正确信息取代之,则该错误信息不得用作为揭露申请目标」的原则。

案件事实

本案由LG在PTAB发起,意图以不具进步性为由来撤销Immervision之美国专利第6,844,990号,其中代表性请求项为附属项请求项5 (涉讼重点以红色字体标示) (LG也意图撤销系争专利请求项21,但于另案中,双方对主要先前技术的争执并无不同,故不冗述):

  1. (Cancelled) A method for capturing a digital panoramic image, by projecting a panorama onto an image sensor by means of a panoramic objective lens, the panoramic objective lens having an image point distribution function that is not linear relative to the field angle of object points of the panorama, the distribution function having a maximum divergence of at least ±10% compared to a linear distribution function, such that the panoramic image obtained has at least one substantially expanded zone and at least one substantially compressed zone.
  2. The method according to claim 1, wherein the objective lens compresses the center of the image and the edges of the image and expands an intermediate zone of the image located between the center and the edges of the image.

请求项涉及生成数字全景影像的方法,而争执关键则在于先前技术是否揭露了涉讼关键技术特征,即「…压缩该影像的该中央与该边缘,并扩张位于该影像的该中央与该边缘间之该影像的一过度区域」。

先前技术

LG质疑系争请求项进步性的基础来自于美国专利第5,861,999号 (以下略称为Tada),其与「利用非球面透镜的超广角镜头系统」相关,并明确记载并入其来自日本之优先权基础案。Tada揭露了在细节上,例如镜片厚度、镜片间的距离等,不同的四个实施例。LG指出,其中的实施例3及其图式 (见图2) 虽未直接揭露系争请求项之技术特征,但其专家证人依照Tada的表5之参数及图式复原该实施例,声称可以产生前述关键技术特征

图2. Tada之图式

图片来源:节录自Tada

Immervision则派出自己的专家证人透过光学设计程序、利用LG提出的模型与表5的参数来验证LG的说法。验证的结果却产生了没有利用价值、剧烈扭曲的影像,这代表实施例3及表5的参数非常可能存有严重错误。Immervision的专家证人转而检阅Tada的全文,发现部分参数 (非球面系数) 在对应实施例2之表3与对应实施例3之表5间完全相同 (见图3)。Immervision的专家证人进一步比对了记载各个实施例中非球面系数的表9,确认了表5的记载内容确实有错误 (见图4,其中的Condiction (2)、(3)及(4)的数值应该要对应图3右下、TABLE 5中A4、A6及A8的数值)。

图3. Tada实施例2之表3与实施例3之表5
图片来源:节录自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.

图4. Tada之表9

图片来源:节录自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.

最后,Immervision的专家证人把目光放到了Tada的优先权基础案上,发现优先权基础案与Tada的实施例3之表5中记载的非球面系数并不一致 (注意图3右下A4、A6及A8的数值与图5 A4、A6及A8的数值不同),但优先权基础案中A4、A6及A8的数值 (见图5) 与Tada之表9的Condiction (2)、(3)及(4)的数值就一致了 (比对图4与图5的内容即可发现)。Immervision的专家证人依其先前的验证方法,但利用优先权基础案之表5的数据,重新验证后才得到合理的结果。至此,确认了Tada的实施例3之表5中记载的数值应是剪下-贴上失误而发生的误植。

图5. Tada优先权基础案实施例3之表5

图片来源:节录自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.

PTAB阶段

在Tada经过一系列的检验后,PTAB认为Tada在表5非球面系数的揭露内容具有明显错误,足使技术领域中具有通常知识者认知到该错误并更正之。同时,PTAB裁决,在应用优先权基础案中正确的参数后,先前技术的揭露内容无法令系争请求项不具进步性。LG不服,提出上诉。

CAFC阶段

对于案件事实、法律适用与PTAB的裁决,CAFC可说是全面认同。相较于PTAB的见解,判决内容的重点主要在LG的上诉时的两个论点。首先,LG争执In re Yale一案的适用还包含「即刻忽视或更正」的标准,令技术领域中具有通常知识者在发现错误的过程中带有时间上的急迫性 (换言之,LG意图在明显错误的「明显」上抗辩);其次,LG争执In re Yale的适用应限缩至印刷错误的程度,例如在Tada的发明名称处的拼字错误 (见图6,其中的ANGLE (角度) 误植为 ANGEL (天使))。

图6. Tada说明书发明名称

图片来源:节录自Tada

针对这两个论点,CAFC分别以其法律见解回复。首先,发现错误的真正耗时与特定手段 (指Immervision的专家证人再三的分析与比对),并不影响In re Yale案原则下明显错误的意涵。换言之,发现错误所需的工作时数、分析复杂性与错误是否明显,关联性并不大。其次,在Tada中发生的剪下-贴上错误与In re Yale案中化学式多键入了CF2的差异,性质上并没有大到可以推导出不同的结论,因此仍有In re Yale案原则的适用。综上,CAFC不认为LG的论点有说服力,PTAB的裁决并无违误。

结语

「根据给定的条件,无法得到合致的结果」即属揭露内容有错误,此一论述不仅合乎一般人的期待,也符合本案与In re Yale案的情境,这应该是毋庸置疑的。但要说「显然」的标准上,本案与In re Yale案间具有一致性,这个结论恐怕就会让很多人心中有种挥之不去的违和感。

在本案中,Immervision的专家证人估计其验证工作最高可能花费12个小时,而In re Yale案中,除去向共同作者确认,仅存有简单的比对工作。是故,In re Yale案中先前技术存有「明显」错误,想必是众所认同的;相较之下,本案中需要建立模型、反复验证,隐于表面证据之下的错误,仍属「明显」错误的结论就相当挑战常识了。

既然CAFC对两案的事实给予相同的评价,且让我们关注这两个案子在事实上类似的地方。不论过程简单或繁复,不可否认地,本案与In re Yale案中错误的发现都是基于先前技术之文本 (两案中恰巧都是专利之揭露内容) 「本身」,在此范畴内检验就可发现的错误,换言之,此处所谓之明显,更着重于文本本身内容上的一致性,而非常识中的「触目可及即属明显」。

另外,判决中Immervision专家证人的证词亦可从另一面向阐述「明显错误」的概念。Immervision的专家证人陈述,多方验证后仍然无法产生「压缩该影像的该中央与该边缘,并扩张位于该影像的该中央与该边缘间之该影像的一过度区域」,当可论断错误堪称重大 (significant)(见图7),为何以重大称之,实因实施例3已无法依照预期而执行其应有的功效。笔者以为,这部分的事实与论述虽与In re Yale案略有差异,但本案仍入选判决先例,足可展现CAFC对「明显错误」概念的定位何在。

图7. Immervision专家证人之证词

图片来源:节录自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.

 

好消息~北美智权报有微信公众号了!

《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。

立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices

~欢迎读者分享与转发~


作者: 喻韬
現任: 北美智权专利工程部专利工程研究组研究员
经历: 台湾知名法律事务所专利工程师
学历: (台湾地区)东吴法硕乙法律专业组硕士
(台湾地区)台科大专利所硕士、(台湾地区)清华大学生资所硕士
(台湾地区)北科大电子系学士、(台湾地区)东华大学生科系学士
专长: 专利申请 (布局、撰稿、答辩);欧盟、美国、中国、台湾专利法规及相关判例研究;台湾专利 举发及诉讼

 


 





感谢您阅读「北美智权报」,欢迎分享智权报连结。如果您对北美智权电子报内容有任何建议或欲获得授权,请洽:Editorial@naipo.com
本电子报所登载之文章皆受著作权保护,未经本公司授权, 请勿转载!
© 北美智权股份有限公司 & 北美联合专利商标事务所 版权所有 234 台湾地区新北市永和区福和路389号五楼 TEL:+886-2-8923-7350