在部分申请专利以为自身企业保护的技术领域中，由于专利保护密集，造成企业开发新产品时往往需要同时进行自由运营检索 (freedom to operate search，略称为FTO)，然若事有不协，侵权风险上升到相当程度，于重，企业必须放弃产品上市的计划，研发成本付诸东流；于轻，企业必须修改产品来回避有效的专利，这部分就是很多人所认为的回避设计 (design around)。但是，回避设计并非只能这样被动地运作。

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侵权判断理论架构

回避设计的目的在于避免侵害专利权，因此有必要先了解侵权判断理论的架构。以台湾地区的专利侵权判断要点为例[1]，该要点提出专利侵权判断的流程 (见图1) 以供法院作为审理专利侵权诉讼时的参考，此即为侵权判断流程之发端。

该流程中，进行「解释请求项」时，申请目标 (subject matter) 应以请求项中记载之所有技术特征予以界定，该要点对于这个步骤的说明偏重于解释之根据 (例如说明书、图式、申请历程…等)、各种不同类型请求项 (例如用途界定物与功能界定物请求项) 在界定请求项范围时的意义，以及各种请求项记载内容 (例如前言与功能性子句) 是否发生限定作用。由于请求项在字义上的解释会在这个步骤被决定，加之诉讼上之禁反言原则，此后几无变更的可能。

图1. 专利侵权判断流程图

图片来源：《专利侵权判断要点》，台湾地区经济部智慧财产局，2016年2月

进入第一阶段的「解析请求项之技术特征」起，导入了技术特征的概念，以能够独立执行特定功能、得到结果之组件成分步骤或其间之关系设定为技术特征，即着重功能、结果，并建立起一个新的单位层级，以技术特征来组成请求项整体的技术内容 (即请求项)。该要点指出，基于执行功能、得到结果的前提，技术特征可以是单一组件[2]，也可以由多个组件组合而来；另外，在定义一个技术特征时，不得省略该技术特征中的任何组件。

在「解析被控侵权对象之技术内容」时，并不会去主动分析被控侵权对象的技术内容，以厘清其技术特征，而是以请求项的技术特征为基准，寻找被控侵权对象上对应的功能、结果，即对应的技术特征。这个步骤的目的在于按请求项的技术特征，逐个且全部与被控侵权对象的技术特征建立起对应关系。而被控侵权对象的其他未受对应之技术特征，则无须深究。

在实际诉讼中的「文义读取」步骤下，通常会将前述的对应关系表列成如下形式 (见表1)。第二阶段应将请求项的各技术特征与被控侵权对象之对应技术特征的组件、成分、步骤或其关系等，分别进行比对，若每一对应之技术特征均相同，则被控侵权对象符合文义侵权。此处所谓的「相同」，可以是完全相同 (例如表1之A部分)、仅有文字记载形式差异，或被控侵权对象技术特征仅为系争请求项之技术特征之下位概念 (例如表1之B部分) 等，三种状况。

表1. 比对范例

整理制表：喻韬

若整体比对结果包含了「不同」(例如表1之C部分)，虽不符文义侵权，仍须进入第三阶段之是否「适用均等论」，以判断比对结果不同的部分是否具有实质差异。对于实质差异，主流的判断方式为三部测试[3]，于受对应之被控侵权对象技术内容在执行功能、致获结果时，分别在功能、方式、结果三个方面与系争请求项之技术特征进行比对，若三方面都实质相同，则被控侵权对象技术内容均等于系争请求项之技术特征，构成均等侵权；反之，则脱逸出系争请求项的均等范围。

回避设计的着眼点

由这个流程可以看出来，作为进攻方的系争请求项至多需要闯过三个阶段方能「逮住」被控侵权对象，反之，作为防守方的被控侵权对象只要能够在这三个阶段之任一成功防御，即可免除侵权及相关责任。主流观点认为回避设计可以透过组件删除法或组件置换法来达成。前面提过，专利侵权判断流程在第一阶段中会将系争请求项由整体技术内容解析为各个技术特征，并试图在被控侵权对象上找到该等技术特征、建立对应关系。

当请求项中某一技术特征仅由一个组件构成时，在被控侵权对象中删除该组件就等于删除该技术特征，将会导致判断流程在第一阶段就无法建立请求项与被控侵权对象间的技术特征对应关系；当请求项某一技术特征由多个组件构成，在被控侵权对象中删除其中一个组件 (此一技术特征仍然存在) 则会违背解析请求项之技术特征「不得省略该技术特征中的任何组件」的原则。上述两个状况都会让侵权判断流程无法进入第二阶段来判断是否符合请求项文义范围。

对于组件置换法来说，当请求项中某一技术特征仅由一个组件构成时，在被控侵权对象中以另一组件置换该组件，若就技术特征层面而言，此另一组件与该组件间可以建立对应关系，那么侵权判断流程就可以进入第二阶段，然而既已置换了请求项中的组件，则必然不符请求项文义范围，而需进入第三阶段是否均等之判断；而当请求项某一技术特征由多个组件构成，在被控侵权对象中置换其中一个组件后，当然不会符合请求项文义范围，也需进入是否均等之判断。

透过上述的分析，我们可以了解对于回避设计来说，组件删除法在一旦发生诉讼时似乎是较为有利的，因为侵权判断流程在第一阶段就结束了，但若采用组件置换法，不仅需要跑完整个判断流程，甚至有在均等判断时折戟的风险，然而以上只是法律层面的考虑。

从技术层面来说，面对技术问题的解决方案，即请求项技术内容，是由各个技术特征构成，每个技术特征在技术内容整体中执行一定的功能、得到一定的结果，环环相扣而构成整体，进而解决技术问题。在这个前提下，删除某个组件极有可能导致无法解决技术问题。反之，组件置换是比较可能达成的方式，但法律风险就高了很多。法律层面与技术层面两者间的拉扯一直是回避设计上难以绕过的障碍。

结语

正由于前述的障碍，对企业来说无疑是一项需要长期经营的项目，因为为了兼顾法律层面与技术层面，企业真正需要的，取组件删除法或组件置换法而代之的是对技术问题的透彻研究，并针对同一技术问题，由竞争对手的专利为发端，进而提出不同的解决思维。

以汽车引擎为例，在不同的负载状况下，有其不同的理想引擎压缩比[4]，但由于引擎汽缸本身功能就是承受燃烧与爆炸，一体式的结构令其先天难以设计动件，进而改变压缩比。针对这个状况，美国的F车厂，在1991年提出专利申请，主要内容是在原有的活塞上加装可动的升降机构，透过该机构的升降来改变压缩比。随后，北欧的S车厂在1993年也提出了可变压缩比引擎专利申请，其概念是固定活塞的上下运动高度，而将汽缸稍作倾斜，来增加汽缸内的容积，进而达成压缩比的改变。然而可变压缩比引擎的技术发展之路尚未走到尽头。2011年，日本的N车厂提出了透过在曲轴上加装连杆机构改变活塞上下运动距离的专利申请，这样的技术内容保有了改变压缩比的能力，同时也回避了F车厂与S车厂的专利。

在这个例子中，S车厂的解决方案紧盯着「改变引擎燃烧室容积」的目标，却采取了不同的做法，来回避F车厂的专利。但对引擎稍有了解的读者都可以想到，这两个车厂的思维围绕着高温高压的燃烧室，引擎的可靠度上可能不尽理想，于是N车厂的技术人员就将脑筋动到曲轴上。此例即为「提出不同的解决思维」的一个适例。

备注：

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