说到拟制丧失新颖性，大部分人都把重点放在「先前技术」的适格性。但是，在实际运用拟制丧失新颖性相关规定的时候，先前技术的适格性可以说仅仅是门坎，真正的重点在于要如何判断所谓的「内容相同」。

然而在审查阶段之实务上，很少有案例可参酌，造成实务工作者在遭遇该事项之问题时难以掌握应对要点，因此，笔者在本文中以台湾地区智慧财产及商业法院的2021年度民专诉字第32号判决为例，试着讨论关于拟制丧失新颖性直接置换的判断要点，希望能作为读者之参考。

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本期我们来谈谈拟制丧失新颖性判断时的直接置换。

拟制丧失新颖性规定之概要

说到拟制丧失新颖性，大部分人都把重点放在「先前技术」的适格性。但是，在实际运用拟制丧失新颖性相关规定的时候，先前技术的适格性可以说仅仅是门坎，真正的重点在于要如何判断所谓的「内容相同」。

依据台湾地区审查基准，拟制丧失新颖性所称之「内容相同」，其判断基准除准用「新颖性之判断基准」之（1）完全相同；（2）差异仅在于文字之记载形式或能直接且无歧异得知之技术特征；（3）差异仅在于相对应之技术特征的上、下位概念等情事外，尚包含（4）差异仅在于依通常知识即能直接置换的技术特征。

发明专利审查基准中对于上述事项（4）之判断仅简单记载「系指申请专利之发明与先前技术的差异仅在于部分技术特征，而该部分技术特征为该发明所属技术领域中具有通常知识者依通常知识即能直接置换者」，而在审查阶段之实务上，却少有案例可参酌，造成实务工作者在遭遇该事项之问题时难以掌握应对要点，因此，笔者在本文中以智慧财产及商业法院的110年度民专诉字第32号判决为例，试着讨论关于拟制丧失新颖性直接置换的判断要点，希望能作为读者之参考。

案情简析

由于该案涉及繁复之化合物比对且并非本文之重点，以下笔者仅择技术要点简述，以方便读者快速理解。

为了叙述上的方便，以下将原告称为甲方，将被告称为乙方。在本案中，甲方为台湾地区发明专利第I525210号「形成介电膜之方法、新颖前驱物及其在半导体制造上的用途」（下称系争专利）之专利权人，基于系争专利控告乙方侵权。

【系争专利之技术内容】

系争专利说明书记载其发明系关于一种金属薄膜形成方法，例如将一含金属之介电膜沈积于一基板上之方法，该介电膜可由将含特定金属元素之有机化合物作为前驱体化合物并经气相沈积（如金属－有机化学气相沈积、原子层沈积）等程序而形成，其中该金属元素可为相关领域中习知惯用的金属系薄膜材料如铪（Hf）、锆（Zr）等。

在本案中，涉及拟制丧失新颖性争执的主要是请求项29，该请求项之发明系关于一种（形成金属薄膜之前躯体）化合物，该化合物主要系以M1金属元素为中心并与特定配位基键结而形成者。其中，依核准公告时申请专利范围所记载，该M1金属元素可选自铪（Hf）或锆（Zr）等元素，而在本案中甲方则将其更正为该M1表示锆（即删除了铪元素，以下简称「更正本请求项29」）。

【相关证据之技术内容】

乙方于本争执中所使用的证据数据主要为乙证2，该乙证2系关于一种铪系薄膜形成材料（即前述之前驱体化合物），其特定实施例所揭示之含铪有机化合物经比对符合系争专利核准公告本请求项29所界定者，与本件更正本请求项29所界定者之差异仅在于其金属元素为铪。

【判决得心证之理由】

观诸乙证2说明书实施例3、4、10、11之内容，可知已揭露多种用于形成薄膜之化合物（对应于系争专利请求项29所界定之化合物），包括（EtCp）Hf（NMe₂）₃、CpHf（NMeEt）₃ 、（i-PrCp）Hf（NMe₂）₃ 、（i-PrCp）Hf（NMeEt）₃ 等。依乙证2说明书之【发明内容】，已揭示其系提供一种具有通式LHf（NR1R2）结构之化合物，该化合物可用作薄膜形成材料，该证据实施例并具体揭露前述化合物可为该薄膜形成材料（即该通式之下位概念化合物）。从前述内容可知，在乙证2所揭示之前述化合物中，该铪金属元素之功能系供其他官能基（如L等）进行反应以合成特定薄膜形成材料。

而依相关教科书内容，可知铪（Hf）与锆（Zr）同属过渡金属第IV族之金属元素，其等原子大小相同且电子轨域结构相近，具有类似之化学反应性质，此为基础无机化学技术领域之通常知识；再者，由相关技术领域之众多期刊文献内容亦可知使用锆或铪之化合物制作含第IV族金属元素之薄膜亦为薄膜制备相关技术领域之通常知识。因此，所属技术领域中具有通常知识者基于前述通常知识当知铪（Hf）、锆（Zr）可同样具有「供其他官能基进行反应以合成特定薄膜形成材料」之功能，并能进行功能相同之直接置换。由于系争专利更正后请求项29所界定之发明与先申请案之乙证2已揭露者之差异仅在于依通常知识即能直接置换之技术特征，该等发明与先申请案已揭露者符合前述为「内容相同」发明之态样，自应认定系争专利更正后请求项29拟制丧失新颖性。

【甲方主张之论驳】

甲方在本件中虽主张：拟制丧失新颖性之直接置换应系指功能、手段、目的均完全相同之置换，故在新颖性原则下，本件应在铪（Hf）、锆（Zr）两者功能、手段与目的上为相同时，方可直接置换，而锆、铪二元素在化学反应上，两者当非功能、手段、目的均完全相同，所属技术领域中具有通常知识者无法将二者进行直接置换。

针对甲方的此一主张，法院在判决中具体指明，新颖性判断之重点为先前技术是否已揭露与专利请求项所载者相同的发明，申言之，只要单一先前技术中揭露了该发明之所有技术特征，该发明即因此而不具新颖性，无须考虑二者间功能、手段、目的是否相同；相较于新颖性之判断，拟制丧失新颖性判断之重点虽又再多包含单一先前技术所载者与该发明间之差异仅在于依通常知识即能直接置换之技术特征，并未要求二者间于手段、目的等均须完全相同。而所谓直接置换则系指「差异特征系功能相同且基于通常知识即能进行的直接置换」，亦不以功能、手段、目的（均）完全相同为必要。因此，尚难认铪（Hf）、锆（Zr）两者于功能、手段、目的等均须完全相同方可进行本件之直接置换。

况且，由乙证2之技术内容可知，铪金属元素在所揭露化合物中，系提供电子轨域予其他官能基（如L等）进行键结之化学反应以合成特定化合物并作为薄膜形成材料；又如前述，铪、锆于提供其他官能基进行反应以合成用于薄膜形成材料之化合物的功能上应属相同，且其等之化合物可用于作为薄膜形成材料亦系薄膜制备相关技术领域之通常知识，自难谓该两元素于前述功能、手段、目的等层面显不相同而无法进行直接置换。

又就元素化学反应性而言，相关技术领域之教科书载明「……铪中的额外电子占据了原子内部深处的轨道。由于两种金属的原子大小相同、化学性质亦相近，因此（铪、锆）两者几乎难以区分」，故亦难谓二者于提供其他官能基进行反应以合成用于薄膜形成材料之化合物的功能上并非相同，遑论据此而径认熟习该项技术者无法将二者进行直接置换。

小结

从上述判决中我们可以理解，关于拟制丧失新颖性中所谓「差异特征是否是功能相同且基于通常知识即能进行的直接置换」之判断要点包含：（1）用于判断功能是否相同之该功能，主要系以该差异特征（而非发明之整体）于引证中所发挥之功能为准；（2）主要考虑为基于前述功能，差异特征间是否为实质相同，并不以功能、手段、目的乃至于结果均完全相同为必要；（3）在进行该置换之判断时可参酌相关技术领域之通常知识。例如，差异特征在于以金（Ag）将电路板中之铜（Cu）进行置换，若在引证中可知该铜系用于发挥导电功能，由于金亦具有该导电功能，则熟习该项技术者当能依通常知识而进行功能相同的直接置换；虽然金的电阻小于铜，所以就该置换之结果言，以金进行置换者之结果会较佳，但基于该直接置换所考虑者仅为功能是否相同，故该结果之差异不应影响熟习该项技术者能进行功能相同直接置换之判断。

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