由Graham案到KSR案，美国最高法院建立起一套明确的进步性 (非显而易见性) 判断原则，即发明是否具有进步性是奠基于基本事实的法律问题，影响基本事实的因素包括：(A) 决定先前技术的范围与内容；(B) 确定所主张之发明与先前技术的差别；(C) 解析相关领域中POSITA的技术水准。除此之外，审查人员还必须评估与进步性相关的客观证据，这些证据可以是商业上的成功、久未解决的需求、他人无法企及的成果或预期外的结果，以上客观证据亦有人称之为辅助判断因素 (secondary considerations)。

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案件背景

MacNeil IP LLC (以下简称为MacNeil) 为美国专利号8,382,186 及 8,833,834之专利权人，该两项专利共享相同的说明书，分别具有7个与15个请求项，其目标均与可与汽车地板紧密接合的脚踏垫相关。2020年6月30，Yita LLC (以下简称为Yita) 分别对所有请求项提出IPR。本文集中讨论8,382,186号专利的独立项。

约一年半后，PTAB发出了该案的最后书面裁决，其中指出8,382,186号专利的7个请求项都欠缺进步性，POSITA有动机组合3个先前技术的揭露内容，且此一先前技术组合具有成功的合理期待来完成请求项。较值得注意的是紧密接合这项特征已被其中一个先前技术确实揭露。

尽管如此，PTAB认为MacNeil所提出商业上的成功之证据具有说服力，因此维持了8,382,186号专利的效力。PTAB解释如下，首先，上市的产品实现了请求项的特征，两者间是相同范围的 (coextensive)，因此产品与请求项间具有纽带 (nexus) 的推定是成立的；其次，即便Yita所提出的三个先前技术之一已经揭露了请求项的重要特征 (即前文所述之紧密接合)，这项重要特征仍非为人所熟知 (图1.)，由于以上两个理由，PTAB认为辅助判断因素的证据在肯认进步性方面是有说服力的。

图1. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案最后书面裁决中指出紧密接合非「为人所熟知」的特征

数据源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书

CAFC阶段：指出PTAB犯了两项法律上的错误

Yita提出上诉，在上诉阶段中CAFC指出PTAB犯了两项法律上的错误。

CAFC先重述了MacNeil在PTAB阶段所提供的证词「消费者愿意支付额外的成本来购买产品主要是因为脚踏垫 (即产品) 可与汽车地板紧密接合」，在此前提下，PTAB所认为商业上的成功之证据完全系于已经被先前技术揭露的「紧密接合」技术特征。

PTAB的第一个错误在于，认为商业上的成功之证据完全系于单一技术特征时，这项技术特征需要为人所熟知，方足以推翻产品与请求项间具有纽带的推定。CAFC指出根据过去的判例，在完全系于单一技术特征的状况下，仅仅这项技术为人所知 (图2)，就已经可以判断纽带不存在。

图2. CAFC 在YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书中以案例来指出PTAB的错误

数据源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书

CAFC更引用Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP一案的见解，直接指出如果「声称造成商业上成功的」单一技术特征已见于先前技术，则该商业上的成功实际上与专利无关 (图3)。

图3. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书中引用Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP案的见解

数据源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书

CAFC用一句长达九行的文字 (图4) 总结了PTAB的第一个错误，其大意是：先前技术教示了一项特征，且POSITA有动机将其与其他先前技术结合，并有完成所请发明之合理的成功期待 (如同之前PTAB在本案对进步性的意见)，在所请发明就先前技术的角度来说应是缺乏进步性的前提下，仅因为这项技术特征不是为人所熟知的，逻辑上并不会导致与辅助判断因素相关的该特征足以摧毁前述推理的结果 (所请发明仍然缺乏进步性)。

图4. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书总结了PTAB的第一个错误

数据源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书

PTAB的第二个错误则较为偏向法理层面，但内涵是较为简单的。根据WBIP案的判决先例，辅助判断因素并非仅与单一特征相关，也可以与已知多个特征的组合相关 (图5)，然而PTAB的推理中却大量采取「辅助判断因素成立的理由仅与单一特征相关」的论理。这相当于申论题要求学生讨论问题的两个面向，而学生只写完了一个面向就交卷的概念。

图5. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书提出PTAB第2个错误

数据源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书

另外CAFC还指出，PTAB对纽带概念的理解错误。虽然产品与请求项间是相同范围的，致使具有纽带的推定成立，但是这只是推定 (图6)，还需要比对产品与先前技术，这就导致了MacNeil提出的证据证实了具有纽带的推定，却还没能证实纽带确实存在。基于上述理由，CAFC撤销了PTAB的裁决。

图6. YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书强调「同延性调查并不能证实纽带确实存在」

数据源：YITA LLC v. MACNEIL IP LLC案判决书

案件省思

笔者在撰写这篇报导时，几经修改、备感棘手，初始觉得可能是Taranto法官的文笔过于艰涩，但经过反复阅读判决，方才厘清这缥缈的违和感从何而来。

MPEP对于判断进步性时需要考虑的因素仅记载了 (A)、(B)、(C) 三项Graham factors (图7)，但其后随即记载PTO必须评估辅助性判断因素。然而，在诉讼阶段，从CAFC对PTAB裁决的质疑可以看出来 (尤其针对PTAB的第一个错误)，CAFC的态度是一旦先前技术已经完全揭露系争请求项、POSITA有动机组合先前技术、先前技术组合对于完成请求项具有成功的合理期待，即可判断系争请求项不具进步性，无需再考虑其他因素。行政、司法两方在应用辅助性判断因素时原则上的不同诱发笔者更大的好奇。

图7. MPEP2141内容节录

数据源：USPTO官方网页

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