Grubhub是美国第三大的饮食外送平台。2021年，荷兰的JET公司收购Grubhub后，将JET的房屋刀叉商标结合Grubhub名称，推出新的商标。但是，美国的食材宅配公司Home Chef的商标图也使用房屋内有刀、叉的图案，因此二者互相提告。2023年9月，美国第七巡回法院判决认为[1]，二商标不存在混淆误认之虞。

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食材宅配Home Chef房屋商标

Relish Labs公司和Kroger Company公司拥有「Home Chef」这个商标，他们公司的服务乃是食材宅配，也就是将客人订购的烹饪食材分配装在料理包中，冷藏运送到客人家中，让客人可以在家中用料理包中的食材进行烹饪。他们在2014年时开始使用「HC房屋商标」这个商标，并注册了五个联邦商标。他们投入了超过4500万美元在广告上，并在2021年10月达到10亿美元的年营业额[2]。

图1：HC房屋商标和Home Chef房屋Logo

图片来源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *1 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

外送平台Grubhub的新商标

Grubhub是美国在线食物订购和外送平台服务，提供随选的订单管理、排程、采购。2021年6月，荷兰的国际食物运送公司Just Eat Takeaway (JET)收购Grubhub公司。JET公司在荷兰本来的商标如下图，商标的图形是房子内有一个叉子和刀子[3]。

图2：JET房屋商标

数据源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

在JET公司完成收购Grubhub之前，其对JET主商标申请了国际商标申请案，指定美国为保护国。但美国专利商标局审查官初步审查认为，其与「Home Chef房屋商标」有混淆误认之虞，不得注册。JET公司对审查官初步意见没有响应，而撤回该申请案[4]。

JET公司完成收购Grubhub后，其设计了「Grubhub 房屋Logo」，是将Grubhub的Logo与JET房屋商标结合。另外，Grubhub也开始使用「Seamless房屋Logo」。Grubhub在2021年7月推出此新商标，并花了数百万美元重新打造品牌[5]。

图3：Grubhub房屋Logo和Seamless房屋Logo

数据源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

一审法院驳回初步禁令裁定

Home Chef得知后，向Grubhub公司寄出了警告信。Grubhub收到信后，向法院提起确认之诉，请求法院确认自己的新Logo没有侵害Home Chef的商标。Home Chef因而提出反诉，要求法院核发初步禁令，禁止Grubhub使用该新Logo。案件由一治安法官初审。该治安法官建议法院应给予Home Chef初步禁令，但地区法院未接受该建议，裁定驳回了Home Chef之请求。地区法院认为Home Chef没有初步证明，此二商标有混淆误认之虞[6]。因而，Home Chef公司向第七巡回上诉法院提起上诉。

系争商标是「Grubhub房屋Logo」

首先，第七巡回法院讨论，本案要处理的是哪一个Grubhub商标：是单纯的「JET房屋商标」？还是新设计的「Grubhub房屋Logo」？ 法院指出，Grubhub在美国并没有使用JET房屋商标，只有使用后者，因此认为本案要讨论的是「Grubhub房屋Logo」[7]。

图4：本案系争的Grubhub房屋Logo和原告的商标

数据源：Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *4 (7th Cir. Sept. 12, 2023).

接着，第七巡回法院讨论混淆误认之虞。根据2017年的Uncommon v. Spigen案，第七巡回法院对混淆采取7项因素检测法，而本案中较有关系的是其中4项因素：(1)商标图样的近似程度；(2)Grubhub商标的识别性强度；(3)实际混淆误认情事；(4)Grubhub的意图[8]。

第一，二商标的近似程度，Home Chef 指出，地区法院将二商标采取并排观察，并仔细区分二者不同。但这是不对的方法。正确的方法应该是模仿消费者实际购物情境，采取异时异地隔离观察法。而且，地区法院也忽略了专利商标局的初审意见。但地区法院认为，Grubhub的文字商标是系争商标最醒目的部分，因而能突显该二商标之不同[9]。

第七巡回法院同意，Grubhub商标中出现品牌名称，在逆向混淆误认的情境下较不重要，因为消费者在接触Home Chef 产品时并不会看到Grubhub的名称。但是，法院认为也不能完全忽视Grubhub的品牌名称存在的影响，因为二者的房屋商标和所提供的产品并非完全相同[10]。

此外，第七巡回法院指出，专利商标局的初审意见，思考的是JET房屋商标，而非本案涉及的「Grubhub房屋Logo」。因此，第七巡回法院认为，地区法院在认定「Home Chef未能初步证明二商标的近似程度有助于认定混淆误认」，并没有明显错误[11]。

Grubhub商标的识别性强度

第二，则是比较Grubhub房屋Logo在商业上和概念上的识别性强度，与Home Chef受保护商标的识别性强度。第七巡回法院指出，本案并不是典型的逆向混淆误认的情况，因为二公司都投入了非常多的资源在广告上，二者也都很著名。因此，地区法院认定「并没有足够证据证明Grubhub的识别性会压过Home Chef商标的识别性」，第七法院认为此认定没有明显错误[12]。

实际混淆误认情事

第三，是讨论有无出现实际混淆误认情事。Home Chef提出的证据之一，是一篇匿名的Tweet贴文截图，里面含有双方APP程序的icon图标；证据之二，是一个脸书的讯息，询问Home Chef和Grubhub是否合并。地区法院认为这二则证据太过微弱。反之，地区法院采纳Grubhub提供了二份消费者意见调查，显示并没有误认二者的情况。因此，第七巡回法院认为，地区法院之认定并无明显错误[13]。

Grubhub的意图

第四，则是讨论Grubhub采用该商标的意图。地区法院认为，此点不利于（against）认定混淆误认。第七巡回法院指出，在逆向混淆误认案件中，意图因素是最不重要的，恶意并非证明侵权所必要。不过，如果可以证明，后使用者乃故意或过失不在乎先使用者的已知权利，确实可以推论有混淆误认。不管如何，存在恶意可能会有利于推论会有混淆误认，或没有影响，但不可能「不利于」认定混淆误认。因此，第七巡回法院认为，地区法院认为「此因素不利于认定混淆误认」是错误的[14]。

尽管地区法院在第四个因素上认定有问题。但整体来看，第七巡回法院支持地区法院的认定，亦即Home Chef 未能初步证明，二商标会构成混淆误认之虞。因而维持地区法院裁定，亦即不核发Home Chef初步禁令[15]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法