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这次论坛邀请了北京君策知识产权发展中心理事长暨万慧达知识产权合伙人黄晖分享中国大陆第5次商标法修改的重点。黄晖曾于法国斯特拉斯堡第三大学国际工业产权研究中心（CEIPI）留学，并获得国际工业产权研究文凭，因此除了中国知识产权法之外，对欧盟相关法规也相当熟稔。在这次中国商标法修法中，黄晖重点对比了欧盟相关规范，点出了一些实务执行上的问题。

中国国家知识产权局（国知局）于2023年1月13日在官网上公布了商标法修订草案（征求意见稿）及说明，公开向公众征求意见。这是商标法自1983年3月1日施行以来的第5次修订，其中历经1993 年、2001年、2013年、以及2019年先后4次修改后，随着经济发展，市场主体知识产权意识增强，遂产生了庞大商标需求，但同时也带来了许多问题。此次修订针对现行商标法进行了多项调整，如主动提交使用说明、禁止重复注册、禁止商标恶意注册申请及处罚机制、相对理由无效宣告及商标移转、商标代理机构的责任和义务、商标侵权的救济新途径、驰名商标的保护、信用监管……等等。

黄晖指出这次修订草案内容相当丰富，涉及层面很广，涵盖方方面面，而他个人觉得最主要的问题有3，主要涉及商标的使用、恶意商标申请、以及驰名商标的保护，在论坛上他也针对这3点表达了他的看法。

截至2022年11月，中国有效商标注册量达到4233.7万件，而其商标注册申请量在2021年基本上已达到每年1,000万件，此数量在一方面来说是相当成功的表现，但另外一方面也衍生了不少问题。

黄晖指出，他刚刚到工商局工作的时候，一年的商标的申请量可能也就是10万件左右，现在已足足成长了100倍。黄晖表示，现在商标申请这么多，其实当中有很多的商标并没有真正的被使用，因此造成了很大的问题及巨大浪费。现在如果要申请商标，已无法单凭自己大脑去想申请是否有重复或者冲突的情况，必须要借助机器、借助检索来协助申请，才有可能通过；这说明了现在的商标注册簿已出现非常拥挤的情况，而这种拥挤归咎于很多人在注册商标后，并没有真正使用。

国知局也意识到这个问题已非常严重，其实在2019年商标法修改时，已增加了一项非常重要的条款，就是现行商标法第4条，针对没有使用意图的恶意商标申请，在此之后国知局也制定了相应的实施法规，对恶意的商标申请进行了非常大的打击。黄晖认为每年1,000万件申请应该是一个顶点，这两年已经开始逐渐回落，但问题仍相当严重，因此第5次修法中便提出了一些解决的方法。

第一点就是草案的第5条中[1]提到，在商标申请时候，要承诺使用该商标，才会取得该商标去申请注册。黄晖指出此一做法实际上与美国或英国的一些要求比较接近的，即强调一定要有intention to use，要承诺使用。然而，比较重要的问题是这种承诺到底要如何来规管？

因此，在商标法的修正草案中，提出了一个实务上的解决办法。就是让这个商标在注册每满5年以后的12个月内，都要向国知局说明这个商标到底有在使用还是没有使用。如果没有使用，也要说明是否有什么正当理由。假如商标权人完全不做说明，即会视为放弃。黄晖认为这种情况相对比较简单，就是随后商标就可以被注销，而目的也达到了。问题的关键在于商标权人可能会做一些说明，最大的问题就在于到底要如何来说明「使用」这个事情。与注册商标时提供商标使用证据的那种详细程度相比，到底这个说明是不是同样要举那么多证据？还是说像美国商标法中只需要提供一些样品、提供一些简报、一些照片，这样就叫说明？

针对以上的情况，商标法草案中也有规定[2]，国知局可以对说明的真实性进行随机的抽查，必要时可以让商标权人再补充相关证据，或者委托地方部门来核查。如果经过抽查发现说明不真实的，将会撤销此注册商标。

黄晖表示此一制度在一定程度上借鉴了美国商标法的一些做法。美国的商标法是在第一个商标注册满5年以后，要求商标权人对商标的使用情况进行一次说明。如果延误说明，则商标是有可能会被撤销的。或者到10年续展的时候也要进行一次说明，但其实美国商标法都没有提及满15年、20年时要不要继续进行说明，黄晖估计应该是不需要。

然而，在中国商标法草案中，实际上是永远都有每5年就有一次说明的义务，因此当草案出来以后，反响是比较强烈的。分析原因，对于「说明」这个问题，一些小公司可能比较无所谓，反正注册商标数量也不多，就会配合做一些说明，也对抽查不太在意。但对于大企业而言，担忧便可能比较多，毕竟大企业的商标有些是成千上百的，难免会担心「到底要说明到什么程度？」、「我的商标会不会因为说明不到位，到时候就会被认定不真实？」......等等问题。除了企业的忧虑比较多外，这种实务操作起来的成本相对也会比较大。

针对以上种种问题，黄晖提出了欧盟商标法中相关规定供参考。欧盟商标法中提出了一个intervening right，即亦「介入权」的规定。黄晖指出此规定在大陆的商标法中就是「索赔」的概念，在2013年的时候已引入此一规定。主要是用在诉讼的时候，指商标权人在诉讼的前3年内如果没有使用商标，即不能够要求在合理费用以外的其他的赔偿。在某种意义上讲，虽然商标权人有一个注册商标，但由于没有使用，其救济效力实际上是会打折扣的。

然而，欧盟商标法中的介入权之规定要求更严格，规定中商标要是5年没有使用（中国大陆是3年没有使用），即可以提出撤销，此一规定是平行的。任何时候，如果有第三方想提出撤销，那就从提出撤销申请之日前5年来看该商标是否有被使用，如果有被使用便要举证，如果商标权人没有举证则商标便会被撤销。

此一「介入权」的操作与商标法草案中提到的使用及说明不太一样，它不会主动撤销没有使用的商标，但它限制了这个商标的效力。换句话说，当此一在先商标想对在后商标提出异议或提出无效的时候，在先商标就必须证明于在后商标的申请日之前5年（假设他已经注册满5年的情况下)，已经有被使用。这个时候如果在先商标提不出使用证明，也提不出其不使用的合理理由，那后果就是在先商标不能够对抗在后商标的申请注册，也不能够无效在后商标。由于在先商标已经注册了好几年而没有使用，但期间可能会重新恢复使用，但即使是这样，在后商标也是不可被无效的；因为于在后商标申请之前的5年里，在先商标都没被使用，所以在后商标当时申请时是合法的，最后的结果就是两个商标共存。更甚的是，如果在后商标在申请时意识到在先商标可能会造成威胁，要做得彻底一点可以去主动提出撤销在先商标，这个时候在先商标是会被撤销的。

黄晖认为这种「介入权」制度比让所有商标权人每5年就提交一次使用说明，然后进行抽查进复核的制度，运作起来更顺畅，运作成本也会低很多，而且更为公平。从法律上来讲，就是没有使用的商标不能够对抗他人，不能够妨碍他人。

第二个要探讨的就是关于制止恶意注册的问题。第5次商标法修订草案针对此一问题专门规定了第22条，就是把所有的恶意的情况都归纳到第22条[3]。黄晖指出，其实第22条第一项呢就是相当于现行的商标法第4条[4]；而那第二项就是现行商标法第44条，亦即通常所说以欺骗或不正当手段申请商标注册。然而，黄晖认为把第三和及第四项加入第22条中有点奇怪，因为第三项「有损国家利益，公共利益，或者重大不良影响的商标」其实已是商标法中无效的绝对理由；至于第四项即违反草案的第18、19、23条，但其实这一项本身已经是一个无效或异议的理由，加入第22条中似乎只是为了更重的处罚。至于第五项「有其他恶意申请商标注册行为」其实是一个兜底规定，但却没有作为无效的理由。黄晖认为如果不在一开始对「恶意」下一个概括的定义，那恶意的场景显然不能被第一、二项全部囊括，而第五项兜底规定的意义也会大打折扣。

针对恶意进行一个概括定义的问题，黄晖举了2018年欧盟法院Sky案 (C-371/18)一例供参考。Sky的案子从英国的法院最后就打到了欧盟法院，欧盟法院就这个案子针对「恶意」下了一个总体定义，黄晖认为这是一个比较周延的定义：「申请人凡是怀有违反诚信惯例损害他人利益的意图，或是虽然不针对特定的第三人，但是其获得商标专用权但是却不是为了实现商标的基本功能，就构成恶意」。（when the application for a trade mark was filed, the trade mark applicant had the intention either of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark.）

这个定义特别强调一点，就是只要是怀有违反诚信惯例，有损害他人利益的意图，即使没有针对特定的第三者，但获得这个商标专用权却不是为了实现商标的基本功能，就是一种恶意的注册。黄晖指出欧盟的商标法并没有对「恶意」下任何定义，而是透过法院一系列的判例来划定恶意的范围，而Sky案是一系列相关的案例中，最新的一个，也是最完整的一个案例，有很周延的考虑。

在第5次商标法修改草案中，增加了第18条，黄晖认为下面红字部分是比较大的进步。

有一点值得注意的是，在草案中没有特别强调驰名商标一定要是注册商标，也就是说未注册的商标也可以得到保护，黄晖认为这也是很大的进步，在很多国家可能都还没有做到这种程度。即对于未注册的驰名商标是向注册的实际商标看齐的。

不过，第18条第三款扩大了保护，要求的熟知的范围为广大公众，换句话说，一般大众都要知道这个商标。黄晖表示他理解条文的目的是希望能增加保护的门坎，但他觉得应该将实际情况区分来看，或许可继续从第10条「相关公众」的角度来理解这个问题。

在商标法修订草案第10条中，提到「认商标驰名情况应当综合考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；……」，内容其实是指在「相关公众」被知晓的程度，但为什么在第18条又冒出一个「广大公众」，显示其定义前后可能并不统一。针对此一问题，黄晖举了欧盟法院中Intel案 (C-252/07)的例子。案中特别强调要根据不同的情况来看「相关公众」的范围，像是在进行反弱化或反丑化这种保护的时候，其实只需要看这个商标是否在原告的相关公众中被知晓即可，因为这个时候商标是不是在被告的相关公众中被知晓其实并不重要。

黄晖认为商标注册及商标使用的数量就像两个圆圈，应该是尽量重迭最好，就是有注册的商标有在使用，有在使用的商标也要注册，这是一个最理想的状况。在这样情况下，只要去搜索就知道什么商标是已经被注册的，对在先商标可以一目了然；反过来说，不要出现注册商标以后不去使用，不要让商标注册簿中充斥着虚假注册，让大众在使用时因这些虚假注册而感到困惑。

《中华人民共和国商标法修订草案》第五条【商标注册申请】自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中，对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的，应当向国务院知识产权行政部门申请商标注册。
经国务院知识产权行政部门核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。
《中华人民共和国商标法修订草案》第六十一条【说明商标使用情况】
《中华人民共和国商标法修订草案》第二十二条【商标恶意注册申请】申请人不得恶意申请商标注册，包括：
（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（三）申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的；（四）违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定，故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益的；（五）有其他恶意申请商标注册行为的。
《中华人民共和国商标法》（2019年修正）第四条　自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。