美国最高法院2023年6月的Jack Daniel’s案判决后，改变过去被告使用商标主张表达性使用豁免的Rogers案标准。2024年1月，第九巡回法院做出Punchbowl, Inc. v. AJ Press LLC案，采用最高法院提出的新标准，并推翻了之前自己所做的判决。法院将该案发回地院重审，要求进行商标混淆误认之虞分析，同时要求地院须考虑到该案中被告使用原告商标是表达性使用，且涉及的商标为一个通用词汇。

图片来源 : shutterstock、达志影像

原告的「Punchbowl」商标

Punchbowl Inc.是一家科技公司，专门制作「在线活动和庆祝邀请卡和贺卡」。 Punchbowl 自2006年以来一直使用「Punchbowl」商标，并在2013年向联邦专利商标局注册该文字商标，主要用于派对策划和制作电子邀请卡等产品[1] 。

Punch bowl在英文中的意思，是混淆饮料碗的意思。故Punchbowl Inc.公司在使用该商标时，往往在文字商标旁搭配使用一个图案，描绘一个打酒碗的勺子，请见下图1。

图1：原告Punchbowl Inc.公司注册和使用的商标

图片来源：1.美国专利商标局网站
2.Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, No. 21-55881, 2024 WL 134696, at *2 (9th Cir. Jan. 12, 2024).

被告设计商标的理念构成创意使用？

2021年，记者杰克·谢尔曼（Jake Sherman）和安娜·帕尔默（Anna Palmer）成立AJ Press LLC公司，并推出Punchbowl News。其是一个以订阅制为基础的在线新闻网站，侧重于透过华盛顿特区内部人士和国会山庄内幕来报导美国政治。谢尔曼和帕尔默之所以选择「Punchbowl」这个名称，是因为这是某秘密服务用来指称美国国会大厦（U.S. Capitol）的昵称[2]。

为了贯彻这一发想，Punchbowl News的标志是一个倒置的国会大厦，里面装满了明亮的粉红/紫色果汁，显然是对美国主要政党传统红蓝混合的嘲讽，以强调该出版物的无党派立场。Punchbowl News的商标旁，经常使用「权力 人民 政治」这个口号[3]，请见下图2。

图2：被告AJ Press LLC公司使用的商标

图片来源：https://punchbowl.news/

2021年4月，Punchbowl公司在加州中区地区法院对AJ Press公司提起诉讼，主张AJ Press公司违反联邦商标法中的商标侵害与不公平竞争，也违反相关的州法规定[4]。AJ Press则主张其使用这个商标来自上述的设计理念，故属于受保护的表达性使用而未侵权。

地区法院、上诉法院原本认为构成表达性使用之豁免

地区法院于2021年7月判决，支持AJ Press的主张。法院认为，被告对「Punchbowl」一词的使用可构成受保护之表达性使用，在1989年Rogers v. Grimaldi案的标准下可豁免于商标侵权。法院也认为，该使用未使消费者对该出版物之来源的认知上产生明显误导
（explicitly misleading）[5]。原告上诉后，2022年11月，第九巡回上诉法院维持一审判决[6]。

但在第九巡回法院第一次判决隔周，美国最高法院裁定受理第九巡回法院另一个案件Jack Daniel’s Properties v. VIP Products LLC案。该案被告销售的狗咬玩具模仿原告的酒瓶瓶身商标，但被告主张其构成模仿嘲讽或表达性使用。由于第九巡回法院当时在该案中也援引了1989年的Rogers v. Grimaldi案。第九巡回法院认为，两案都引用Rogers案，而最高法院可能会修正Rogers 案的见解，因而第九巡回法院裁定暂停Punchbowl案的执行，等待最高法院Jack Daniel’s案的判决结果[7]。

2023年6月，最高法院终于做出Jack Daniel’s案判决。最高法院认为，Rogers原则（表达性使用豁免）不适用于「被告使用原告商标作为指示其自家商品来源」的情况[8]。因此，第九巡回上诉法院撤回先前在Punchbowl案中的决定，要求双方提交补充辩论数据并进行再次辩论。第九巡回法院于2024年1月，根据最高法院Jack Daniel’s案的见解，判决推翻一审判决并发回一审重审[9]。

最高法院Jack Daniel’s案对Rogers案标准的修正之处

根据旧的Rogers案标准，当被告初步证明，自己使用原告商标的行为，乃是在表达性作品中使用商标，而受到言论自由保障，此时原告需要负担更高的证明。只有原告能证明：(1)侵权者使用该商标与该作品的艺术内容不相关；或者(2)使用明确误导消费者有关作品的来源或内容时，被告才构成商标侵权[10]。

然而，在Jack Daniel’s案中，最高法院限制了Rogers案标准的适用范围，认为「当侵权者使用商标指示自家商品之来源，亦即使用他人商标作为自己商标时」，不应适用Rogers案的标准，因为这种使用属于商标保护的核心领域，且不应获得特殊的言论自由保护[11]。最高法院指出，将他人商标作为指示自己商品服务来源之标志，不能豁免于商标侵权，但是在商标混淆误认的判断下，仍然可以个案考虑到底有无构成混淆误认[12]。

适用新的创作豁免标准到本案中

第九巡回法院判决，Rogers案之豁免不再适用于本案。因为在本案， AJ Press公司确实使用Punchbowl等文字于其主要商标中，作为识别自己新闻出版物的来源的表示[13]。

AJ Press主张应更狭义地解读最高法院在Jack Daniel’s案的见解，其认为只有当被告故意使用商标指示自家产品来源时，如VIP Products对在Jack Daniel’s酒瓶的模仿案例，才不适用Rogers案之创作豁免。AL Press主张，他们自己并非故意模仿嘲讽原告的商标，所以仍然可以适用Rogers案之创作豁免。另外，其也主张，当不同市场的二家公司使用相同的普通英文词来识别其品牌时，Rogers案之表达性使用豁免仍然应该适用[14]。

但第九巡回法院认为，「Punchbowl」商标涉及一个普通的英文词，但这并不免除AJ Press必须遵守「当商标被作为商标使用时，Rogers案标准不适用」的规则。而且，最高法院在Jack Daniel’s案的论理时，并没有限缩该见解只适用于模仿嘲讽的情况[15]。

发回地院进一步判断是否混淆误认

尽管如此，第九巡回法院也强调，「punchbowl」是一个普通词，也就是「混合饮料碗」的意思。且AJ Press当初使用「punchbowl」来表达蓝红混合的概念，确实具有表达性质。因此，在进行商标混淆误认分析中，仍然需要将这二者纳入考虑。第九巡回法院也指出，由于本案双方当事人是在不同领域中使用相同的普通词作为商标，构成混淆误认之虞的机会也会降低[16]。

最后，第九巡回法院将本案发回地区法院重审，要求其进行商标混淆误认之虞的分析[17]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法