欧盟共同体设计保护有所谓的「维修免责条款」,非原厂制造商可以制造销售非原厂的维修零部件而不会侵害设计权。但是,许多车厂的水箱护罩格栅上直接整合进车厂商标,当非原厂制造商制造这些水箱护罩格栅时,也制造了上面的车厂商标,是否会侵害商标权?2024年1月25日,欧洲法院判决C-334/22 - Audi 水箱护罩格栅上商标案[1],认为非原厂仍不能在维修零部件上直接使用原厂商标。
图片来源 : shutterstock、达志影像
波兰的GQ进口销售奥迪的水箱护罩格栅
Audi是一家德国汽车制造商,拥有欧盟的象征性商标,即AUDI商标,注册号为000018762,涵盖了「陆地、空中和水上车辆、以及属于该类别的部件和组件,包括发动机」等内容[2]。
图1:Audi汽车的四环商标(AUDI商标)
图片来源: C-334/22 - Audi (Support d’emblème sur une calandre), Judgment ECLI:EU:C:2024:76, Jan 25, 2024.
GQ是一名自然人,透过网络销售汽车零部件,主要销售给这些零部件的分销商。其中,GQ宣传销售适用于二十世纪80年代和90年代初期奥迪汽车(以下简称「奥迪」)的前水箱护罩格栅。这些格栅上包含了像原件一样的雕刻空间,用于插入和安装奥迪的标志,与商标权人的欧盟商标轮廓相应[3]。也就是说,格栅上的这个元素,虽然不是AUDI商标本身,但由于是保留来装上AUDI商标的安装区域,所以也设计成四环的形状。故某程度该形状相同或近似于AUDI商标。
图2:非原厂制造的奥迪车水箱护罩格栅
数据源:Advocate General vs. German Supreme Court – Does the use of four rings on a car grille infringe Audi’s trademark? - The IPKat (ipkitten.blogspot.com)
从2017年开始,奥迪对GQ提起法律诉讼,以阻止其销售非原厂的汽车零部件,其中零部件的形状整体或部分上与AUDI商标相似[4]。
奥迪向华沙地区法院提告请求销毁
2020年5月5日,奥迪向波兰华沙的华沙地区法院(Sąd Okręgowy w Warszawie)提出申请,要求禁止GQ宣传、进口、销售或推向市场上的非原厂水箱护罩格栅,因这些格栅上有预计安装AUDI商标的位置,该位置的形状与AUDI商标相同或近似。奥迪还要求销毁由波兰海关扣押的70个侵害AUDI商标的水箱护罩格栅[5]。
GQ则提出抗辩,其指出,由于欧盟设计保护法规允许其他非原厂制造的维修零部件,而一般汽车制造商也不反对在原厂制造非原厂的水箱护罩格栅时,连同在格栅上一起制造相关的原厂品牌商标元素[6]。
华沙地区法院认为,为了裁决其此件争议,必须确定AUDI商标所赋予的保护范围是否扩展到水箱护罩格栅上类似原厂商目标区域[7]。主要原因在于,基于设计保护的维修免责条款,非原厂制造商本来可以制造汽车维修零部件。华商地区法院对此问题与商标法间的关系,向欧洲法院申请解释。
欧盟共同体设计维修免责条款与商标保护的可能冲突
首先必须说明一个背景,在欧盟2002年《共同体设计保护法》第110(1)条有「维修」免责条款(repair clause),亦即非原厂制造的维修零部件,纵使制造受设计保护的汽车零部件,由于出于让消费者维修使用,也可以免责。
虽然制造维修用汽车零部件可以免于侵害设计权,但在欧盟商标法中并没有类似规定。本案的争议就在于,被告GQ虽然制造维修用的水箱护罩格栅,但连格栅上保留安装四环AUDI商标的位置也一起制作,而相同或近似奥迪的四环商标。
华沙地区法院表示,尽管在本案中不存在保护欧共体设计的问题,但对所谓「维修」免责条款的参考是基于一种理念,即欧盟商标的权利不能比欧盟商标和欧共体设计的权利结合更广泛[8]。
另外,欧盟《2017/1001共同体商标规章》第14条(1)(c),乃规定商标的指示性合理使用。此一使用性合理使用规定较特殊的地方在于,其特别将「配件」和「维修零部件」写在条文中。该条规定:「欧盟商标不得使拥有人有权禁止第三方在商业活动中使用:......(c) 欧盟商标用于辨识或提及该商品或服务为商标权人的商品或服务,特别是在使用该商标以指示产品或服务的预期用途时,特别是作为配件或维修零部件时。」
因此,华沙地区法院想知道,第14条(1)(c)规定是否排除了欧盟商标权人禁止第三方在汽车零部件(水箱护罩格栅)上使用与该商标相同或相似的设计[9]。
欧洲法院判决非原厂维修零部件不能使用原厂商标
华沙地区法院的主要问题在于,既然欧盟共同体设计专利有维修或免条款,欧盟商标规章却没有,是否应该在解释欧盟商标规章时,符合维修条款的精神。也就是说,在解释是否构成商标规章第9条(2)或(3)的商标使用时,是否可以认为,非原厂为了制作维修用的车用零部件,而使用相同或近似原厂商目标设计元素时,「不构成」的9条(2)或(3)的商标使用?[10]
对于此问题,欧洲法院佐审官所提的意见认为,此案的格栅上保留安装商标位置,虽相同或近似原厂商标,不能算是商标的使用[11]。
但是,欧洲法院认为,欧盟商标规章有自己的规定,不会受到欧盟共同体设计专利维修免责条款的影响。且欧盟商标规章第14条(1)已经针对维修零部件问题做了让步[12]。因此,欧洲法院认为,非原厂制造商制造汽车维修零部件,包括本案的水箱护罩格栅,上面使用了相同或近似于AUDI商标的元素,仍然可能构成欧盟商标规章第9条(2)或(3)的商标使用[13]。
维修零部件销售者指示性合理使用的限制
关于欧盟商标规章的14条(1)(c)指示性合理使用的限制,欧洲法院认为,该条款所提及的限制商标之专属权利的目的,是使商品或服务的「互补产品」的供货商,能以清晰完整的方式向公众提供他们所销售的商品或所提供服务的「预期用途」(intended purpose),亦即,说明他们的商品或服务与商标权人的商品或服务之间的「实际联系」[14]。
欧洲法院认为,典型的非原厂零部件制造维修零部件的情况是,非原厂制造商不会将与该商标相同或相似的标志附加到这些维修零部件上,而仅在指示这些维修零部件或服务之「预期目的」时有所必要时才使用该商标。但本案中的情况却不是如此。法院认为,第三方在其销售的商品上附加与该商标相同或相似的元素超出了欧盟商标规章第14条(1)(c)所指的指涉使用,不属于该条涵盖的情况[15]。
因此欧洲法院认为,根据欧盟商标规章第14(1)(c)条的解释,制造汽车的制造商作为欧盟商标权人,可以禁止第三方在与这些汽车相关的维修零部件上使用与该商标完全相同或相似的元素,例如在水箱护罩格栅保留安装原厂商目标安装区域,而不管在技术上是否可能将该商标附加到水箱护罩格栅上,而不在格栅上使用近似该商标的形状[16]。
备注:
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C-334/22 - Audi (Support d’emblème sur une calandre), Judgment ECLI:EU:C:2024:76, Jan 25, 2024.
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Id. para 7.
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Id. para 8.
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Id. para 9.
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Id. para 10.
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Id. para 11.
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Id. para 12.
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Id. para 14.
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Id. para 16.
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Id. para 18.
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Marcel Pemsel, Advocate General vs. German Supreme Court – Does the use of four rings on a car grille infringe Audi’s trademark?,The IPKat, October 10, 2023, https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/advocate-general-vs-german-supreme.html.
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C-334/22 – Audi, para 28.
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Id. paras 39-41.
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Id. para 51.
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Id. para 57.
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Id. para 60.
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
杨智杰 |
现任: |
云林科技大学科技法律所 教授 |
经历: |
云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授 |
学历: |
台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士 |
专长: |
知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法 |
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