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升级改造，或称为创意再利用（creative reuse），是指将既有产品回收利用，改造成吸引消费者的新商品。升级改造可以延长既有产品使用寿命，促进永续性和循环经济，在环境意识高涨的今日，正在形成新的消费风潮。升级改造通常形式有二，第一种是拆解原产品，利用其组成部件创造新产品。例如，用旧的名牌服装或名牌包碎片，制成耳环或吊坠。第二种是在原产品上添加新元素，将之转变为新产品。例如，以添加流苏、珠宝或其他配件来改造或客制化名牌包[1]。依美国商标法之规定，于自己商品上使用他人商标的行为，有致消费者对商品来源、授权或加盟关系等产生混淆误认之虞者，即构成对该他人商标权之侵害。因此，就升级改造业者（upcycler）而言，如何避免商标侵权纠纷，实为重要课题。

Hamilton（包括Hamilton International LTD及其前身Hamilton Watch Company）自1909年起即享有Hamilton之商标权。1969年之前，Hamilton在其位于宾州Lancaster市的工厂生产怀表。Custer于2013年创立Vortic公司，标榜保存美国历史，致力于生产100%美国制手表。由于美国本土已不再生产手表机芯，Custer决定将19至20世纪间美国制的古董怀表升级改造成新手表。其后，Vortic以Hamilton总部最初所在地宾州Lancaster市为名，推出的一款名为The Lancaster的手表。The Lancaster使用Hamilton于1894年至1950年间生产的怀表的机芯和表盘，其余部分，则由Vortic制造或来自其他美国厂商。The Lancaster的正面保留并展示了怀表上原有的Hamilton商标字样，背面则装有玻璃盖，可以看到刻有Hamilton Watch Lancster字样的机芯。背盖周围有一个金属环，上面刻有VORTIC WATCH CO、THE LANCASTER字样，以及该手表的Vortic序号[2]。

图1：The Lancaster手表的正面及背面

图片来源：Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC， No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *6.

2014年至2018年间，Vortic制造并销售了58支The Lancaster手表。买家会收到一个木盒，里面有一本小册子，显示Vortic的标志，并描述Vortic的生产、组装和修复过程。盒子里还有一张制造证书及Vortic公司认证卡，记载该手表的Vortic序号及机芯序号，并由将其改造为手表的Vortic制表师签名。The Lancaster系列手表的广告同样强调了手表零件的古董和真品性质[3]。

2017年7月21日，Hamilton以The Lancaster侵害其商标权为由，于美国纽约南区联邦地区法院起诉Vortic及Custer。地区法院于2020年2月19日进行为期一天的法官审判（bench trial），并于9月11日作成Hamilton败诉，Vortic及Custer胜诉之判决[4]。判决中指出，商标侵权诉讼之原告须以优势证据证明被告（1）未经同意；（2）于商业上使用；（3）原告注册商标之复制或仿冒物，作为商品或服务销售之部分；及（4）该使用有致混淆误认之虞。本案唯一争点为该使用是否有致混淆误认之虞。依第二巡回上诉法院于1961年Polaroid Elecs. Corp.案建立的先例，判断混淆误认时应审酌下列因素：(1)原告商标的强度；(2)两商标的近似程度；(3)产品的类似程度；(4)在先商标权人跨足被告市场的可能性；(5)实际混淆；(6)被告是否善意采用该商标；(7)被告产品的质量；及(8)购买者精明程度。但Polaroid因素之适用并非一成不变，不排除视个案情节，纳入其他因素之可能性。依最高法院之见解，在此类涉及正品整修（modified genuine products）的案件中，被告是否充分揭露产品的来源应为决定性因素。最高法院于1947年Champion Spark Plug Co. v. Sanders案指出，只要修复后的火星塞上清楚打上「经修复」或「使用过」等字样，且于包装上表明由被告进行修复，这种对于产品来源的充分揭露即已给予原告应有的保护[5]。

根据上述法律标准，地区法院认为，就广告营销材料及手表本身而言，Vortic已经满足Champion案所要求的充份揭露标准[6]。地区法院接着审酌Polaroid因素。虽然地区法院就所有因素进行讨论，但同时指出，就本案而言，真正重要的只有实际混淆误认、被告善意与否以及购买者的精明程度等三项。首先，地区法院认为并无证据显示实际混淆误认的发生。其次，地区法院相信Custer的证词，认为其行为属升级改造（upcycling），而其回收修复古董怀表机芯的本意在于保存美国历史，而非混淆消费者。最后且最重要的，地区法院指出，像The Lancaster这种昂贵的手表，涉及的是极为精明的潜在消费族群。在作出消费决定之前，他们会特别注意已揭露的信息、搜寻容易取得的信息[7]。在权衡Champion案的完整揭露原则及Polaroid因素之后，地区法院认为并无混淆误认之虞，因此，作成有利于被告Vortic及Custer之判决[8]。

Hamilton接着提起上诉，上诉法院于2021年9月4日作出维持地区法院原判之判决。判决理由中将Hamilton之主张归纳为三点，并逐一加以反驳。首先，Hamilton主张，地区法院自始就不应该适用Champion案，理由在于The Lancaster整修或修理的幅度过大，已超出正品整修之范围。依Hamilton之见，The Lancaster手表并非整修过的Hamilton正品，而是包含Hamilton零件的新手表。上诉法院则认为，依地区法院于审判中认定的事实，适用Champion案并无错误[9]。

其次，Hamilton针对地区法院适用Champion和Polaroid的顺序提出质疑。Hamilton认为，在援引Champion案进行充分揭露分析之前，应先依Polaroid因素判断混淆误认之虞。其理由在于，被告就充分揭露标准的满足与否负举证责任，而该举证责任的权重应视混淆误认程度而定[10]。对于Hamilton的质疑，上诉法院提出三点加以反驳:首先，Vortic确实已依Champion案之要求，证明其揭露之有效性[11]。更重要的是，在商标侵权案件中，原告对于被告使用该商标会导致消费者混淆的可能性应负举证责任。对此，地区法院正确地参酌Champion案件及Vortic的揭露，以确认Hamilton是否履行了该项举证责任[12] 。此外，判决先例确认法院无须以任何顺序审酌混淆误认之虞相关因素。法院可以灵活运用Polaroid因素。Polaroid测试的适用并非机械性的，其终极关注在于，从整体上看产品，消费者是否可能产生混淆误认之虞。在涉及翻新商品转售的商标侵权案件中，Champion案在消费者混淆误认分析中扮演重要角色。 Polaroid和Champion的目的都是为了辨别被告使用原告的商标是否会误导消费者，法院进行该分析时没有必须遵循的顺序[13]。综言之，上诉法院认为，地区法院正确地将商标侵权的举证责任归于Hamilton，并正确分析了Polaroid与Champion案中的相关考虑因素[14]。

最后，Hamilton对地区法院基于Champion和Polaroid作出的事实认定提出质疑。上诉法院则认为在地区法院在事实认定上并无明显的或其他的错误[15]。首先，在进行Champion分析时，地区法院认为Vortic充分揭露了The Lancaster包含翻新原件零件的事实，并且厘清了与Hamilton的关系[16]。这些事实认定都在记录中有坚实的基础，完全支持地区法院的结论。而地区法院在其消费者混淆分析中，给予了Vortic这种充分揭露很大的权重[17]。其次，地区法院对Polaroid因素的事实认定并没有出现明显的错误。根据向来奉行的「明显错误审查」（clear error review）标准，上诉法院应尊重地区法院的事实认定[18]。

在环境意识高涨的今日，升级改造已蔚为新的消费风潮。然而由于升级改造往往涉及使用他人商标的行为，以致引起商标侵权疑虑。透过本案判决，美国法院指出，就升级改造业者而言，若要避免商标侵权纠纷，首要措施在于产品修整改造相关信息的充分揭露。

Irene Calboli, Upcycling, Sustainability, and IP: What It Means for the World of Fashion, https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html, (WIPO Magazine, July 2023)
Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *5-6.
Id. at *7.
Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 17-CV-5575 (AJN) (OTW) (S.D.N.Y. Sept. 11, 2020).
Id. at *2-4.
Id. at *5-10.
Id. at *10-14.
Id. at *14.
Hamilton International Ltd. v. Vortic LLC, No. 20-3369 (2d Cir. 2021) at *18.
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