GO & Associates公司（简称GO）向美国专利商标局（USPTO）申请注册「EVERTBODY VS RACISM」商标。USPTO及商标审理暨上诉委员会（TTAB）认为系争标识为信息性标语，不具来源识别功能，拒绝注册申请。GO以审查意见错误且有违宪之虞为由，向联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉，寻求翻案……

图片来源 : shutterstock、达志影像

本案背景

2020年6月2日，GO向USPTO申请商标及服务标志注册。GO请求将EVERYBODY VS RACISM注册于商标主要注册簿，指定使用于以下商品及服务[1]：。

表1. GO & Associates公司的注册商标

来源：作者整理自USPTO US Serial Number 88944728

图1.系争商标图样

图片来源：USPTO US Serial Number 88944728

经审查后，USPTO认定系争标识是一则被广泛使用的社会性或政治性标语，不具商标识别功能，于是核驳了本件注册申请[2]。审查官指出，EVERYBODY VS RACISM传达给社会大众的讯息并非商品服务来源，而是对于某种政治或社会理念的支持、钦佩或认同。例如，NBA篮球协会的裁判曾在抗议种族不公的罢工游行中，集体穿着印有EVERYBODY VS. RACISM标语的T恤。此标语或口号也常常出现在饶舌歌曲、播客、教会讲道、YOUTUBE影片及各种服饰[3]。

图2. 2020年8月27日，NBA裁判穿着印有EVERYBODY VS RACISM标语的T恤

图片来源：NBC NEWS

GO于2021年9月17日向TTAB提出上诉。在审视过包括申请人的使用样本、他人网页及社群媒体、YouTube影片、歌曲名称及播客内容等各项证据后，TTAB的结论是，EVERYBODY VS RACISM属于纯粹信息性(merely informational in nature)标语，传达给消费者的是反种族主义的讯息，而非申请人商品或服务的来源[4]。TTAB于2022年4月20日作成维持原处分之决定。2022年6月23日，GO向CAFC提出上诉[5]。

商标识别性

在判断GO的上诉主张是否有理由之前，CAFC首先阐明商标识别性的意义。根据联邦商标法，任何标识的可注册性（registrability）取决于其是否具识别性，亦即，指示申请人商品或服务来源，并与他人之商品或服务相区别功能[6]。一般而言，在判断识别性之时，将标识分为独创性、任意性、暗示性、描述性及通用性五类。被划归描述性及通用性者即欠缺识别性。但识别性判断因素并不以此为限，同样重要的是，系争标识在市场上的使用方式以及消费者对其认知为何。例如，在2016年In re Light案中，CAFC维持TTAB拒绝注册一个由570个字组成商标图样的决定。理由是，这些文字的数量及视觉展示方式使公众难以将其理解为商标。同样地，在2016年的One Wholesaler案中，TTAB拒绝将「I ♥ DC」 注册为服装和纪念品的商标，因为系争标识传达给购买者及潜在购买者的讯息是对华盛顿特区的热爱的表达，而不是商品的来源，因此不具可注册性。此外，USPTO的商标审查程序手册（TMEP）§ 1202.04(b)明文拒绝注册仅传达普通、熟悉或普遍理解的概念或情感，以及社会、政治、宗教或类似的常见信息性讯息的标识[7]。

图3.由570个字组成的商标图样

图片来源：In re Prema Jyothi Light, Appeal No. 2014-1597 (October 7, 2016) at *3.

图4. I ♥ DC商标图样

图片来源：D.C. One Wholesaler, Inc. v. Jonathan E. Chien, 120 USPQ2d 1710 (TTAB 2016) at *2.

CAFC认为，标识是否具来源识别功能属于事实问题。根据上诉法院向来奉行的实质证据审查标准，TTAB认定EVERYBODY VS RACISM不具指示GO产品(购物袋和服装)或服务(提高人们对种族和解需求的认识)的来源功能，并无错误。首先，在得出其结论时，TTAB适当地考虑了记录中的证据，不仅包括审查官确定的第三人证据，还包括GO自己使用该商标的样本及其他证据。基于全部证据，TTAB同意审查官的见解，即第三人对该商标的使用显示everybody vs racism通常以信息性和装饰性的方式出现在他人出售的服装、购物袋和其他零售商品上，用以传达反种族主义的情绪。TTAB还发现，证据显示该标语经常出现在意见文章、音乐、播客及YouTube影片以及支持反种族主义的组织和网站中。考虑到第三人使用的多样性及广泛性，TTAB认为，GO自己的提供的样本及使用证据不足以使该标识产生来源识别性。其次，非常重要的是，正如TTAB观察到的，尽管EVERYBODY VS RACISM被第三人广泛使用，但GO从未争执其中有任何一个构成GO的商标使用。因此，GO之上诉理由其实只是对于TTAB就各项证据的轻重权衡有不同意见，但是重新权衡证据并不是CAFC应该扮演的角色[8]。

「信息事项原则」与商标识别性

如前所述，TTAB认为EVERYBODY VS RACISM属纯粹信息性标语，不具商标识别性。GO将TTAB的见解称为「信息事项原则」（Informational Matter Doctrine）。GO主张，TTAB根据信息事项原则，认定信息性标识当然（per se）不得注册，构成基于言论内容之歧视，违反宪法保障言论之规定。CAFC对GO的主张不以为然，并指出其中两项错误。首先，GO引用最高法院2023年Elster案来支持自己的主张，但是该案并不适用于本件。在Elster案中，当事人并未就「TRUMP TOO SMALL」之商标识别功能加以争执。GO引用的其他注册商标，如「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」、「The Slants」及「FUCT」等，情况也是如此[9]。更重要的是，GO的主张是建立在错误的前提之上。根据GO的说法，「信息事项原则」适用的结果，导致任何包含信息事项的标识被当然拒绝注册，不论消费者是否将该标识视为来源表征。CAFC指出这种说法并不正确。联邦商标法并未禁止注册含有信息事项的标识；重点在于该标识是否同时具备指示单一商业来源之功能[10]。

结论

CAFC认为，在一般公众的认知中，「EVERYBODY VS RACISM」并非GO的商品及服务的来源表征，不具注册所需的识别性。因此，TTAB的判断并无违误之处，核驳决定应予维持。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法