这件案子由于诉愿人于3月27日才提出异议诉状,最终结果还没有出来,因此不算是一个案例,只是一则新闻。分享此一新闻的用意在于提醒读者即使是再紧密的合作伙伴,对知识产权的管理也必须「斤斤计较」,如发现任何问题,必须果断提出异议;否则,多年辛苦经营的商标,有可能会被合作伙伴整碗端走。
The Neptunes 组合: Pharrell Williams(左)及Chad Hugo(右);by Sassy and Seher Sikandar
来源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imgonline-com-ua-twotoone-WAZmxC1Szm.jpg
涉案商标
3月27日,美国唱片制作向人Chad Hugo向美国商标审理暨诉愿委员会(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)提出异议,针对注册号6598717及7164541之商标提出废止申请。
美国商标注册号6598717
图片来源:USPTO |
美国商标注册号716454
图片来源:USPTO |
以上2个商标外观是一样的,主要差别在于商品及服务项目,虽然国际分类同为009,但716454指定之商品与服务为「视听录音,即录音带、CD-ROM、视盘、DVD 和雷射光盘,所有内容均包含音乐和音轨」;而6598717之指定商品及服务为「音乐录音;视听录音,即光盘、留声机唱片和可下载的 MP3 档案,所有这些都包含音乐;可下载的音乐录音;可透过网络及无线装置下载的音乐」
案件背景
Chad Hugo向TTAB起诉其前制作伙伴Pharrell Williams「以欺诈手段」,试图获得对「The Neptunes」品牌取得唯一的所有权及操控权。
「The Neptunes」 是由Williams和Chad Hugo于1992 年在Virginia海滩组成的美国歌曲创作和制作二人组,。Williams 经常在唱片中献唱并出现在二人组的音乐视频中,而Hugo则倾向幕后制作的角色。
自成立以来,The Neptunes 为众多艺术家制作了歌曲,包括Clipse、Beyoncé、Jay-Z、Kelis、N.O.R.E.、Britney Spears、Justin Timberlake、Nelly、Ludacris、T.I.、Robin Thicke、Gwen Stefani 及Snoop Dogg等。在2009 年,Billboard将The Neptunes乐队列为十年来十大制作人名单中的第一名;2020 年 1 月,The Neptunes乐队入选2020 年歌曲作者(Songwriters)名人堂;2021 年 5 月,Hugo和Williams获得了Berklee音乐学院和Berklee波士顿音乐学院的荣誉博士学位。
从1992年迄今,Hugo和Williams以The Neptunes乐队品牌合作已超过30年。
废止申请理由
Hugo的诉愿状指出,Williams试图透过他的公司PW IP Holdings LLC事务所单方面注册THE NEPTUNES品牌的商标,此举违反了他们30年来关于分割涉及标志性The Neptunes 品牌的一切的协议,因此提出商标废止申请,诉状列出废止理由有4:
(1) 注册人不是所识别商品或服务的商标的合法所有者 《Trademark Act Sections 14(1) and 1》
(2) 虚假暗示与人、生与死、机构、信仰或国家象征有联系 《Trademark Act Sections 14(3) and 2(a)》
(3) 欺骗性《Trademark Act Sections 14(3) and 2(a)》
(4) 其他:注册人在未指定共同所有人的情况下单方面主张所有权,存在欺诈和恶意行为;注册削弱了诉愿人对其共同拥有的知名商标的权利。
双方说词
Hugo的律师指出,Williams 于 2022 年以其公司 PW IP Holdings LLC 作为所有人,提交了一系列THE NEPTUNES商标的注册申请,诉愿人Hugo是商标 (注册号码为 6598717 和 7164541) 的合法百分之五十的共同所有者,但被诉愿人(Respondent) Williams并没有列出 Hugo 为共同持有人。不管是书面还是口头,Williams或 PW IP Holdings都没有获得单方面注册商标的权力。
诉状表示,诉愿人多次透过律师就共同所有权问题联系被诉愿人。被诉愿人的律师事实上也承认诉愿人是商标的平等共同所有人,并多次表示会将50%的权利转让给诉愿人;然而,被诉愿人从未进行转让。被诉愿人还以诉愿人同意繁复的商业条款作为转让条件,这已剥夺了诉愿人对商标的控制权及应得的补偿。
然而,Williams的法律代表的一份声明表示,被诉愿人已计划遵守两人长期以来对有争议的商标申请之收益分配:「我们已多次联系诉愿人,以便分享该商标的所有权和管理权,并将继续提供此优惠条件。我们的目标是确保第三方不会获得该商标,并保证Hugo和Williams会分享所有权和管理权。」
心得
从此事件证明,不仅是合作多年的伙伴,就算是家族企业,也应该要亲兄弟明算账。即使得到口头甚至是书面承诺,也不太保险。最合宜的做法是当商标是属于两个(或以上)人时,应一起提出商标注册申请。申请时,全体共有人必须都具名,最好能选定其中一人为代表人,代表全体共有人申请各项程序及收受相关文件。如果未选定代表人,台湾智慧局会以申请书记载第一顺序的申请人为应受送达人,并将送达事项通知其他共有商标的申请人。
唯有如此,才能确保本身应有的权益,也不用担心商标被淡化或误导。
台湾商标法第7条:
(1) 二人以上欲共有一商标,应由全体具名提出申请,并得选定其中一人为代表人,为全体共有人为各项申请程序及收受相关文件。
(2) 未为前项选定代表人者,商标专责机关应以申请书所载第一顺序申请人为应受送达人,并应将送达事项通知其他共有商标之申请人。 |
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作者: |
李淑莲 |
现任: |
北美智权报主编 |
学历: |
(台湾)文化大学新闻研究所 |
经历: |
半导体科技杂志(SST-Taiwan)总编辑
CompuTrade International总编辑
日本电波新闻 (Dempa Shinbun) 驻海外记者
日经亚洲电子杂志 (台湾版) 编辑 |
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