英国商标注册始于1875年，现行法为1994年商标法（Trade Marks Act 1994）。英国透过「注册商标」及「假冒诉讼」（passing off）对于商标提供双重法律保护。前者由国会立法，建立商标注册制度，并明定商标侵权类型及救济措施；后者是一种普通法上的民事侵权诉讼。不论商标注册与否，主张权利受侵害之人都可以提起假冒诉讼并寻求救济。虽然注册商标与假冒诉讼是两种不同制度，其保护要件各不相同，但就商标保护之目的而言，两者具有互补而非互斥之关系。1994年英国商标法即明定，本法虽未规定未注册商标之侵害防止或损害赔偿程序，但并不影响假冒诉讼相关法律之适用[1]。

注册商标

英国商标注册的业务主管机关为英国知识产权知识产权局（UKIPO）。任何具有识别性，且能够以图样方式呈现之标识，包括文字、标志、口号、声音、形状、颜色等，都可以作为注册之目标。商标注册的初始存续期间为10年，期间届满后，每10年得延展一次。1994年商标法将注册商标定性为个人财产（personal property）；在苏格兰法，则称为「无体动产」（incorporeal movable property）[2]。注册商标得为让与或继承之目标[3]，商标权人并得授权他人其注册商标使用[4]。和其他知识产权一样，商标权规范的重点，在于排他权范围之界定。为厘清注册商标之排他范围，1994年英国商标法明定下列三种商标侵权类型：

1. 基于双重同一性之侵权：
他人未经注册商标权人同意，于交易过程中使用之标识和系争注册商标相同，且用于同一商品或服务[5]。此类型侵害的特点在于，标识和商品或服务「双重同一性」（twin identities）即足以构成侵权，原告无须举证被告之行为有致公众混淆误认之虞[6]。

2. 基于有致混淆误认之虞之侵权：
他人未经注册商标权人同意，于交易过程中，将相同于注册商标之标识使用于类似之商品或服务，或将近似于注册商标之标识使用于同一或类似之商品或服务，而且该使用有致公众混淆误认或联想（association）之虞[7]。

3. 基于商标淡化或减损之侵权：
此一侵权类型之目的在于，对在英国享有声誉（reputation）之注册商标提供特别保护。依s. 10（3）之规定，其要件为，他人未经注册商标权人同意，于交易过程中，将相同或近似于该注册商标之标识，使用于商品或服务，不论商品或服务是否同一或类似。此外，该标识之使用，必须在无正当理由之情况下，不公平地利用或减损该注册商标的「识别特质」（distinctive character）或信誉[8]。此类型侵害被称为是英国的商标淡化法[9]。

上述三种商标侵权类型的共通要件是，被告必须于交易过程中使用标识，构成使用之行为包括但不限于下列行为：

(1) 将标识附着于商品或包装；
(2) 为销售之目的将标识用于商品或服务之提供或展示；
(3) 将标识用于商品之进口或出口；
(4) 以标识作为营业或公司名称或名称之一部分。
(5) 将标识用于商业文件或广告；
(6) 以违反2008年保护商业免于误导性营销法规定之方式将标识用于比较广告[10]。

假冒诉讼

假冒诉讼是一种从欺罔（deceit）演变而来的普通法上侵权行为，其基本法理在于禁止事业以自己之商品或服务，冒充为他人之商品或服务。通说以1842年的Perry v Truefitt案作为现代假冒诉讼的起点。法院于本案中指出，任何人不得将自己商品假冒他人商品而销售[11]。根据英国上议院于1990年Jif Lemon案确立之原则，假冒诉讼成立之三要件为商誉（goodwill）、不实表述（misrepresentation）及损害（damage）[12]。兹分述如下：

(1) 原告享有商誉：
商誉是指一种能为事业带来客源的吸引力。假冒诉讼所保护的「财产」并非注册或未注册商标本身，而是依附于各种标识、商业外观、广告宣传风格，甚或商品形状上的商誉。因此，假冒诉讼虽常被称为普通法上的商标法，但其涵盖范围比商标更为广泛。假冒诉讼之原告必须证明该标识或商业外观对于其商品或服务具有识别性。否则，就无法证明其上所附着的商誉属于原告所有。原本属于描述性或通用性的标识，可能由于不寻常或意外的背景因素，或经过原告独家使用，而具有识别性[13]。

(2) 被告就其所提供的商品或服务作出不实表述：
不实表述是指被告有意或无意作出的虚假陈述。被告可能透过使用与原告商品相关联的标识或商业外观等，向公众传达不实讯息，致使一般普通、谨慎的公众成员受到误导。基于这种误导而产生的欺罔是认定假冒侵权成立的关键要素。仅仅因为标识的近似性而产生混淆误认之虞，并不当然构成假冒。被告于使用时附上免责声明也未必能产生防止法院认定假冒成立之效果[14]。

(3) 被告的不实表述使原告遭受损害：
假冒诉讼的最后一项要件是，被告不实表述的结果，使原告遭受损害，或有遭受损害之虞。法院承认以下5种类型的损害：既有的营业及收益损失、潜在的营业及收益损失、授权金的损失、对于声誉的伤害及原告商誉的淡化[15]。

注册商标与假冒诉讼之关系

相较于假冒诉讼，商标注册存在若干优势。首先，假冒诉讼的原告对于商誉及识别性的存在，负初始举证责任。相对地，商标注册具有推定权利有效性及权利归属之效力，从而大幅减低原告的举证责任。。其次，商誉是实际商业活动的产物。但商标注册并不以使用为要件，这使得商标在被实际使用之前，即有获得法律保护之可能。其三，原告的商誉所覆盖的地理范围，是决定假冒诉讼成败的重要因素。这与注册商标的全国性效力大相径庭。最后，英国法虽然承认商誉是一种可让与的财产，但不能脱离营业单独让与。反之，英国商标法允许注册商标单独让与，无须连同商誉或营业一并移转。尽管如此，由于假冒诉讼是灵活的普通法原则，可随着市场条件的变化而不断发展，因此仍有其存在价值。假冒诉讼可以保护经由使用而获得的商誉，这一点对于因商标注册之门坎限制，或者无力注册商标的小型事业或新创公司相当重要。诉讼实务上，享有注册商标权之原告往往会同时提出注册商标和假冒诉讼。如此一来，即使注册商标之主张不成立，仍然可以透过假冒诉讼主张权利，请求救济[16]。

结论

综言之，英国法透过注册商标及假冒诉讼对于商标提供双重保护制度，为事业品牌和商誉的保护提供灵活与弹性的选择。这两种法律制度之关系为互补而非互斥，为防止不公平竞争和消费者欺罔，提供相辅相成之救济措施。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法