知名的靴鞋品牌Timberland在2015年向美国专利商标局申请，将其经典麦黄靴鞋的外型注册为立体商标，但申请的立体图中删除了一些消费者认识的重要特征。美国专利商标局认为其具有功能性或欠缺识别性而拒绝其注册。Timberland一路上诉到第四巡回上诉法院，法院于2024年4月15日做出判决，认为其所申请的立体商标少了消费者认识的重要特征而欠缺识别性。

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Timberland的经典麦黄靴鞋

Timberland是一家全球知名的鞋子制造销售商。其销售一款经典黄靴，是一种防水工作靴，但许多年轻人购买这款经典靴鞋并不是为了防水或工作，而是做为一种流行装扮的搭配。以下是其经典黄靴的外观照片[1]。

图一、Timberland经典靴款

图片来源： TBL Licensing, LLC v. Vidal, No. 23-1150, 2024 WL 1609096, at *3 (4th Cir. Apr. 15, 2024)

Timberland于2015年对自家靴子的外型特征，向美国专利商标局（USPTO）申请注册立体商标。但其注册的立体商标，并非上面的经典黄靴的整体外貌，而仅挑选了其几个特征[2]。其向USPTO申请时附的立体商标图示如下。

图二、Timberland申请的立体商标特征

图片来源：TBL Licensing, LLC v. Vidal, No. 23-1150, 2024 WL 1609096, at *3 (4th Cir. Apr. 15, 2024)

在商标图标的说明文字中，其说明这个立体商标的几个特色，并对应上图中标示的特征数字：

「特征（1）：产品外表的管状脚踝围领，在产品的外表面从一个鞋眼板延伸到另一个鞋眼板，沿着靴子的侧面和后部并突出在靴子的上侧和后部面板上（脚踝围领内部的材料不在声明范围内）；

特征（2）：鞋底具有水平分割的两种颜色色调，并沿着靴子的周长延伸，并且在鞋底的后部两侧和前部的前部显示出反向牙齿状切口；

特征（3）：一个砂时计形状的后跟面板，由从鞋底顶端到后脚踝围领的四条垂直缝线所定义；

特征（4）：形成倒「U」形的四重缝线，环绕在靴子前部的鞋带线前面，贯穿到鞋舌底部，并向左右弯曲，最终在后跟面板的砂时计缝线的收紧部分结束；

特征（5）：六边形形状的鞋眼位于外部面向外的外表面。

声明不专用部分：靴子的后部和侧部脚踝围领周围的双行缝线，每侧上部两个鞋眼周围的单行缝线，鞋眼和靴舌上部周围的单行缝线，以及鞋子内部的鞋眼、脚踝围领顶部、鞋底的底部、最外侧面和靴子周边相连的鞋底的最上表面，所有这些都以虚线或点线描绘，都声明不专用。[3]」

美国专利商标局拒绝注册

USPTO在审查后，拒绝此立体商标的注册。主要原因在于，Timberland并未试图注册靴子的每一个方面。例如，作为其寻求注册的设计的一部分，Timberland申请的立体商标请求的范围涵盖「产品外表的管状脚踝围领在外表面的外表」，但没有限定「脚踝围领内部的材料」。同样，它涵盖两色鞋底「在鞋底侧面可见反向牙齿形状的切口」，但不包括「鞋底的底部、最外侧表面」。最重要的是，此立体商标只提出墨线图，并没有限定颜色，亦即没有限定其最经典而流行的小麦黄色。此外，在鞋子上也没有包括Timberland已注册的树形标志或TIMBERLAND文字标志[4]。

因此，USPTO审查官认为系争申请整体具有功能性，且缺乏识别性，而拒绝此申请案。Timberland上诉至商标审理救济委员会（TTAB），但TTAB同意审查官拒的决定，认为该设计缺乏识别性，但拒绝对其功能性进行评估[5]。

地区法院判决具有功能性

Timberland不服，向弗吉尼亚东区地区法院上诉。地区法院于2022年判决Timberland败诉[6]。地方法院认为该申请案有二个问题。第一，该设计具有功能性；第二，该申请案所描述的设计未能获得识别靴子为Timberland的识别性[7]。

对于功能性问题。美国商标法第1052条(e)(5)规定：「整体由具功能性事项构成（comprises any matter that, as a whole, is functional）。」第四巡回法院一般使用四个因素来考虑商标是否具有功能性：（1）是否已有专利存在而揭示该设计的实用优势；（2）是否有广告着重于该设计的实用优势；（3）竞争对手是否有其他功能等效的替代设计；以及（4）是否有事实显示，该设计是该产品的相对简单或便宜的方法[8]。

地区法院将申请的设计分为八个元素：「脚踝围领、两色鞋底、凸起鞋底、砂时计形后跟支架、四重缝线、鞋带线形状、六角形鞋眼和圆拱形前脚趾盒。」并针对前述四因素中的前两个因素「专利」和「广告」。地区法院因而逐一确认了上述八个元素功能优势，具有对应的专利和广告[9]。

地区法院指出：作为整个申请的靴子设计的特征，确实做到了任何优秀靴子所应该做到的：它们使其舒适，使其耐用，使其防水，并使其适合其预期的用途，包括穿越各种环境进行徒步旅行以及追求需要脚趾保护的某些工作项目[10]。

第四巡回法院强调不具识别性

对于地区法院判决，Timberland上诉到第四巡回上诉法院。 第四巡回法院于2024年4月15日判决，支持了USPTO的决定。

就具备功能性的争点方面，Timberland质疑，地区法院不应该将鞋子的每一个特征元素切割来看，而应该整体来看，讨论整体而言是否具有功能性。但第四巡回法院认为，不需要讨论这个争点，只需要讨论不具识别性的争点，就足以驳回Timberland的上诉[11]。

第四巡回法院认为，一些消费者可能会将整个靴子，例如经典的麦黄色靴鞋，认出是Timberland的产品。但Timberland并未企图注册整个靴子的所有特征，而仅注册其申请中描述的选定特征[12]。

上诉法院指出，Timberland的商标申请并未包括靴子的「更显眼」的特征。亦即，消费者是因为看到靴鞋上的一些更显眼的标志，才认识出其是Timberland的产品，包括其树形标志、厚底鞋底和畅销的「小麦黄」颜色[13]。如果撇开这些重要特征，Timberland未能证明剩余的这些设计特征能鼓励客户购买其靴子[14]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法