北美智权股份有限公司

上诉人easyGroup公司成立于2000年8月，负责管理「easy」事业群的知识产权。easyGroup拥有easyJet、easyCar、easyMoney及easyProperty等注册商标。这些商标以小写的easy搭配橘白双色视觉元素作为主要识别特征。2000年11月起，easyGroup开始授权easy事业群使用其商标，并于授权条款中规定，使用过程中累积的商誉归easyGroup享有[4]。

图1. esayGroup的注册商标之一

图片来源：英国智慧财产局，UK00901984079号注册商标

被上诉人为Easy Live Services（ELS）公司及其两名负责人。ELS公司的业务为在线拍卖软件与周边服务之开发及销售。ELS自2010年1月起，于商业上使用数个「Easy Live Auction」（ELA）标识。easyGroup于2019年10月于英格兰及韦尔斯高等法院（EWHC）起诉，主张图2所列4个ELA标识侵害其注册商标权，并且构成假冒行为，请求法院发给禁制令[5]。

图2. ELS被控侵权之标识

图片来源：easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508

EWCA审理后判决ELA标识2、3构成商标权侵害，假冒诉讼则不成立。easyGroup仅就假冒诉讼判决部分提起上诉。

法院首先重申，判断假冒行为成立与否的三项核心要件（core ingredients）为：（i）原告享有商誉；（ii）被告不实表述；（iii）造成原告之损害[6]。

原告享有商誉：
商誉是指一种能为事业带来客源的吸引力。假冒诉讼所保护的「财产」并非注册或未注册商标本身，而是依附于各种标识、商业外观、广告宣传风格，甚或商品形状上的商誉。因此，假冒诉讼虽常被称为普通法上的商标法，但其涵盖范围比商标更为广泛。假冒诉讼之原告必须证明该标识或商业外观对于其商品或服务具有识别性。否则，就无法证明其上所附着的商誉属于原告所有。原本属于描述性或通用性的标识，可能由于不寻常或意外的背景因素，或经过原告独家使用，而具有识别性[7]。

在本案中，当事人对于商誉要件之成立，并无争执。亦即被告同意，esayJet和easyProperty分别于航空旅游业和住商物业租售管理服务业享有商誉，且系争商誉归easyGroup所有[8]。

被告就其所提供的商品或服务作出不实表述：
不实表述是指被告有意或无意作出的虚假陈述。被告可能透过使用与原告商品相关联的标识或商业外观等，向公众传达不实讯息，致使一般普通、谨慎的公众成员受到误导。基于这种误导而产生的欺罔是认定假冒侵权成立的关键要素。仅仅因为标识的近似性而产生混淆误认之虞，并不当然构成假冒。被告于使用时附上免责声明也未必能产生防止法院认定假冒成立之效果[9]。

原审法院认定被告使用ELA标识2、3之行为构成不实表述[10]。被告对此表示不服。根据被告的说法，原审法院一方面认定ELS有欺罔之故意，但另一方面又认为ELS负责人并没有不诚实(not dishonest) 的心态，两者相互矛盾，不足以支持不实表述成立之判断[11]。

EWCA首先说明，被告心态与不实表述成立与否，并无必然关系。虽然假冒诉讼是从欺罔演化而来，但是不实表述并不以故意为必要。依普通法上确立的原则，无意为之的虚假陈述也会构成不实表述[12]。其次，EWCA认为，原审法官认定ELS负责人并非不诚实，是指其无意移转esayGroup被授权人的生意。EWCA认为，这和原审认定ELS负责人在心态上，确实有意使ELA与esayJet及其他esay事业群产生某种不实连结，并不矛盾[13]。因此，被告之抗辩不成立。

EWCA认定被告之不实表述使原告遭受损害：
假冒诉讼的最后一项要件是，被告不实表述的结果，使原告遭受损害，或有遭受损害之虞。法院承认以下5种类型的损害：既有的营业及收益损失、潜在的营业及收益损失、授权金的损失、对于声誉的伤害及原告商誉的淡化[14]。

原审法院认为损害要件不成立，从而驳回原告之请求。其理由有三：(1)双方业务并无重迭之处，因此现实上不存在客户转移的可能性；(2)无法证明被告行为对easyGroup品牌声誉有实际损害之虞（real likelihood of damage）；(3)被告在未经许可的情况下使用标志2、3所获得之利益，并未减损原告向他人收取授权金之能力。在本件上诉中，esayGroup仅对第3项理由提出质疑[15]。

EWCA指出，在商誉及不实表述要件均成立的情况下，以原告未遭受任何损害而驳回假冒诉讼的情况极为罕见。其原因在于，不实表述通常会对原告商誉造成损害[16]。但在另一方面，EWCA也认为本案情节确有特殊之处。分析判决先例之后，EWCA归纳出以下原则：（1）如果原告没有既有或预期的代言或授权业务，则不能仅凭潜在的代言费或授权金损失，主张损害要件成立；（2）反之，若原告有既有的代言或授权业务，即使被告从事的活动与原告代言或授权业务并不相同，原则上是可以可能的代言费或授权金的损失，主张损害要件成立；（3）前述原则可适用于有预期的代言或授权业务的原告，例如，尚未开展此类业务，但已处于可以这样做的阶段的名人[17]。

就本案而言，由于easyGroup长期从事为各种事业进行授权的业务，因此，以依赖因ELA使用标识2、3而本可收取的授权金损失，主张假冒诉讼的损害要件成立。另外，esayGroup也可以依赖ELA未获授权这一事实，主张其吸引付费被授权方（尤其是在拍卖领域）的机会显著减少，从而构成损害[18]。

就商标保护之目的而言，假冒诉讼与注册商标具有相辅相成之互补关系。假冒行为的三项核心要件为原告享有商誉、被告不实表述以及原告有受损害之虞。在本案中，EWCA厘清不实表述及损害两要件适用上之疑义。首先，虽然假冒诉讼是从欺罔演化而来，但是不实表述并不以故意为必要。依普通法上确立的原则，无意为之的虚假陈述也可构成不实表述。其次，从事代言或授权业务的原告，即使被告从事的活动与原告代言或授权业务并不相同，原则上仍可以依赖潜在的代言费或授权金损失，主张损害要件成立。

TMA 1994, s. 2(2). 此点与台湾地区公平交易法第22条第2项规定，商品或服务之表征，依法注册取得商标权者，即不适用公平交易法，形成鲜明对比。
Reckitt & Colman Ltd v Borden Inc [1990] 1 All E.R. 873, 880.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508.
Id. at para. 3.
Id. at para. 6.
Id. at para. 13.
L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, and P. Johnson, Intellectual Property Law, 5th ed. (Oxford University Press, 2018), at 867-886.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508, at para. 14.
Id. at 887-912.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508, at para. 14.
Id. at para. 25.
Id. at para. 15.
Id. at para. 31.
L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, and P. Johnson, Intellectual Property Law, 5th ed. (Oxford University Press, 2018), at 913-918.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508, at para. 36.
Id. at para. 35.
Id. at para. 51.
Id. at para. 52.