台湾地区商标法第18条规定商标应具有识别性，即「指足以使商品或服务之相关消费者认识为指示商品或服务来源，并得与他人之商品或服务相区别者」。「识别性」分为先天与后天。对无法具先天识别性之商标，必须依赖后天的使用才得取得识别性。本文在介绍台湾地区相关法律概念与基准，并举两个案例讨论后天识别性的取得。

图片来源 : shutterstock、达志影像

「不具先天识别性」之商标

在台湾地区经济部智慧财产局的《商标识别性审查基准》[1]中，其定义三类「不具先天识别性」之商标：表示商品或服务相关说明的描述性标识、指定商品或服务的通用标章或名称，以及其他无法指示及区别来源的标识。此乃对应台湾地区商标法（下同）第29条第1项所列三款「不具识别性情形」：（1）「仅由描述所指定商品或服务之质量、用途、原料、产地或相关特性之说明所构成者」；（2）「仅由所指定商品或服务之通用标章或名称所构成者」；（3）「仅由其他不具识别性之标识所构成者」。

「描述性标识」指「对于商品或服务的质量、功用或其他有关的成分、产地等特性，作直接、明显描述的标识」，以致「消费者容易将之视为商品或服务的说明，而非识别来源的标识」，例如「烧烤」（指定于餐厅服务）、「霜降」（指定于肉类商品）。被认定为「描述性」的标识须「证明取得后天识别性，否则不得注册」。此外，「描述性」和「暗示性」有不易区分的问题，而基准有列出四项参考因素以供评断：「消费者需要运用想象力的程度」、「辞典定义」、「报纸、杂志或网络的使用」、和「竞争者可能需要使用的程度」。

针对「指定商品或服务的通用标章或名称」，该基准定义「通用标章是业者就特定商品或服务所共同使用之标志」，例如「红、蓝、白三色旋转霓虹灯」为理容院的通用标章；另「通用名称则为业者通常用以表示商品或服务之名称」，其涵盖「简称、缩写及俗称」，例如「雪花石」为因属石材名称，故若其指定于人造石、天然材商品时，将成为通用名称。

针对「其他无法指示及区别来源的标识」，该基准列举一些案例，包括单一字母；单一数字或长串数字；简单线条或基本几何图形；装饰性或附属性的图形；流行性的图形；纯粹信息性的图形；姓氏；称谓与姓氏结合；宗教有关图像、用语与民俗文化标识；标语；习见祝贺语、吉祥语、流行用语或成语等。

后天识别性

「后天识别性」指「标识原不具有识别性，但经由在市场上之使用，其结果使相关消费者得以认识其为商品或服务来源的标识，即具有商标识别性」。具体而言，「如果申请人可以证明该标识于市场使用后，相关消费者已经将其视为指示及区别一定来源的标识，此时，该标识具有商标功能，故可以核准注册」。

关于「识别性」的判断，该基准指出「应考虑个案的事实及证据，就商标与指定使用商品或服务的关系、竞争同业使用情形、及申请人使用方式与实际交易情况等客观参酌因素，综合判断之」。至于若「商标整体具有识别性，但商标图样中包含不具有识别性及功能性部分，且有致商标权范围产生疑义之虞者」，该基准指出可「依商标法第29条第3项规定，得经申请人声明该部分不在专用之列」，而「核准其注册」。

案例一：少女时代

「少女时代」（Girls’ Generation，又称「SNSD」）于2007年8月5日正式在韩国SBS电视台的节目「Inkigayo」以《Into the New World》单曲出道[2]；两个月后在10月11日于Mnet电视台的节目「M! Countdown」以该首单曲拿下排行榜冠军[3]。

值得注意者，「少女时代」的经纪公司韩商SM娱乐股份有限公司（SM Entertainment Co., Ltd.，称「SM娱乐」）早于出道日前的2007年7月6日即于台湾地区申请「少女时代」商标（申请案号为096032091），并于2008年3月1日取得商标，其注册号为01303712，且指定商品有两类：（1）第009类：「录有声音及／或影像之光盘，卡通影片，音乐光盘，录音带，电影光盘，录像带，电子书（可下载）」；（2）第016类：「书籍，杂志，原子笔，日历，明信片」。另SM娱乐有申请英文商标「GIRLS’ GENERATION」（申请号096037431，申请日为2007年8月6日；注册号01311865，注册日为2008年5月15日），并指定同样商品。

「少女时代」之识别性问题在于商标法第29条第1项第1款规定商标若「仅由描述所指定商品或服务之 … 相关特性之说明所构成者」（即「描述性商标」），其「不得注册」。「少女时代」用来标识年轻女子所组成的表演团体，因其指定为「录有声音及／或影像之光盘」、或「音乐光盘」等商品，故不免属于描述该商品乃收录由年轻女子所演唱的歌曲，而有不具识别性之疑虑。

台湾地区智慧财产案件审理法第41条第1项规定「当事人主张或抗辩知识产权有应撤销、废止之原因者，法院应就其主张或抗辩有无理由自为判断」；且同条第2项要求当「法院认有撤销、废止之原因时，知识产权人于该民事诉讼中不得对于他造主张权利」。商标法第57条第1项虽规定「商标之注册违反第二十九条第一项」时「利害关系人或审查人员得申请或提请商标专责机关评定其注册」，而第60条指出「评定案件经评定成立者，应撤销其注册」，但第58条第1项却规定若「商标之注册违反第二十九条第一项第一款[所]规定之情形，自注册公告日后满五年者，不得申请或提请评定」。

「少女时代」商标之注册日为2008年3月1日。即使「少女时代」属描述性商标，2013年3月1日起即不可因描述性为由而提起评定以撤销之。然而，回到2011年时，「少女时代」可能因SM娱乐使用于专辑等商品而取得「后天识别性」。亦即，透过「少女时代」标识的使用而能使系争标识能做为指示或区别商品之来源，并据以获得「识别性」（属后天识别性）的性质。因此，依照商标法第60条之但书，即「但不得注册之情形已不存在者，经斟酌公益及当事人利益之衡平，得为不成立之评定」，「少女时代」商标于指定「录有声音及／或影像之光盘」、或「音乐光盘」等商品时会具有识别性，而不会遭撤销。

案例二：MISS WU

过去曾发生美国籍但来自台湾地区的服装设计师吴季刚，欲将其副品牌「MISS WU」申请商标（商标申请案第100011158号，申请日为2011年3月9日），却遭智财局核驳[4]。后经台湾地区智慧财产法院于101年度行商诉字第115号行政判决（裁判日期为2013年1月10日）维持原处分，其理由为「整体商标图样『MISS WU』为吴小姐之意，系一般国人习用对于未婚或年轻之吴姓女性之英文称谓，为既有常见词汇，并非新创之词汇，且整体商标图样未经任何特殊设计，仅为单纯之外文文字『MISS WU』」，因而「以之作为商标指定使用于『手提包、肩背包、钱包、衣服、鞋子』等商品」时，「尚不足使相关消费者认识为指示商品或服务之识别标识，并得藉以与他人商品或服务相区别，自不具先天识别性」。

不过，或许是因媒体大幅报导「MISS WU」未获商标事件与批评台湾地区智财局的处分[5]，当吴季刚于2013年2月5日再度以「MISS WU」（申请案号102006986）申请商标时，台湾地区智财局官员于媒体访问中暗示「MISS WU」可透过「后天识别性」取得商标[6]。事实上，该申请案已让吴季刚于2015年9月1日取得商标（注册号01727001）；但值得注意者为，台湾地区智财局曾于2013年8月5日要求申请人补正（可能是要求提供后天识别性之证据），而直到2015年7月16日才做出核准审定书[7]。

「MISS WU」目前指定使用于二类商品：（1）第018类：「皮夹、皮包、钱包、手提包、背包、钥匙包、行李箱、… 伞、皮革制带、宠物背袋、皮制行李吊牌套、皮制帽带」；（2）第025类：「衣服、礼服、洋装、Ｔ恤、裤子、裙子、夹克、… 鞋、靴、袜子、… 皮带、帽子、御寒用耳罩、服饰用手套、围巾、头巾」。

「使用」为王道

从「MISS WU」商标取得的经验显示「使用」的重要性。对营运上所必须使用的标识，尽管未获得台湾地区智财局核准商标，也应持续使用。另从台湾地区《商标识别性审查基准》所示之核准案例（像是「今晚，我想来点」、「台湾PAY」），营销、广告等标识使用证据应保留，以左证「后天识别性」的成立。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系