一般来说，美国法院有权在商标侵权争议中，判决注册商标应该撤销。但申请中的商标能否也判决该撤销？2024年4月，美国第九巡回法院在BBK Tobacco & Foods LLP诉Central Coast Agriculture, Inc.案判决认为，法院对于申请中的商标，也有权命令撤销。而且，法院可以基于申请人缺乏使用商标的真实意图而撤销申请案。但不同意见法官认为，法院无权在美国专利商标局（USPTO）注册商标前，就撤销商标申请案。

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案件事实

BBK Tobacco & Foods LLP公司（简称BBK公司）拥有「RAW」商标，用于销售吸烟配件。

图1. BBK公司拥有「RAW」商标

图片来源：RAW Wobbler • RAWthentic

BBK公司在亚利桑那州地方法院起诉Central Coast Agriculture（简称CCA公司），指控CCA的「Raw Garden」大麻产品的商标侵犯了BBK Tobacco的「RAW」商标。BBK 公司的起诉书还包括要求撤销取消CCA公司目前申请中的多项商标申请案，理由是CCA缺乏使用商标的真实意图（bona fide intent）[1]。

图2. CCA公司的Raw Garden商标

图片来源：Raw Garden™ | California’s Best Selling Cannabis Extracts

地方法院做出简易判决，认为被告用于大麻产品的「Raw Garden」商标，与原告用于卷烟纸和吸烟配件的「RAW」商标，没有混淆误认之虞，故不构成商标侵权和不公平竞争。但是，地区法院却认为，被告CCA申请中的四件商标申请案，缺乏真实使用意图，而应被撤销[2]。

本案上诉到第九巡回上诉法院，上诉法院于2024年4月作出判决[3]。

法院有权撤销与案件有关的申请中商标

本案具有参考价值的问题点在于，被告CCA的四件商标申请案正在申请中，还没有被核准，只因为CCA使用中的商标被告侵权，法院就有权同时撤销CCA申请中的商标？

第九巡回法院指出，其过去从未处理过：(1)地方法院是否有权，撤销或修改在专利商标局审查中的商标申请案；(2)缺乏使用该商标的真实意图，是否是此类撤销判决的有效依据。第九巡回法院多数意见法官认为，这两个问题的答案都是肯定[4]。

《美国法典》第15编第1119条规定：「在任何涉及注册商标的诉讼中，法院可以决定是否有权注册商标（the right to registration）、命为全部或一部撤销注册之处分（order the cancelation of registrations），恢复已经撤销之注册，以及对任何诉讼当事人于注册簿上的数据为其他更正。...」

第九巡回法院多数法官认为，根据上述条文，当BBK公司用注册商标控告CCA商标时，对于CCA正在申请注册商标中的同一个商标图样，法院对被告申请中的商标，也有管辖权。因为，在第1119条中，法院能判断商标是否有权注册，当然包括商标「申请案」是否有权注册[5]。且条文也没有规定只能判断原告的商标是否有权注册，还是被告的商标是否有权注册。

多数法官认为，这个解释有一个好处，可以在同一个诉讼中解决所有商标注册争议[6]。

商标申请时欠缺未来使用的真实意图

美国原本只允许使用中的商标申请注册联邦商标。1988年后开放，对于还没有使用的商标，也可以申请注册联邦商标，但仍必须具有使用商标的真实意图[7]。因此，若申请时就欠缺未来使用的真实意图，仍然会被撤销商标。

缺乏使用商标之真实意图，是否可作为撤销商标的依据？第九巡回法院多数法官指出，其他三个巡回法院和商标审理上诉委员会（TTAB）都对这个问题给出了肯定答案。第九巡回法院引用1982年美国海关和专利上诉法院（CCPA，联邦巡回法院的前身）的判决的一段话，同意反对方有权基于任何法条所定理由，质疑申请人获得商标注册的权利[8]。

不同意见法官Bumatay：应先等USPTO决定

第九巡回法院的Bumatay法官则对本案提出不同意见。其认为，一般而言，只有在USPTO注册了某个商标之后，法院才有权决定是否要撤销该商标。若专利商标局还没有决定是否注册一商标，法院不可提前决定撤销该申请案。其认为，联邦商标法的文本、结构和背景都确认联邦法院无权干涉商标申请审查程序[9]。

Bumatay法官指出，根据联邦商标法，USPTO拥有专属权力对商标申请案进行全面审查程序。等到USPTO作成决定后，不服者可向TTAB上诉，之后才可向美国地方法院上诉[10]。

Bumatay法官认为，第1119条赋予联邦法院的任何权力，都未赋予撤销商标申请的权利。这些明确的权力都仅限于「商标注册」（registration），而不是「申请」（application）。其指出，从过去一世纪以来的判决先来来看，法院只会决定商标「有无权利注册」，但不会干涉商标申请案[11]。

第九巡回法院多数法官响应了Bumatay法官不同意见书的一些论点。多数法官认为，第1119条提到的「注册权利」虽然包括商标「注册」的有效性，当然也包括商标「申请」的有效性。甚至，Bumatay法官所引用的案例中，有的是在商标申请异议时提到「注册权利」的案例[12]。

结语

美国第九巡回法院的这个判决，创造了一个先例，对于商标侵权诉讼中，美国法院不但可以撤销已注册商标，甚至可以提前撤销相关的商标申请案。好处是多个纷争一次性解决。但也产生法院过早提前指导专利商标局的争议。这个判决意见是否会被其他法院接受，值得观察。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法