在美国，虽然可以合法销售电子烟产品，但任何在2016年8月8日之后上市的电子烟产品都必须通过美国食品药品监督管理局（FDA）的审查核准，才能上市销售。VPR公司（VPR Brands, VPR）是一家销售电子烟的厂商，在美国注册了「ELF」商标。其发现深圳威铂利科技有限公司（Shenzhen Weiboli Technology Co，下称威铂利）也以「ELFBAR」为名在销售电子烟，故对威铂利提起侵权诉讼。威铂利抗辩，VPR有非法销售未经FDA核准上市的电子烟产品，属非法使用，故商标无效。

图片来源：shutterstock、达志影像

商标「非法使用原则」

「非法使用原则」（unlawful use doctrine）源自美国专利商标局（USPTO）的行政程序中。在1957年的Coahoma判决中，USPTO取消了两个用于某些杀虫剂的商标注册，因为这些杀虫剂的跨州运输违反了《联邦经济毒物法》[1]。USPTO认为，「与非法跨州运输相关的商标使用」不能成为联邦注册的基础。在Coahoma案决定不久之后，USPTO制定了规则：要求要获得注册，商标在商业中的使用必须是合法的（37 C.F.R. §2.69）。

自那以来，USPTO一直：「一致认为，为了符合联邦商标注册的资格，商标在商业中的使用必须是合法的。」USPTO采用并应用「非法使用原则」，似乎是基于政策考虑以及「不洁之手」的「衡平法原则」，该原则旨在防止申请人从非法使用商标中获得商标保护的好处[2]。

电子烟产品的ELF和ELFBAR商标

VPR注册了「ELF」商标，为美国商标注册号第5486616号，用于第34类国际商品：「电子烟打火机；电子烟；以及无烟香烟雾化器管」。「ELF」是英文中小精灵的意思。VPR在「ELF」商标下销售两种产品：（1）可重复使用的条状电子烟蒸发器，以及（2）用于可填充吸嘴的高容量电子烟电池[3]。

图1. VPR及其ELF商标；图片来源：https://updist.com/ELF-VPR

威铂利是一家专从事电子烟产品的研发、生产、销售的公司。其电子烟以「ELFBAR」的名义销售。「BAR」的英文指的是一个条状物，与电子烟的形状有关。

图2. ELFBAR之产品；图片来源：https://ecirette.ie/products/elfbar-af5000-disposable-vape-kit

VPR在美国佛罗里达州南区联邦地区法院起诉威铂利，指控威铂利侵犯其「ELF」商标。VPR还起诉了威铂利在美国的ELFBAR电子烟批发分销商。VPR指控威铂利分销ELFBAR电子烟侵犯了其「ELF」商标，因为可能在市场上引起混淆[4]。次日，VPR向法院申请针对ELFBAR产品的初步禁令动议[5]。

被告主张原告商标乃非法使用而无效

作为抗辩，威铂利主张根据「非法使用原则」，VPR的「ELF」商标无效且不可执行，因此VPR无法在其侵权主张中胜诉。根据「非法使用原则」之要求，要从USPTO获得联邦商标注册，商标在商业中的使用必须是合法的。威铂利表示，根据美国《联邦食品、药品和化妆品法》，VPR的ELF产品属于「新型烟草产品」。要销售此类产品，制造商必须从FDA获得上市前核准。由于VPR未获得所需的核准，威铂利辩称，VPR对「ELF」商标的使用是非法的，因此该注册无效且不可对威铂利执行（unenforceable）[6]。

地区法院认为侵权诉讼不处理商标非法使用无效问题

地区法院对VPR的初步禁令申请进行了为期两天的听证会。在听证会上，为了支持其非法使用抗辩，威铂利提交了专家证词，阐述了VPR产品如何适用相关法律和监管要求，并进一步提供了FDA过去针对电子烟的执法行动的证据[7]。

听证会后，地方法院发布裁定，批准VPR的初步禁令动议。法院驳回威铂利的非法使用抗辩，并拒绝在商标侵权案件中适用「非法使用原则」。法院首先指出，其所在的第十一巡回法院并未对是否在侵权诉讼下采纳该原则提供「明确指导」。其引用的是2016年第十一巡回法院的FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc.案判决[8]。法院将FN Herstal案解读为，在侵权诉讼中应该尽量避免采纳非法使用抗辩原则，而应该将「非法使用原则」留给商标审理救济委员会（TTAB）的行政救济程序中去处理[9]。

上诉法院认为侵权诉讼仍可处理商标「非法使用原则」的问题

上诉后，联邦巡回上诉法院（CAFC）指出，「地区法院错误解读了第十一巡回法院的指导，并且未进行充分的法律或事实分析，不合理地驳回了威铂利的非法使用抗辩。」一般「非法使用抗辩原则」是在USPTO的行政救济程序中被讨论，且USPTO一贯认为商标的使用必须是合法的。除了USPTO之外，一些地区法院和几个上诉法院也曾处理过该原则，其中第十一巡回法院、第九巡回法院和第十巡回法院已认可该原则作为侵权的一种抗辩，而第五巡回法院尚未采纳该原则[10]。

地区法院参考第十一巡回法院FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc.案判决，认为该案未对是否在侵权诉讼下采纳该原则提供「明确的指导」，但该判决发出「警讯」，建议避免在侵权诉讼中采用该原则。在FN Herstal案中，第十一巡回法院最终确认了地区法院基于证据不足驳回非法使用抗辩的裁定，并认为Clyde Armory「未能根据明确且有说服力的标准（clear and convincing evidence），充分证明非法使用，以至于无法否定商标所有人的商标权利」[11]。

但联邦巡回上诉法院指出，「本案地区法院并未像第十一巡回法院在FN Herstal案中那样，评估威铂利提出的证据基础以支持其抗辩。」[12]CAFC表示，由于地区法院错误解读第十一巡回法院对非法使用原则的适用，因此初步禁令的核发「无法成立」。

CAFC写道：「需要明确指出，我们今天的决定并未预先确定地区法院是否必须采纳非法使用原则，或其在本案中的适用范围。我们的决定也没有预先确定威铂利的非法使用抗辩是否在初步禁令或后续阶段能够成立。地方法院需依据本判决，重新考虑所有相关问题，并重新评估VPR的初步禁令申请。[13]」

因此，CAFC撤销了初步禁令的核发，将案件发回，要求地区法院重新考虑所有相关问题，包括初步禁令的所有因素[14]。

备注：

责任编辑：卢颀

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法