第172期
2024 年 12 月 11 日
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商标使用与Rogers测试:Haas Automation v. Steiner
许慈真/北美智权报 专栏作家

美国联邦第二巡回上诉法院所建立之Rogers测试,经常用以判断商标使用是否受宪法第一修正案保护而豁免侵权责任。2023年,联邦最高法院在Jack Daniel's v. VIP案判决,明确将适用Rogers测试之前提定为「是否作为来源指示」,本案亦是循此基调,说明Rogers测试在书籍上的几项判断重点。


图片来源 : shutterstock、达志影像

本案[1]被告Guenther Steiner曾在哈斯F1车队(Haas F1 Team)担任车队经理长达10年,并于2023年出版回忆录,题名《Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1》,由企鹅蓝灯书屋(Penguin Random House LLC,为本案另一被告)旗下品牌Ten Speed Press出版(后称系争著作),主要讲述2022年赛季故事。

然而,由于该书籍封面、封底及内页有多张照片拍摄到哈斯F1车队用于一级方程式(Formula 1)赛车的标识(后称系争商标),原告Haas Automation, Inc.遂起诉指控两位被告违反《兰哈姆法》(Lanham Act),包括商标侵权(15 USC § 1114);商业外观侵权(15 USC § 1125(a)(3));虚假来源指示、不公平竞争、不实或误导性广告(15 USC § 1125(a))等规定;以及,违反加州普通法之不公平商业行为。

被告则主张,依据Rogers测试[2],其使用系争商标系受到宪法第一修正案(First Amendment)保护;或者,符合指示性合理使用(nominative fair use)。


系争著作封面;
图片来源:Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1: An F1 Book. Published on July 25, 2023, Amazon.

适用Rogers测试之指引

最高法院:Jack Daniel's
依据Rogers测试,被告必须证明其涉及侵权行为系受第一修正案所保护之表达性著作(expressive work)之一部分,且不得有下列任一情形,方可排除《兰哈姆法》之适用:

(1)使用原告商标与该著作无艺术上关联性。
(2)使用原告商标显然会使消费者误认该著作来源。

换言之,使用商标需符合「艺术相关性」与「未明显误导」两项条件。然而,最高法院在Jack Daniel's v. VIP[3]进一步将适用前提限缩为:被告必须不是「将(原告)商标作为商标使用」(use a trademark as a trademark),亦即作为自己商品或服务之来源指示;倘若是,纵使该使用具备其他明确含义或传递特定讯息,依旧无法适用Rogers测试。

其他判决观点
为进一步阐述「将(原告)商标作为商标使用」的具体适用情形,本案法院援引两则上诉法院及两则地方法院判决以资说明,分别叙述如下。

在联邦第十一巡回上诉法院University of Ala. Bd. of Trustees[4],涉及运动艺术家Daniel Moore于画作中描绘受商标权保护的Crimson Tide足球队队服之侵权争议。法院表示,尽管Moore嗣后出售该画作获利,但其描绘动机系为纪念足球史上的著名事件,属于在商业支持下散布言论之情形,仍受宪法第一修正案保护而可适用Rogers测试。

另外,在新出炉联邦第九巡回上诉法院Punchbowl[5],上诉人AJ Press所申请注册之标识「Punchbowl News」与「Punchbowl Press」皆使用到被上诉人Punchbowl, Inc.的注册商标「Punchbowl®」。法院指出,因系作为来源指示之用而不适用Rogers测试;然而,法院亦认为,在判断混淆误认之虞时,该词具备通常意义(即潘趣酒碗)此事应一并考虑。

在近期的地方法院判决中,同样非作为商标使用的案例,像是纽约南区地方法院Down to Earth[6]:主要争点在于网飞(Netflix)与Zac Efron制作之纪录片《Down to Earth with Zac Efron》使用到原告公司名称之一部分,即「Down to Earth」;法院对此表示,此作法系用以确认纪录片的主题与基调、而非作为来源识别,自然有适用Rogers测试之余地。

作为商标使用的另一项判决,则为加州中区地方法院Mar Vista Entertainment[7]。于此案,法院赞同电玩游戏《鬼屋魔影》(Alone in the Dark)商标权人THQ的指控,认为Mar Vista Entertainment同样将其释出的恐怖电影命名为《Alone in the Dark》,明显是以此作为来源识别,实际上有误导消费者之嫌疑,当然不适用Rogers测试。

本案可适用Rogers测试

法院根据以上判决先例与指引,认定被告未将系争商标作为来源指示之用,且符合Rogers测试要求之「艺术相关性」与「未明显误导」两项条件,当然得主张Rogers测试豁免侵权的保护伞保护。法院进一步分析如下。

(1)未用作来源指示:无论是系争著作之书名、出版商名称或其他来源识别,均未使用系争商标;且基于描述被告职涯经验之需要,系争著作必然会提及Haas名称,以及引用到显示系争商标的赛事照片,并无不妥。

(2)具备艺术上相关性:本项条件仅要求有部分相关性(而非毫无相关性)即可。法院认为,系争著作既是讲述被告在2022年赛季担任车队经理的经验,使用拍摄到系争商标的照片,可说是为增添故事脉络的艺术性选择,因而系争商标之使用与系争著作具有艺术相关性。

(3)未明显误导消费者:本项条件要求须就著作来源为明确指示、公开声明或明显之不实陈述,例如「(某名人)健身书」、「授权传记」等表述形式;然而,法院亦提醒,这不表示著作名称内含名人姓名必然构成误导,除非其使用方式隐含着认可或赞助之意。

在本案,被告既未明确指称系争著作源自原告Haas Automation,亦无意混淆消费者认知,只是藉由内含系争商标的赛事照片,让消费者知晓本书内容以及作者曾任职务。至于封面照片是否暗示原告认可或赞助,法院认为此举并未构成误导性声明。

结语

基于前述理由,法院最终准予被告动议而驳回起诉,惟原告旋即于2024年10月提起上诉。曾两度裁判Jack Daniel's案的联邦第九巡回上诉法院将如何处理本案,后续发展值得关注。

附带一提的是,Jack Daniel's案业已回到亚利桑那联邦地区法院重新审理,预计于2024年12月召开言词辩论庭。尽管大多为旧有争点,但这回,原告VIP挑战了商标淡化中污损(tarnishment)类型的合宪性[8] — 显然,商标权保障与言论自由两者间还有许多争战未完待续。

 

备注:

 

责任编辑:卢颀

 

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【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
现任: 台湾 台北大学土地与环境规划研究中心研究员
学历: 台湾 辅仁大学法律学系博士
台湾 辅仁大学外语学院财经法律翻译硕士学程
台湾 辅仁大学财经法律学系硕士
台湾 辅仁大学法律学系学士
专长: 知识产权、法律翻译

 


 





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