英国最高法院于2024年11月13日对多年来Sky与SkyKick之间的诉讼做出判决。英国最高法院指出，公司在未打算使用的情况下，对商标注册在商品服务的某一广泛类别，涵盖了过多商品服务子类别，属于恶意，故就未使用商品服务子类别应该被认定无效。

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商标申请为恶意属无效事由

英国虽然已经于2020年时脱欧，但是英国现有的法律，有不少仍然是在欧盟（EU）期间遵守EU指令所制定的。目前英国1994年的商标法，是落实EU在1998年的89/104商标法指令而来。其中，在商标绝对不得注册事由中，EU的商标法一直有一个特殊的事由，就是申请时为恶意（bad faith）。

89/104商标法指令第3条(2)(d)规定：「任何成员国得规定，商标不得注册，或即使已注册亦可能被宣告无效，其条件与范围如下：…(d) 商标的注册申请系由申请人以恶意提出。」

英国1994年商标法第3条的绝对不得注册事由，在(6)也规定：「(6) 如商标注册申请系以恶意提出，则该商标不得注册，或仅限于申请中的恶意部分不得注册。」

另外，英国商标法第32条(3)规定：「(3) 申请书应声明该商标已由申请人或经其同意使用于相关商品或服务上，或声明申请人有将该商标用于此类用途的真实意图（bona fide intention）。」

五年宽限期

英国商标法第46条(1)关于商标的废止（revocation）的第(a)款规定，若注册完成后的连续五年内，商标未被真实使用，且无正当理由，该商标可能被废止。这段五年的「宽限期」允许商标持有人在注册的商品/服务范围内开始使用该商标。

根据上述原则，商标申请人在提交申请时并不需要确定其有意销售或提供所申请保护的商品或服务。

本案事实

英国媒体和电信巨头Sky注册其SKY商标时，所指定的商品服务范围非常广泛，且所用的描述也属于概括性的描述，会涵盖某一商品服务大类别下的所有子类别。

美国科技供货商SkyKick将「SKYKICK」商标及其变体用于其电子邮件迁移产品与服务「云端迁移」以及云端存储产品与服务「云端备份」。

因此，Sky指控其在email和云端储存的商品与服务中使用商标SKYKICK，侵害了Sky所持有的四项EU注册商标和一项英国注册商标的权利。SkyKick则抗辩主张，Sky是基于恶意（bad faith）申请，属商标无效事由。

多年来，Sky在全球范围内积极执行其商标权，对其他厂商提出诉讼，并试图执行其注册商标的全部范围。Sky也曾反对其他厂商申请注册近似商标，即使这些商标涉及的是Sky并未经营或从未经营的商品与服务。

一审之高等法院判决

英国高等法院在作出四次判决并向欧洲联盟法院（CJEU）就EU商标法中有关恶意申请导致商标无效的范围进行参考后，裁定Sky的部分商标申请存在恶意，因其注册范围包含了定义过于广泛的商品与服务，而Sky无法说明注册这些范围的商业正当性，且未曾打算在所有指定领域内使用这些商标。

Arnold法官根据以下关键因素，认定Sky存在恶意申请：

（1）广泛依赖商标范围：Sky在本案中一开始对注册商标的所有商品与服务范围提出侵权主张，未加以任何限制。

（2）逐步缩小范围：Sky在审判前大约五周才表示，他们将商标侵权主张限制在部分商品与服务范围内；在审判结束时的最终陈述中，Sky进一步将范围缩小至更小的范围（判决中称为「选定的商品与服务」）。

（3）缺乏相关文件支持：Sky未能提供任何同时期的文件，来阐明其商标申请策略或其寻求如此广泛保护的理由。Arnold法官因此（公正地）认为有必要从其他地方寻找证据以确定Sky的申请意图。

（4）证人证词的缺陷：Sky的任何证人均无法提供有关其商标申请策略或申请广泛保护范围理由的直接证据。针对最近三项SKY商标申请的证据显示，Sky并不打算将这些商标应用于所涵盖的全部商品与服务。

高等法院认为，SkyKick提出了充分证据，证明Sky的申请范围过于广泛，且Sky并未真正打算提供这些商品与服务，也没有现实可能性去这样做。法官有权认定SKY商标的部分申请是恶意的，并对其规范范围进行限制。

二审之上诉法院判决

Sky向上诉法院提起上诉，并主张上诉法院应推翻了高等法院对其恶意申请的认定，及随后缩减其商标申请范围的判决。

在2021年7月26日作出的判决中，上诉法院推翻高等法院关于Sky存在恶意的裁定。上诉法院认为，Sky的商标申请隐含着其目的是「为了保护该商标在预期未来商业使用领域内的权益」，并且Sky无需证明其有意在每一个特定商品和服务类别的细分类别中使用该商标。

英国最高法院判决

SkyKick向最高法院提出上诉，认为上诉法院对「恶意申请」问题的整体处理方法有误。最高法院判决[1]部分支持SkyKick的上诉。最高法院判决，一审法院有权认定Sky在申请商标时存在恶意，因此要求修改其注册类别是正当的。

最高法院同意Arnold法官有权认定SKY商标的部分申请属于恶意，并对其规范之范围进行修改。这一认定基于对3项因素的仔细评估：（1）SKY商标所涵盖的商品与服务范围的广度；（2）商标申请的具体背景；（3）Sky提出并追求申请的意图。

最高法院认为，Arnold法官在原则适用上并无错误，而上诉法院未能指出任何推理上的缺陷或疏漏，足以推翻他的结论。

此外，最高法院指出，上诉法院未能考虑到以下重要事实：Sky在诉讼过程中逐步缩小了其商标注册范围。这一行为进一步支持了SkyKick的主张，即Sky曾试图对其无意提供的广泛商品与服务范围获取保护。

最高法院指出：「5年宽限期可能加剧因无意使用商标的申请人提出的注册而给其他经营者带来的问题。」最高法院的判决明确表示，若申请人在宽限期内缺乏真实意图去建立（或合理探索）在该商标下经营业务的可行性，同时意图在整个商品/服务范围内执行其注册权利，则强烈推定申请人意图获得超出商标基本功能的专有权。但商标权人可以透过适当的商业理由解释，推翻上述推定，但若无法提供令人满意的解释（及相关证据），则可能支持对该商品/服务范围的恶意申请认定，使商标在该范围无效。

备注：

责任编辑：卢颀

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法