2020年7月23日,「台湾地区」智慧局(TIPO)举行公听会,要修正设计专利实体审查基准之部分篇章。本文中仅讨论「放宽说明书及图式之揭露要件」之部分,其中重点是,若图式有部分内容未揭露者,原则上即认定为「不主张设计之部分」,无须在于设计说明中叙述省略之理由。
※本文摘录自[从欧盟与美国设计专利图式揭露之法律规定与实务谈到TIPO放宽图式之揭露要件]
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这次的修正方向大致正确,但是「未揭露之视图」到底是「不主张设计之部分」,还是「省略之视图」,如果没有说明应如何判断?经查阅欧盟注册设计及美国设计专利有关图式揭露的法律规定及实务做法,检视欧盟及美国的实务作法。
欧盟注册设计与图式揭露相关之法律规定
欧盟共同设计法(简称设计法)[1]第3条定义,(1)设计(design),是指产品的整体或一部份的外观,其中包含有由线条、外形、色彩、形状或材质/产品本身的材料/或是产品的装饰等所构成的特征。(2)产品(product),是指工业产品或是手工艺产品的项目,包括复合式产品的零件、包装(get-up)、产品外装、图像表征及印刷字体,但不包括计算机程序。(3)复合式产品(complex product),是指由多个零组件组构而成的产品,且该产品可经由拆解或重组而置换。
设计法第36条1款规定注册设计申请案应包含(a)请求注册;(b)识别申请人之信息;(c)适合复制之设计图式。如果申请之目标是二维设计,且其中包含依据第50条规定之请求延期公告,则可以样品代替设计之图式。第2款规定,申请书应进一步包含欲将设计应用的产品之说明。
图式之相关规定
设计法施行细则第4条第1款规定,设计的图式应由黑白或彩色的图式或照片复制品所构成。无论是以电子、纸张或传真的形式提交申请,纸张尺寸为A4,用于复制的空间不得大于26.2cm x 17cm。设计应在中性背景上复制,且不得使用墨水或修正液润饰。图式的质量必须能清楚辨识请求保护之设计所有细节,且能将其缩小或放大为不大于8cm x 16cm,以便能放入公报所刊登的注册设计中[2]。
第2款规定,一个设计最多可以包含七个不同的视图(如图1)。任何一张图式或照片的复制品只能包含一个视图。
图1 EM 002325456-0001(搅拌器)
图式中视觉不主张的使用(Use of visual disclaimers)
设计法第36条(3)款(a)之规定,以书面说明来排除不受保护之部分是不适当的,因为书面说明不能影响设计的保护范围。因为仅有指定产品的叙述会被公告,书面说明不会被公告,所以,不主张设计之部分必须能从设计本身的图式中明显得知。欧盟在共同设计审查指南(Examination of applications for registered Community designs)第5章关于设计图式之补充规定,第5.3章节「在图式中使用视觉上的不主张排除设计保护的特征」中,详细说明各种排除设计特征的方式。
断(虚)线(Broken lines)及边界(Boundaries)
在图式中指明什么部分是不主张的,可用下列方式为之:(1)断(虚)线是由点或短线(或两者的组合)组合而成的图形线条,在图式中可用来表示不想主张之设计特征;(2)藉由边界线内包括请求保护的设计特征,清楚地表明落在边界之外的设计特征是不主张的(如图2)。
图2 实务作法中允许使用的视觉上不主张方式
模糊化(Blurring)及颜色阴影(Colour shading)
只有主张保护的设计特征与不主张的(模糊化的)特征清楚地区分开时,才是可接受的模糊化(如图3左侧)。不主张的方式必须清晰明确,主张及不主张的设计特征必须能明确区分。
颜色阴影也是一种视觉上不主张的呈现,使用对比的色调以充分模糊设计申请案的图式或照片中不请求保护的特征(如图3右侧)。使用彩色阴影,请求保护的设计特征必须清楚可见,而不主张保护的特征必须以不同的色调表示。
图3 欧盟使用模糊化及彩色阴影表示不主张之部分
在不主张设计之部分,建议使用断(虚)线,只有基于一些技术原因(例如用于服装或图案上的缝合线)时,可使用其他不主张部分的方式呈现。
注册设计无效请求中新颖性和独特性之审查原则
设计法第4条第1款规定,欧盟设计所保护的设计必须具备新颖性(new)及独特性(individual character)。第2款规定,如果是一个复合式产品零组件的设计,应就下列两项原则考虑,(a)这个零组件在组合成复合式产品后,正常使用中(normal use)仍然可以看得到外观,(b)在组合后还可看见零组件本身的特征,才能符合新颖性及独特性的保护要件。第3款规定第(2)(a)款中的「正常使用」排除了维护、保养或维修工作的使用。
整体比对原则
共同设计与先前设计进行比较,是评估新颖性和独特性的参考点,必须根据争议的设计所揭露的特征来评估新颖性和独特性[3]。如果争议的共同设计仅复制某些外观视图,例如:前视图,则仅与先前设计相对应之视图进行比较。当争议的共同设计仅显示产品一部分外观,而先前设计则显示整个产品时,则适用相同的原理。
可见性要件
如果在复合式产品的正常使用中看不到共同设计的特征,或者将其应用于「复合式产品的零组件部分」中,依据设计法第4条(2)款之规定,这些特征将被忽略。例如,可见性要件不适用于整体垃圾筒外观的共同设计,因为垃圾筒本身可能是复合式产品,但不是复合式产品的零组件[4]。
「正常使用」是指最终使用者的使用,但不包括维护、保养或维修工作。例如,出于安全原因,电连接器是通常并入壳体中的组成部分,得以在操作复合式产品(诸如火车或电动车辆之类)时避免与潜在使用者的任何接触。如果在复合式产品(例如,热泵系统)的正常使用过程中看不到应用于零件(例如:如图4右侧密封环)的共同设计的任何特征,则将整体无效[5]。
图4 在正常使用中不可见的复合式产品的零组件
但是,设计法第4条(2)款并不需要在使用复合式产品的每一时刻都清晰可见整个零组件。只要能够以某种方式在一段时间内可以看到整个组件的所有基本特征就足够了[6]。
欧盟注册设计图式要清楚揭露主张设计之所有细节
检视设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的共同设计审查指南,欧盟注册设计对于申请案图式的规定只有中性背景、一设计7张图,不主张设计部分的呈现及视图中视觉上排除的呈现必须是一致的限制。原则上,仅要求注册设计的图式必须具备能清楚辨识请求保护之设计所有细节的质量。
值得注意的是,应用在复合式产品的零组件设计,如果最终用户在正常使用中看不见部分或特征,例如:汽车头灯或尾灯是汽车的碰撞零件,在安装后,车灯之后壳罩都隐藏在车体钣金内部,该部分的形状及其特征都不是共同设计保护的对象,因此,在图式中揭露或不揭露车灯的后壳罩部分都无碍(如图5)。
图5 复合式产品的零组件在正常使用中不可见的部分或特征
美国设计专利申请与图式揭露相关之法律规定
美国专利法第112条(a)款的通则规定:说明书应以完整、清晰、精简及准确之用词,将其发明及其制造、使用方法的方式记载于说明书之书面内容,使得任何熟悉该项发明技术领域所属技艺之人士、或与该项发明技术领域相关之人士,能够制造和使用该项发明,且说明书应记载发明人所知之实施该发明的最佳实施例。通常,美国法院将第112条的通则分为:(1)书面说明(Written Description)要件,(2)可据以实施要件(Enablement)及(3)最佳实施例(Best Mode),设计专利仅适用书面说明及可据以实施要件。
图式揭露相关的法律规定
美国专利法施行细则(简称施行细则)第1.152条是设计图式的规定。图式中,可使用特有和适当的表面阴影,以显示该设计之特征或外观轮廓;除了用黑色来表示色彩的对比外,不可以使用整个黑色表面阴影,虚线可用于显示可视的环境构造,但不可使用在显示无法穿透之不透材料下所隐藏平面和表面。在设计专利的申请案中,不允许照片和墨线图组合使用于同一申请案之正式图式中;以照片取代墨线图时,照片不能揭露环境构造。
每件申请必须附上请求设计之图式或照片。所附的图式或照片必须是清楚而且完整,因为这些图式或照片是用来组构出该申请专利之设计的整体外观及视觉效果,况且,设计专利系依据其所附的图式或照片内容而授与专利。当在视图之间发现不一致时,应核驳图式并要求视图保持一致[7](如图6)。
图6 US D534,731设计专利核准公告的图式
MPEP中设计专利图式的规定
MPEP第1502.03章节是关于设计专利图式的规定,其中「视图(VIEWS)」小节中明白规定:完整地揭示主张之设计的整体外观,以墨线绘制的图式或黑白照片,其中必须包含足够数量的视图。如果3D物品形状或外观的设计者,则建议提出立体图,得以清楚显示3D型态的形状或外观。如果所提出的立体图可以清楚明确地揭示该设计的形状或外观,可以省略掉其他视图。
如果说明书明确说明,其中视图仅属复制该设计的其他视图,或仅是光滑表面的视图而不包括任何表面装饰者,则可省略掉这些视图。例如:设计的左侧视图和右侧视图是相同或是对映的镜像时,只需提供其中一个视图,并在图式说明中叙明「另一个视图是相同或是对映的镜像」。如果设计的仰视图是为光滑表面,可在图式说明中叙明「该仰视图是未经装饰的光滑表面」,即可省略该仰视图;如果可看到的表面是具有结构而且明显地不光滑者,就不得用「未经装饰」的用词来描述这种表面[8]。
明确且充分揭露要件
在决定申请专利之揭露是否符合专利法之揭露要件前,必须先判断申请专利想要保护的范围(scope of protection),是否可据以实施[9]。设计专利的申请专利范围(claim)制式用语为「如图及所述者」,图式中的揭示与说明书中任何的窄化叙述之说明都会被并入去解释专利权范围,在决定申请专利所欲保护的范围时,也要判断该说明内容是否可据以实施。
如果图式之揭露不充分,无法清楚得知申请专利之设计想要保护的外观形状或造形,或是所揭露之图式无法清楚指出申请人所认为的其设计之目标,都会依专利法第112条第1段之规定而予以核驳[10]。
销售或使用期间可见的物品表面必须揭露
图式必须能展现设计,如同该设计展现在购买者及使用者面前,依设计法(design law)的规定,外观是授与专利的唯一依据[11]。所以,图式中未揭露在销售或使用期间被隐藏的物品表面,并不违反专利法第112条(a)款和(b)款「得据以实施」之规定。
因为装饰性设计可实施于非完整物品的构成组件,物品通常可视的部分或表面并未在图式中显现或在说明书中说明,则不构成请求设计之一部分[12]。因此,请求设计可专利性之决定,是以图式揭露及说明书陈述为依据。
单一视图能否充分揭露主张设计之范围
一般而言,鞋底是属于3D立体的物品,如果申请仅揭露单一平面图,鞋底设计可能有些元素是凸出的(convex),也可能是两种不同曲面之凸面的结合,也可能是凹陷面(concave)与凸出面组合配置的相同布局。因此,审查人员会认为单一视图所揭露的设计既不清楚也不明确,所属技艺领域中具有通常知识者无法在鞋底上使用该设计。
不过,在Kaufman的诉愿中,PTAB认为,申请案虽仅揭露一张平面图(如图7左侧),可是审查人员并未提出反证来证明其未能充分揭露以至于无法制造和使用设计,且申请人已清楚说明,其权利主张的范围很广,涵盖了从俯视图看到鞋底部分的装饰性设计,这种权利主张的宽广度并未使权利主张不明确。[13]。
图7 单一视图可清楚揭露的鞋底花纹设计专利
在Maatita案件中,CAFC说明:政府强调,鞋底是3D的立体物品,而不是应用于制品的2D平面装饰、印记,印刷品或图片[14],且主张鞋底的表面深度会影响设计的视觉效果。政府的说法是正确的,的确许多鞋底设计师选择以3D方式表明其设计。但是这并不能改变可从平面图或平面透视图揭露和判断鞋底装饰性设计的事实,而且,Maatita的2D图清楚地展示可从鞋底观察的透视图(如图7右侧),不揭露所有可能深度选择的决定并不会妨碍一般观察者理解其请求保护之设计。
3D物品设计明确且充分揭露的原则
在Maatita案件中,CAFC也说明:2D平面图在有限的情况下对于设计专利揭露是足够的,不过,汽车、鞋子、鞋底或茶壶的整体或部分设计本质上是3D的立体设计,无法用单一平面图或平面图充分且明确地揭露物品之整体设计(如图8)。物品是否侵权取决于观察或检视该物品的所有视角所产生的视觉效果是否实质相同,而2D平面图没有提供各种不同视角来观察或检视物品设计。事实上,CAFC还是建议其他鞋底设计的申请人要像其他人一样,最好以3D透视图或足够视图来揭露其设计(如图9)。
图8 鞋子部分设计充分且明确揭露的图式
图9 鞋底设计充分且明确揭露的图式
单一视图无法明确且充分揭露3D物品设计
2016年3月,法国Messika集团在WIPO注册DM 0910505的手镯只揭露单一视图(如图10左侧)指定美国,PTO审查人员认为这张立体图所揭露的手镯形状不明确,(1)依其视图观之,可能是圆形,也可能是椭圆形的镯子(如图11侧),而且(2)手镯的厚度也不清楚,(3)所提之图式有些模糊,因此,本案之权利主张是不明确的且无法据以实施。
2017年12月6日,申请人答辩,且补送修正后的图式(如图10右侧),PTO在最终核驳理由说明,(1)修正后图式在黑色箭头所标示的细节之处,都不为原始图式揭露之设计所支持,(2)且修正后之图式还是无法清楚揭露请求之设计,(3)还是无法得知镯子的厚度是否有不同的变化。
图10 Messika集团DM 0910505注册设计的单一视图
图11 USPTO审查人员在核驳理由中引用说明的美国案例
2016年9月,Sabina Susanna在WIPO注册DM/093 843的戒指设计(如图12左侧)只提出一张彩色的立体图,2017年12月,COMPAGNIE塑料公司注册DM/099 345的汽车散热格栅,只有一张黑白的图式(如图12右侧),这两申请案都指定美国。然而,35/502,154申请案审查后,PTO审查人员认为:(1)立体图未能清楚揭露所请求戒指,无法确定戒指的外观形状,(2)尤其是戒指底部、后侧、另一侧是凹陷或突出的特征,或是平坦的,我们不相信修正的图式没有导入新事物,可以完整的揭露。
图12 WIPO的注册设计只有单一视图
视图之间的不一致的审查
2018年4月,FAST公司在WIPO注册椅子的设计(DM/101, 633),包含两个设计,每一设计有7张图,有指定美国,申请序号为35/506591。PTO审查人员人认为:视图之间有多处不一致,使得请求设计不明确以致无法据以实施。审查人员在核驳理由中以文字详细说明图式之间多处不一致,另以图解方式标示且说明之(如图13)。2020年2月,申请人将图式之间的多处不一致修正为一致,且修改说明书中图式说明之部分,2020年6月核准公告(如图14)。
图13 审查人员以图解方式标示说明视图之间的不一致之处
图14 FAST公司修正核准公告之座椅设计专利图式
结语
由前面的案例分析可得知,欧盟注册设计制度不经实体审查,欧盟设计法中没有可据以实施要件,施行细则第4条仅要求图式的质量必须能清楚辨识请求保护之设计所有细节。原则上,注册设计中未揭露的图式,或图式中未揭露的部分或特征,都是注册设计不主张之部分,无须加以说明,在新颖性及独特性审查中是不予比对的。
美国设计专利制度式采用实体审查制度。设计专利的图式必须能展现请求设计,如同将该设计展现在购买者及使用者面前,在实务运作上,PTO审查人员对于设计专利图式揭露的审查相当仔细且严谨,图式未能清楚且完整揭露,图式之间整体外观形状、轮廓、表面配置、线条及装饰等不明确或不一致,或是视图揭露轮廓线、分割线与阴影线无法区别,都可能导致设计目标或保护范围不明确,而无法据以实施。
TIPO这次放宽图式揭露要件的方向是对的,不过,有几个观念还要再厘清及确认,(1)如果省略或未揭露的图式会影响专利范围或请求设计之确定,还是应该加以说明,(2)整体设计纵有未揭露之视面或部分,也不会变成部分设计。(3)如果未揭露的图式会影响请求设计的整体外观的视觉效果,无法确定专利范围时,那就不是主张或不主张的问题,而是不能明确且充分揭露设计目标,无法据以实施。
例如:申请人提出如图15的两张立体图在我国申请设计专利,依据新的审查基准,未揭露的图式视为不主张设计之部分,审查委员可以直接认为是部分设计吗?进一步言,审查委员能明确知道这个车灯的外观形状及表面配置吗?熟悉该领域之通常知识者能了解其内容,并据以实现吗?
图15 只有两个立体图的车灯
备注:
- 参见(Council Regulation (EC) No 6/2002)。
- 参见欧盟设计法施行细则第4条(1)(e)款规定。
- 参见13/06/2017, T-9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 87。
- 参见23/06/2008,ICD No.4919。
- 参见 20/01/2015, T-616/13,Heat Exchanger Inserts, EU:T:2015:30, § 14-16。
- 参见22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 21。
- 参见Ex parte Asano, 201 USPQ 315, 317 (Bd. Pat. App. & Inter.1978); Hadco Products, Inc. v. Lighting Corp. of America Inc., 312 F. Supp. 1173, 1182, 165 USPQ496, 503 (E.D. Pa. 1970), vacated on other grounds,462 F.2d 1265, 174 USPQ 358 (3d Cir. 1972。
- 参见Philco Corp. v. Admiral Corp., 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413(D. Del. 1961。
- 参照In re Moore, 439 F.2d 11232, 169 USPQ 236(CCPA 1971)。
- 参照MPEP § 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112。
- 参见Ex parte Kohler, 1905 C.D. 192, 192, 116 O.G. 1185, 1185(Comm’r Pat. 1905)。
- 参见In re Zahn,617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)。
- 参见Ex Parte Kaufman, Appeal 2012-003545, Serial No. 29/247,378 (P.T.A.B. Mar. 14, 2014。
- 参见In re Schnell., 46 F.2d 203, 13 209 (C.C.P.A. 1931)。
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【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
叶雪美(Sherry H.M. Yeh) |
学历: |
(台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士 |
经历: |
(台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 |
著作: |
《美国设计专利侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《设计专利申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。 |
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