075期
2020 年 11 月 25 日
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近二年之专利权管理行政争讼案例:魔鬼藏在细节里
李秉燊/美国杜克大学法学院访问学者

「台湾地区」经济部智慧财产局 (智慧局) 于2020年10月21日于该局「专利主题网」上发布其选录自2019年6月至2020年6月间经行政争讼确定有关专利程序审查及专利权管理的5则案例[1]。本次案例汇编涵盖「国际优先权」、「申请回复原状」、「申请回复原状迟误再审查申请期间」和「送达」等议题,本文依序撷取案例重点介绍。


图片来源 : shutterstock、达志影像

国际优先权

「国际优先权」是指专利申请人在一个国家提出第1次申请后,在法定期间内就相同发明向其他国家提出申请,可以主张该专利要件之判断,回溯到第1国申请时之申请日。发明或新型专利申请人就相同发明在WTO会员或与台湾相互承认优先权之国家第1次依法申请专利者,于该申请日后12个月内(设计专利为6个月内),得以该专利申请为基础案向智慧局申请台湾专利[2]

「台湾地区」专利法第29条第1、2项规定,申请人主张国际优先权时除应于申请专利同时声明第1次申请专利之申请日、受理该申请之国家或WTO会员及第1次申请之申请案号数外,并应于最早优先权日后16个月内(设计专利为10个月内),检送经前述国家或WTO会员证明受理之申请文件[3]

● 案例一:申请收据及未经专利专责机关确认之申请文件复印件则不能视为优先权证明文件。

本案发明专利申请人以美国专利申请案主张优先权,但其在向「台湾地区」智慧局申请专利时,仅提出申请书、外文本、委任书,而未包含中文本说明书和「优先权之证明文件」。申请人经「台湾地区」智慧局通知后,仍仅补送说明书和「优先权之申请收据及电子通知收据复印件」;因前述收据并非美国专利商标局所核发之优先权证明文件,智能局处分本案视其为未主张优先权。申请人不服,循序提起诉愿、行政诉讼,最终经「台湾地区」最高行政法院判决驳回确定[4]

「台湾地区」专利法第29条第2项所称「经前项国家或世界贸易组织会员证明受理之申请文件」,应为受理优先权基础案国家之专利专责机关所出具之优先权证明文件,至于申请收据及未经专利专责机关确认之申请文件复印件则不能视为优先权证明文件,两者实质意义与内容截然不同。优先权基础案受理申请国申请文件之收据,并非专利法所规定之申请文件[5]

申请人补正之美国专利商标局申请之电子通知收据、申请收据的内容中并未记载任何证明优先权之文字,显见该等收据并非用以作为优先权证明之文件,自难证明是美国专利商标局所核发用以作为优先权证明之文件,故不合于「台湾地区」优先权证明文件之认定。

● 案例二:法定期间末日为星期六,如为政府公告补行上班之日,该期间之末日不得顺延至次星期一上午。

「台湾地区」行政程序法第48条第4项规定,「期间之末日为星期日、国定假日或其他休息日者,以该日之次日为期间之末日;期间之末日为星期六者,以其次星期一上午为期间末日。

申请人主张优先权的12个月法定期间,自优先权基础案「申请日(2018年10月5日)」的次日,起算至2019年10月5日止。然而, 2019年10月5日为星期六为「台湾地区」行政院人事行政总处公告之「补行上班日」。申请人于2019年10月7日11时02分以电子申请方式提出本专利申请案,「台湾地区」智慧局认本案已超过12个月法定期间,处分不得主张优先权。申请人不服,循序提起诉愿、行政诉讼,最终经智财法院判决驳回确定[6]

判决指出,「台湾地区」行政程序法第48条第4项其前段规定因为末日为星期日、国定假日或其他休息日,因此期间末日顺延至该日之次日;故后段期间末日为星期六得以顺延至次星期一上午之规定,应本于星期六具有与前段所定之「星期日、国定假日或其他休息日」相同之性质。换句话说,行政程序法第48条第4项后段规范期间末日为星期六,以其次星期一上午为期间末日,应指该星期六为定期休息日时,才会有适用。

如果该星期六为政府公告补行上班之日,则因该日已非休息日,自然无法适用上述顺延之规定。「台湾地区」最高行政法院历来也是采如此见解[7]

申请回复原状

● 案例三:迟误检送优先权证明文件法定期间不符合申请回复原状事由。

本案争点之一亦牵涉前述优先权证明文件之认定,亦包含迟误检送优先权证明文件法定期间是否符合申请回复原状事由。

申请人迟于主张国际优先权的法定期间后才补送「优先权之证明文件」,并同时主张其未能依法检送优先权证明文件正本因美国专利商标局 (USPTO) 处理作业延迟所致,有不可归责己之事由,据此申请回复原状。「台湾地区」智慧局认申请人所请回复原状之理由非属专利法第17条第2项所定之事由,处分本案视为未主张优先权。申请人不服,提起诉愿,最终经驳回确定[8]

诉愿决定指出,所谓「不可归责于己之事由」,指依客观之标准,凡以通常之注意,不能预见或避免之事由。若仅为主观上之事由,则不可据以申请回复原状。通常美国专利商标局优先权证明文件之正常申请流程,自申请至核发需时约7个工作日。申请人于2019年6月27日向美国专利商标局申请优先权证明文件,并于同年7月5日核发,扣除星期六、日及国定假日仅耗时5个工作日并无延误之情形。

是以,本案情形与专利法第17条第2项「不可归责于己」之要件不符。

申请回复原状迟误再审查申请期间

● 案例四:申请人迟误提出再审查之申请者,专利再审查申请案应不予受理。

本案发明专利申请案原经「台湾地区」智慧局审定不予专利。申请人不服审定,惟迟超过提起再审查之法定期间,「台湾地区」智慧局处分再审查申请不予受理。申请人不服,提起诉愿,最终经驳回确定[9]

申请人称本案核驳审定书公文封上之邮戳日期异于「台湾地区」一般年、月、日之顺序,致其误认送达日期为1月19日。事实上,该公文封之寄件邮戳「台北17.1.19 TAIPEI」可知日期为2019年1月17日,倘若如申请人所称前揭邮戳日期应解为1月19日,则该日期2017年1月19日,即远早于本案核驳审定书之作成日。此外,本案送达证书明确记载送达日期为2019年1月18日,且盖有申请人自己的印章,申请人应可知悉送达日期。

送达

● 案例五:申请变更代理人前对于代理人送达之效力。

本案申请人主张原代理人自始无权代理,并转委任由另外一位专利师办理本案专利申请,本案核驳审定书并未合法送达申请人,迟误再审查申请期间属「不可归责于己之事由」。因本案已逾提起再审查之法定期间及所请回复原状非属专利法第17条第2项所定之事由,「台湾地区」智慧局处分再审查及申请回复原状应不予受理。申请人不服,提起诉愿,最终经驳回确定[10]

「台湾地区」行政程序法第71条及专利法施行细则第9条第5项分别规定,「行政程序之代理人受送达之权限未受限制者,送达应向该代理人为之。」及「申请人变更代理人之权限或更换代理人时,非以书面通知专利专责机关,对专利专责机关不生效力。」

诉愿决定指出,本案申请时所附之委任书及2018年9月10日变更事项申请书可知,本案申请人委由原代理人向原处分机关提出申请,原处分机关于2018年8月15日将本案初审核驳审定书送达予原代理人后,申请人于2018年9月10日向原处分机关变更代理人,但其并未陈报原代理人自始无代理权,自不得事后否认原代理人之代理权,而主张本案初审核驳审定书的送达不合法。

此外,申请人既可于本案再审查申请之法定期间内向原处分机关申请变更代理人,应该能够知晓本案申请进度,所以该迟误显属申请人未善尽监督义务且代理人疏于控管案件状态之结果,难以认为属于不可归责于己之事由。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
现任: 美国杜克大学法学院硕士班
学历: (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人
美国杜克大学法学院访问学者
(台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生(径升博士班)
(台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士
专业资格: 台湾地区专利师考试及格
台湾地区医事检验师考试及格

 


 





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