商标权在美国的保护有分联邦法和州法。由于联邦事务的范围是受联邦宪法所限制，国会只能依宪法的「州际商务」（interstate commerce）条款才能立联邦法律来保护商标权。这和专利法或著作权法的状况不同，因为该二法律有宪法上的基础。至于州商标法，其是存在已久的制度，主要在维护公平的商业环境。州商标法除了由州议会制订法律外，还有判例法所形成的商标权保护。不过，根据「联邦保留」（federal preemption）原则，州商标法或判例法的规范不能与联邦商标法相冲突。现行美国联邦商标法（又称「Lanham Act」）于1946年制订，不但建立起联邦的商标注册制度，并提供商标权人排除他人混淆或盗用其商标的请求权。

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商标使用类型一：侵权使用

在15 U.S.C. § 1114（注册商标）或§ 1125（非注册商标）所规范的商标侵权行为中，其皆涉及侵权人是否将商标使用于「商业上」（in commerce）。因此，「侵权使用」的特征是侵权商标的使用具有商业性质。

根据§ 1127，「商业」（commerce）之定义为美国国会所能合法规范的所有商业活动。应注意的是，有判例认为§ 1127的「商业上使用」（use in commerce）定义乃特别适用在「申请使用」的判断，而非用于认定「侵权使用」[1]；但也有判例持相反的见解[2]。另与「申请使用」不同的是，「侵权使用」之「使用」有其独特的意义，此为学者就判例法的观察而提出的「商标使用原理」（trademark use doctrine），亦即「使用」（use）必须是为了「商标目的」而使用[3]；不过，该些学者又指出，有些法院不问使用目的，而是有「商业上使用」即构成侵权使用。另外，讽刺性的使用可能视为合理使用或免责事由，而不属侵权使用的范围。

商标使用类型二：申请使用

「申请使用」源自于美国联邦商标注册制度所采取的「使用主义」，其要求申请人必须已使用待申请的商标，或具有使用之意图。

15 U.S.C. § 1051(a)(1)规定，拟申请注册之商标必须已有商业上使用。因而，§ 1051(a)(3)(C)要求商标申请人必须宣示拟申请的商标是于「商业上使用」（use in commerce）。另方面，如果申请人无实际上使用拟申请之商标，§ 1051(b)(1)规定申请人必须要有「于商业上善意使用商标之意图」（bona fide intention to use a trademark in commerce）。此外，根据§ 1051(b)(3)(B)，申请人必须宣示其有善意的意图以于商业上使用其商标（bona fide intention to use the mark in commerce）。

「申请使用」的「商业上使用」（use in commerce）其定义，根据15 U.S.C. § 1127（Lanham Act § 45），指在通常的交易活动（ordinary course of trade）中所从事的「善意」（bona fide）使用，且不是仅为了维持商标权有效性而使用。该定义与「维权使用」之「使用」（use）相同。

此外，§ 1127对商品和服务之「拟制商业上使用」有不同的规定。针对商品有二个要件：（1）商标要标示于商品上或包装盒上，或当标示于商品上是有实务上困难时，该商标须标示在商品的附属文件内；（2）商品本身已为商业上贩卖或运送。另针对服务有三个要件：（1）商标必须使用于或显示于服务的销售或广告中；（2）服务已属于商业上服务，或该服务提供于超过一州境内、美国境内或外国；（3）提供服务的个人从事与该服务有关的商业行为。

商标使用类型三：维权使用

「维权使用」其关键在于「使用」的形式是否造成系争商标的「放弃」（abandonment）。根据15 U.S.C. § 1127，有两种状况会造成商标「拟制为放弃」（shall be deemed to be “abandoned”）。第一种为商标权人不继续使用其商标，且有「不再重起使用的意图」（intent not to resume such use），而第二种为系争商标已变成通用名词（generic name）。

除了法律规定的「放弃」，判例法有所谓「赤裸授权抗辩」（naked licensing defense），此为第三种类型[4]。如果商标权人在授权时未考虑如何维持商标产品或服务的质量，则该授权可能造成系争商标被放弃。或者，若授权的结果是准许「侵权使用」（infringing use），亦即契约未规范使用的限制或范围，则此亦可能造成商标放弃。

§ 1127对第一类的「拟制放弃」有三个证据法的规定。第一是「不再重起使用的意图」可由「情境证据」（circumstantial evidence）所推论而得。第二是商标未使用达连续三年时，此可视为「放弃」的初步证据（prima facie evidence），因而有「推定放弃」的效果。第三是商标的「使用」指在通常的交易活动（ordinary course of trade）中所从事的「善意」（bona fide）使用，且不是仅仅为了维持商标权有效性的使用。应注意的是，此处之「使用」从文义上而言并无「商业上」（in commerce）的要件，但是有某些法院认为该「使用」即「商业上使用」（use in commerce）。

「不再重起使用的意图」有举证责任上的意义，因为此要件较「放弃的意图」（intent to abandon）为严格。如果对造已尽了初步的举证责任（prima facie case）而成就「商标放弃」的推定，则商标权人不能只举证「无放弃的意图」（intent not to abandon），而必须积极证明「重起使用的意图」（intent to resume use）。

「无放弃的意图」属于主观的证据。若商标权人以此来否认「商标已被放弃」的指控，将等于是在答复书状（answer）中否认对造的指控，但却对本案的争议事实的审理并无帮助。因此，商标权人必须举出在商标未使用期间的活动或事件来推论「重起使用的意图」。亦即，商标权人必须提出客观的证据，来反驳「推定放弃」。此外，「重起使用的意图」在特定的情况下可以「未使用」（nonuse）的免责事由（excuse）来取代，例如因商标权的诉讼而暂停的使用活动或使用计划。

「维权使用」规范具弹性

从法条内容来看，美国联邦商标法对「维权使用」的检视其重点不单纯是「使用」本身，而是从「停止使用」的行为与商标权人的心态来界定「维权使用」的有无。

「停止使用」本身不代表商标的放弃，而商标权人的心态对「商标放弃」之判断有关键的影响。「停止使用」的期间也不是重点，而一旦商标权人无重起使用的意图时，商标即已被权利人所放弃。至于「连续三年的未使用」，其仅是构成推定「商标放弃」的证据，而商标权人可透过举证「重起使用的意图」来推翻「商标放弃」的推定。

此外，就美国联邦巡回上诉法院之判例法，「维权使用」判断也会考虑的商标权人所处的营业状态和使用方式，对事业创立过程、事业营运过程、和事业结束过程等时期的「维权使用」分别有不同的考虑。其判断因素包括商标使用的方式是否保有原商标的识别性、商标是否仍在营业场所中使用、商标使用是否仍为了表征其产品或服务等等。不过，这些因素对最终的判断不一定具有决定的影响。法院不需一一检视各因素，完全取决于当事人双方的如何主张有利或不利的事实证据。

备注：

1. Sensient Techs. Corp. v. SensoryEffects Flavor Co., 613 F.3d 754 (8th Cir. 2010).
2. Masters v. UHS of Delaware, Inc., 631 F.3d 464 (8th Cir. 2011).
3. Robert P. Merges, Peter S. Menell, & Mark A. Lemley, Intellectual Property in New Technological Age (Aspen Publishers 4th ed. 2007).
4. Exxon Corp. v. Oxxford Clothes, Inc., 109 F.3d 1070 (5th Cir. 1997).

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系